Verpakkingsmerk van Izipizi is onvoldoende onderscheidend

Hof Den Haag 27 februari 2024, IEF 21918; ECLI:NL:GHDHA:2024:310 C/09/589661/ HA ZA 20-275 (Izipizi tegen Looplabb). Izipizi produceert en verkoopt lees- en zonnebrillen. Looplabb ontwerpt en verkoopt lees- en zonnebrillen. Izipizi is houdster van het Uniemerk, een 3D-vormmerk, met de naam “IZIPIZI READING Reading glasses Lunettes de lecture”. Izipizi stelde in eerste aanleg o.a. dat Looplabb met haar verpakking inbreuk maakt op de rechten van Izipizi aangezien zij houdster is van het Izipizi-Uniemerk. De rechtbank oordeelde dat er merkinbreuk was ten aanzien van de witte brilverpakkingen en niet ten aanzien van de gekleurde verpakkingen [zie IEF 20417]. De vorderingen gebaseerd op auteursrecht en slaafse nabootsing zijn door de rechtbank afgewezen. Izipizi is in hoger beroep gekomen tegen dit vonnis en wil dat haar vorderingen alsnog geheel worden toegewezen. Looplabb eist in incidenteel hoger beroep dat de vorderingen van Izipizi alsnog geheel worden afgewezen.

Het hof is van oordeel dat uit de overgelegde stukken onvoldoende blijkt dat het verpakkingsmerk van Izipizi een bekend merk is. Deze stukken bevatten namelijk vooral gegevens waaruit de bekendheid indirect zou kunnen worden afgeleid. Dit geeft echter onvoldoende houvast om het verpakkingsmerk als bekend merk aan te duiden. De vorderingen zijn dus niet toewijsbaar op grond van art. 9 lid 2 sub c UMVo. Vervolgens komt het hof toe aan de beoordeling van de gestelde sub-b inbreuk. Er is sprake van zekere visuele en begripsmatige overeenstemming van identieke waren, maar van reëel verwarringsgevaar is volgens het hof geen sprake. Immers heeft het verpakkingsmerk weinig onderscheidend vermogen. Daarnaast zijn er voldoende verschillen tussen de verpakkingen en heeft Izipizi niet onderbouwd gesteld dat bij het relevante publiek daadwerkelijk verwarring is opgetreden. Er is geen sprake van een sub-b inbreuk. De grieven van Izipizi ten aanzien van het auteursrecht falen ook, nu er volgens het hof geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Doordat de totaalindruk voldoende verschilt en er geen verwarringsgevaar is, kan er ook geen beroep worden gedaan op slaafse nabootsing. De vorderingen van lzipizi zijn op geen van de daartoe aangedragen grondslagen toewijsbaar. Het principaal hoger beroep van Izipizi faalt en het incidenteel hoger beroep van Looplabb slaagt.

6.11 Omdat sprake is van een zekere visuele en begripsmatige overeenstemming en van identieke waren, moet globaal worden beoordeeld of van verwarringsgevaar sprake is (fase 11). Van reëel verwarringsgevaar is in dit geval naar het oordeel van het hof evenwel geen sprake. Zoals hiervoor (onder 6.5) is beoordeeld, is niet komen vast te staan dat het verpakkingsmerk een ‘bekend merk’ is. Het verpakkingsmerk heeft een beperkt onderscheidend vermogen, dat met name berust op het woordelement Izipizi, terwijl het voor het overige om een algemeen gangbare rechthoekige verpakking gaat waarbij de erop afgebeelde bril beschrijvend is voor de waren. Bij de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen springt de erop aangebrachte merknaam als onderscheidend en dominerend bestanddeel in het oog en zal de aandacht van het normaal oplettende publiek trekken, zoals ook door het EUIPO is overwogen. De brillen worden bovendien vaak zo in de markt gezet dat het publiek zelf, zonder tussenkomst van een opticien, het model bril en voor leesbrillen de sterkte uitzoekt. De aandacht zal daarbij op die elementen (het telkens wisselende brilmontuur en de leessterkte) zijn gericht, die geen onderdeel uitmaken van het verpakkingsmerk zoals geregistreerd. Merk en teken stemmen overeen op de niet-onderscheidende punten, met name de rechthoekige vorm en de gecentreerd afgebeelde bril, terwijl de dom inerende bestanddelen (de woordelementen, zoals het woordmerk en overige tekst) afwijken, ook wat plaats, lengte en lettertype betreft. Daarnaast verschillen merk en teken doordat op de verpakking van Looplabb het leesicoon ontbreekt. 0r grond van het voorgaande bestaat bij globale beoordeling reeds bij de witte verpakkingen geen (indirect) verwarringsgevaar. Bij de gekleurde verpakkingen is daarvan eens te minder sprake, nu Looplabb daarbij gebruik maakt van een witte bril tegenover een egaal gekleurde achtergrond, terwijl het geregistreerde verpakkingsmerk een zwarte bril tegen een witte achtergrond kent. Het merk is ook zonder kleur ingeschreven, terwijl Looplabb het teken vrijwel steeds met een gekleurde achtergrond gebruikt. Niet is aangetoond dat een aanzienlijk deel van het publiek het niet in kleur ingeschreven verpakkingsmerk als gevolg van gebruik op ruime schaal in kleur associeert met (al dan niet bepaalde) kleuren3. Bij het voorgaande komt bovendien dat onder het woordelernent Izipizi en Looplabb opvallend de onderling afwijkende herkomstlocaties, ‘Paris’ respectievelijk ‘Amsterdam’ staan vermeld. Overigens heeft Izipizi ook niet (onderbouwd) gesteld dat bij het relevante publiek (anders dan professionele afliemers/handelaren) daadwerkelijk verwarring is opgetreden.