Verweren van PPG Coatings komen in kort geding goed uit de verf

Rechtbank Amsterdam 31 mei, ECLI:NL:RBAMS:2023:3440, IEF 21532 (Eisers/PPG Coatings Netherlands) Eisers houden zich allen bezig met de verfbranche en interieurontwerp. PPG Coatings Netherlands (hierna: gedaagde) verkoopt verf onder het merk Sigma. Bij de verschillende mengstations die gedaagde verspreid door Nederland heeft geplaatst, kunnen verfkleuren worden gemengd. Een van de kleuren die kan worden gemengd valt onder het merk 'Shades by Eric Kuster', een woordmerk waarvan eisers, kortgezegd, houder zijn. Ook houden eisers het Uniewoordmerk 'Shades By'. Indien men een van de zestien kleuren die onder het litigieuze woordmerk vallen laat mengen, wordt een etiket op het blik geplaatst waarop 'Shades By Eric Kuster' staat. Eisers stellen dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op hun woordmerk en vragen gedaagde de verkoop te staken. Gedaagde onderneemt stappen om de gestelde inbreuk te doen stoppen, maar eisers constateren dat de verf nog steeds wordt verkocht. Zij vorderen staking van de verkoop onder last van dwangsom, een overzicht van de winst die met de verkoop is gemaakt en afdracht van diezelfde winst, een rectificatie op de website van gedaagde en de website van Sigma en eenzelfde rectificatie naar de afnemers van de verf. Gedaagde verweert zich tegen deze vorderingen.

Gedaagde stelt dat de gestelde Uniewoordmerken niet zijn ingeschreven voor verf en dat niet voldoende onderbouwd is waarom er sprake zou zijn van inbreuk. Ook zouden 'Shades by Eric Kuster' en 'Shades by' geen geldige merken zijn omdat zij slechts een beschrijvende functie hebben en daarom nietig worden verklaard. Daar het kort geding zich niet leent voor een diepgravende overweging van de mogelijke nietigheid van het merk, wordt uitgegaan van de geldigheid van het merk 'Shades By', ook omdat er geen lopende nietigheidsactie tegen het merk is ingesteld. Ook stelt gedaagde dat er in dit geval sprake is van refererend merkgebruik, in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Ook stelt gedaagde dat er geen verwarringsgevaar is. Hoewel de consument Sigma-verf koopt, weet deze consument ook dat de kleur van deze verf van het merk 'Shades by Eric Kuster' is, ook omdat het merk 'Sigma' met grote letters op het verfblik staat. Bovendien stelt gedaagde dat zij niet meelift op de bekendheid van het merk 'Shades by Eric Kuster', omdat dit geen bekend merk is. 

Ten aanzien van de verweren die gedaagde heeft gevoerd oordeelt de voorzieningenrechter boven alles dat er geen sprake is van spoedeisend belang, ook vanwege de stappen die gedaagde al heeft ondernomen voor het kort geding aanhangig werd gemaakt. Gedaagde wordt beticht van 'flagrante inbreuk' op de litigieuze woordmerken, maar de rechter volgt eisers niet in deze stelling. Ook handelde gedaagde naar de gebruiken van de markt en was zij in de overtuiging dat er sprake was van geoorloofd refererend merkgebruik. Ook wordt eisers gewezen op het feit dat zij geen rekening hebben gehouden met de goede procesorde en de verdediging van gedaagde. De vorderingen van eisers worden afgewezen.

4.9 Beantwoording van de vraag wat de hiervoor besproken verweren van PPG voor gevolgen hebben voor de toewijsbaarheid van de vorderingen kan in het midden blijven. PPG heeft immers terecht aangevoerd dat eisers geen belang (meer) hebben bij toewijzing van hun vorderingen, laat staan een spoedeisend belang. Volgens eisers is sprake van een “flagrante” inbreuk op hun merkrechten, maar dit is niet juist. De kleurenwaaier van eisers is uit de PPG-machines verwijderd. PPG was, voorshands gesteund door wat in de branche gebruikelijk is, te goeder trouw van mening dat hier sprake was van geoorloofd refererend merkgebruik en zij heeft na de eerste sommatie van eisers alles in het werk gesteld om eisers tegemoet te komen. Dit blijkt niet alleen uit de door haar in het geding gebrachte verklaring van haar medewerker [naam 4] , maar ook uit de onder 2.9 tot en met 2.17 geciteerde e-mailcorrespondentie tussen de advocaten van partijen. PPG heeft voorshands al het mogelijke gedaan om de mogelijkheid om te kiezen voor ‘Eric Kuster-kleuren’ zo snel mogelijk te blokkeren, zowel in haar online- als in haar offlinemachines. Nu het gaat om 845 machines is aannemelijk dat hier enige tijd mee is gemoeid, met name waar het de offlinemachines betreft. Ook heeft PPG haar afnemers er tot twee keer toe van in kennis gesteld dat het niet langer is toegestaan ‘Eric Kuster-kleuren’ te mengen. Tot slot heeft zij opgave gedaan van het aantal liters verf dat is verkocht in de ‘Eric Kuster-kleuren’ (en is er voorshands geen reden om aan de juistheid hiervan te twijfelen) en heeft zij betaling aangeboden van het (voorshands redelijk geachte) bedrag van € 7.000,-. Dat er bij een grootscheepse operatie mogelijk enkele winkels doorheen glippen die hun zaken niet meteen op orde hebben, is niet netjes, maar rechtvaardigt geenszins de kwalificatie “flagrante” inbreuk of de mededeling dat het vertrouwen van eisers in PPG te ernstig is geschaad om in overleg te treden (zie 2.16). Het wordt eisers aangerekend dat zij op 18 april 2023 – na een verzoek daartoe van PPG van 17 april 2023 – niet hebben willen zeggen in welke ‘Sigma-winkels’ de ‘Eric Kuster-kleuren’ kennelijk nog verkrijgbaar waren. Eisers hebben PPG daarmee de mogelijkheid ontnomen om adequate maatregelen te treffen. Dit klemt temeer daar eisers op 17 april 2023 kennelijk nog wel de moeite hebben genomen om met een ‘verborgen camera’ te filmen in twee verfspeciaalzaken om de beweerde grootschalige inbreuk door PPG aan te tonen, terwijl zij die filmpjes pas op 3 mei 2023 (dus ruim een week na het uitbrengen van de dagvaarding) in het geding hebben gebracht. Al met al wordt geoordeeld dat eisers geen (spoedeisend) belang hebben bij toewijzing van hun vorderingen, ook al zou er mogelijk nog een enkele ‘Sigma-winkel’ zijn waar verf in de ‘Eric Kuster-kleuren’ wordt verkocht.