Via splitsing niet beschermde materie opeisen

Rechtbank 's-Gravenhage 13 juni 2012, HA ZA 11-2202 (Reprise Biopharmaceutics c.s. tegen Ferring B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Tjibbe Douma en Gertjan Kuipers, De Brauw Blackstone Westbroek.

Verknocht aan IEF 11443 (incidenten). Octrooirecht. VRO-procedure. Opeisingsvorderingen. Nietigheidsvordering. Ontbreken van toereikende specificatie van de proceskosten.

De Ferringgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van farmaceutische producten.  Dr. Fein - internest en medisch oncoloog, gedeeltelijk eigenaar van Reprise en chief medical officer van Serenity - heeft werkzaamheden verricht voor de Ferringgroep en en zou – zo stellen Reprise c.s. – uitvinder zijn van een gedeelte van de materie, die Ferring in een Europese octrooi-aanvrage heeft geclaimd in  EP 1 501 534 voor 'Orodispergeerbare farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat'.

Opeisingsvordering Reprise c.s. baseren zich op een opeisingsvordering en eist ook een deel van het octrooi middels splitsing, welke worden afgewezen. Er is octrooibescherming verleend, maar slechts voor de combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zou zijn. Het is niet in te zien dat naar de respectieve niet-Nederlandse rechtstelsels de vorderingen, die neerkomen op opeising van materie waarvoor geen octrooibescherming geldt, toewijsbaar zouden zijn.

Ook de nietigheidsvordering van Allergen c.s. wordt afgewezen, Nu de maatregelen van conclusie 1 in alle volgconclusies zijn opgenomen, kan al om die reden niet worden aangenomen dat de geclaimde materie niet inventief is omdat geen enkel technisch probleem wordt opgelost.

Nu de overlegde specificatie van de proceskosten onvoldoende concreet inzicht geeft in welke werkzaamheden zijn verricht, door wie en tegen welk tarief  informatie die noodzakelijk is om de redelijkheid en evenredigheid van het gevorderde bedrag te kunnen beoordeling - zal het liquidatietarief worden toegepast.

Opeising / Dr. Fein overdracht aan Reprise c.s.
4.6. Ferring voert terecht aan dat onvoldoende duidelijk is gesteld op grond waarvan Reprise, Allergan en Serenity recht zouden hebben op toewijzing van hun vorderingen tot opeising. De stelling dat Dr. Fein bepaalde rechten uit hoofde van zijn uitvinding heeft overgedragen aan Reprise en dat Allergan en Serenity bepaalde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot desmopressine hebben verkregen van Reprise is dermate vaag, dat het onvoldoende aanknopingspunt biedt voor beoordeling van hun vorderingen tot opeising. Die vorderingen moeten al daarom worden afgewezen.

Opeising / splitsing materie

4.13. Reprise c.s. erkent dat de orodispersible doseringsvorm van desmopressine, zoals geclaimd in conclusie 1 van het octrooi, als zodanig door Ferring is ontwikkeld en aan haar toekomt. Deze materie maakt echter deel uit van alle conclusies van het octrooi en met name ook van de conclusies 3, 16 en 17 (en daarvan afhankelijke conclusies) die tevens de door Reprise c.s. geclaimde materie bevatten. De vorderingen van Reprise c.s. komen er dus op neer dat deze conclusies zouden moeten worden gesplitst in materie die aan Reprise c.s. toebehoort en materie die aan Ferring toebehoort. Een dergelijke gedeeltelijke opeising is echter niet mogelijk omdat voor uitsluitend de door Reprise c.s. geclaimde materie – de sublinguale toediening van desmopressine – geen octrooibescherming is verleend, maar slechts voor een combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zouden zijn. Ook voor zover Reprise c.s. aan haar vorderingen het gestelde onrechtmatig handelen van Ferring ten grondslag legt, kan dit niet leiden tot toekenning van rechten op het octrooi in de door Reprise c.s. gevorderde vorm. Al om deze reden kunnen de vorderingen 1 tot en met 9 niet worden toegewezen voor zover die vorderingen zien op het Nederlandse deel van EP 534.

Opeising / niet-Nederlandse delen

4.15. (...) Partijen zijn het er over eens dat de aanspraak op die delen van EP 534 dient te worden beoordeeld naar het recht van de staat waarvoor het deel van het octrooi gelding heeft. Echter is niet in te zien dat naar deze rechtstelsels de vorderingen van Reprise c.s., die neerkomen op opeising van materie waarvoor geen octrooibescherming geldt, toewijsbaar zouden zijn. De vorderingen dienen in zoverre eveneens te afgewezen.

4.9. Bij pleidooi (pleitnota 102 e.v.) is Reprise c.s. er integendeel zelf van uitgegaan dat de combinatie een alternatieve doseringsvorm oplevert die bepaalde voordelen heeft, zij het dat zij die combinatie voor de vakman voor de hand liggend vindt. Deze laatste stelling heeft zij niet eerder aangevoerd. Een dergelijke nieuwe nietigheidsaanval kan niet eerst bij pleidooi worden aangevoerd omdat de wederpartij zich daarop onvoldoende heeft kunnen voorbereiden. Bovendien staat het versneld regime voor octrooizaken deze gang van zaken niet toe. De rechtbank dient daarom aan deze stelling voorbij te gaan wegens strijd met de eisen van een behoorlijke procesorde.

Proceskosten:

4.20. De rechtbank is het met Reprise c.s. eens dat zij aan de hand van de door Ferring overgelegde specificatie niet voldoende in staat wordt gesteld zich te verweren tegen de gevorderde kosten. De in deze zaak overgelegde specificatie geeft onvoldoende concreet inzicht in de tijd die is besteed aan bepaalde werkzaamheden. Ook blijkt niet op welke data die werkzaamheden verricht zijn, door wie en tegen welk tarief. Die informatie is, nu zulks in deze zaak is bestreden, noodzakelijk om de redelijkheid en evenredigheid van het gevorderde bedrag te kunnen beoordelen. Nu een toereikende specificatie ontbreekt, zullen de proceskosten worden begroot met toepassing van het liquidatietarief.