Voormalig klant staat het vrij om verveelvoudigingshandelingen ex 45j Aw te verrichten

Rechtbank Midden-Nederland 28 december 2016, IEF 16519; IT 2207; ECLI:NL:RBMNE:2016:6791 (Rainbow Solutions tegen Transport-Info en Besade) Auteursrecht op software. Rainbow is actief als ICT-dienstverlener en heeft zich gespecialiseerd in onder meer bedrijfssoftware voor de logistieke dienstverlener. Zij heeft de T(ransport)M(anagement)S(ysteem)-broncode uit de activa van gefailleerde Nachon overgenomen. Het auteursrecht is door de maker overgedragen. De beslagexceptie ex artikel 2, derde lid, Aw (oud) is niet van toepassing. Het auteursrecht blijft buiten het faillissement ex artikel 21 onder 1˚ Fw. De vraag is welke onderhoudswerkzaamheden op grond van artikel 45j Aw zijn toegestaan aan gebruiker en derden. Het is de rechtmatige verkrijger van TMS-software hoe dan ook is toegestaan om fouten in het programma te verbeteren en correcties aan te brengen. Een TMS-klant staat het vrij om na opzegging van de Raamovereenkomst verveelvoudigingshandelingen te verrichten die in artikel 45j Aw staan. Een TMS-gebruiker mag het toegestane onderhoud uitbesteden. Er hoeft niet gerectificeerd te worden.

4.7. Rainbow stelt auteursrechthebbende op TMS te zijn omdat zij de intellectuele rechten van het softwarepakket heeft gekocht van de curator van de Nachon-ondernemingen. Gedaagden betwisten dat de auteursrechten op de TMS-software rechtsgeldig zijn overgedragen aan Rainbow. Het meest verstrekkende verweer van gedaagden is dat de auteursrechten op grond van artikel 2, derde lid, Aw zoals dat gold tot 1 juli 2015, in verbinding met artikel 21 onder 1˚ Faillissementswet (Fw), buiten het faillissementsbeslag vielen en de curator dus niet rechtsgeldig over de auteursrechten kon beschikken. De curator heeft de auteursrechten dan ook niet rechtsgeldig kunnen overdragen aan Rainbow, aldus gedaagden. Rainbow heeft aangevoerd dat de beslagexceptie bedoeld is ter bescherming van het recht tot eerste openbaarmaking. Omdat in dit geval de TMS-software al is ontwikkeld en verhandeld, is de beslagexceptie niet van toepassing. Bovendien moet Nachon Automatisering B.V. dan wel Nachon B.V. als maker van TMS worden beschouwd en komt aan deze fictieve maker als bedoeld in artikel 7 en 8 Aw geen beroep toe op de beslagexceptie. Rainbow verwijst in dat verband naar de tekst van artikel 2, lid 4 en 5, Aw zoals die sinds 1 juli 2015 luidt waarin de beslagexceptie wordt uitgesloten voor fictieve makers. Subsidiair wijst Rainbow erop dat de auteursrechten door Nachon Automatisering B.V. in 2009 zijn overgedragen aan Nachon B.V., zodat ook om die reden de beslagexceptie niet van toepassing is.

4.8. Op basis van artikel 21 onder 1˚ Fw blijft buiten het faillissement het auteursrecht in de gevallen, waarin het niet vatbaar is voor beslag. Artikel 2, derde lid, Aw luidde tot 1 juli 2015 als volgt: “Het auteursrecht, hetwelk toekomt aan den maker van het werk, […], is niet vatbaar voor beslag.” Dit betekent dat (onder andere) buiten het (faillissements)beslag blijft het door een maker nog niet overgedragen auteursrecht. De rechtbank komt niet toe aan de vraag of ook vóór 1 juli 2015 de beslagexceptie niet van toepassing was op fictieve makers als bedoeld in artikel 7 en 8 Aw. De rechtbank is namelijk van oordeel dat Nachon Automatisering B.V. de auteursrechten op de TMS-software in 2009 heeft overgedragen aan Nachon B.V. en dat om die reden de beslagexceptie geen toepassing vindt. Hierna wordt dit toegelicht.

Onderhoud aan en wijzigingen in TMS inbreuk op auteursrecht Rainbow?
4.14. Gedaagden bieden sinds november 2014 aan gebruikers van TMS-software aan dat Transport-Info hen service en support levert. Transport-Info verricht voor een aantal TMS-gebruikers ook daadwerkelijk service- en supportwerkzaamheden waaronder onderhoudswerkzaamheden en het op verzoek toevoegen van functionaliteiten. Rainbow stelt dat zij daarmee inbreuk plegen op haar auteursrecht en vordert om gedaagden te gebieden zich te onthouden van het gebruik van digitale sleutels, codes en passwords die toegang verschaffen tot de broncodes van TMS alsmede tot gebruik van de broncode van TMS. Gedaagden stellen daar tegenover dat ook in het geval Rainbow als auteursrechthebbende moet worden beschouwd, Transport-Info gerechtigd is bepaalde werkzaamheden aan de TMS-software te verrichten, al dan niet met gebruikmaking van de broncode. Gedaagden beroepen zich op artikel 45j Aw waaruit zij afleiden dat het door de rechtmatige verkrijger (laten) uitvoeren van werkzaamheden die zijn gericht op het mogelijk maken van het beoogde gebruik niet mogen worden verboden. Zij wijzen erop dat de met TMS-gebruikers gesloten overeenkomsten niet uitdrukkelijk bepalen dat onderhoudswerkzaamheden en het toevoegen van functionaliteiten niet door TMS-gebruikers of derden mogen plaatsvinden. In de praktijk stond Nachon als toenmalig auteursrechthebbende ook toe aan TMS-gebruikers alle onderhoud aan derden uit te besteden, aldus gedaagden.

4.15. Werkzaamheden met betrekking tot een computerprogramma zijn te beschouwen als een inbreuk op het auteursrecht indien daarbij een verveelvoudiging van het werk plaatsvindt. Voor zover de door gedaagden uitgevoerde service- en supportwerkzaamheden geen verveelvoudiging met zich meebrengen, kan Rainbow zich daar dus niet tegen verzetten. Artikel 45j Aw omschrijft voorts verveelvoudigingshandelingen die bij computerprogramma’s niet als inbreuk op het auteursrecht zijn te beschouwen, te weten: de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige verkrijger van een exemplaar van eerder genoemd werk, die noodzakelijk is voor het met dat werk beoogde gebruik, een en ander tenzij anders is overeengekomen. De verveelvoudiging die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten, kan niet bij overeenkomst worden verboden aldus artikel 45j Aw. Artikel 45j Aw is een implementatie van artikel 5 lid 1 van de Softwarerichtlijn, dat bepaalt: “Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 4, lid 1, onder a) en b), genoemde handelingen geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren.”

4.20. Uit het samenstel van deze bepalingen en in het licht van de considerans van de Raamovereenkomst concludeert de rechtbank dat de TMS-klant gedurende de duur van de raamovereenkomst verplicht was om het onderhoud af te nemen van Nachon. Indien de klant de overeenkomst opzegt, leidt dat ertoe dat de TMS-klant niet langer een beroep op service en support van Nachon kan doen en geen updates meer ontvangt. Onvoldoende is gesteld of gebleken dat zo’n opzegging leidde tot het einde van de licentie van TMS. (...)

4.21. De rechtbank concludeert op basis van hetgeen hiervoor is overwogen dat het een TMS-klant, na opzegging van de Raamovereenkomst, vrijstaat om de verveelvoudigingshandelingen die omschreven staan in artikel 45j Aw zelf te verrichten. Er is geen bepaling in de overeenkomst die uitdrukkelijk en specifiek beperkingen stelt aan het verrichten van die handelingen (na beëindiging van de overeenkomst). Uit de toepasselijke en door Rainbow overgelegde ICT Office Voorwaarden volgt dat wel op één punt. In het door Rainbow aangehaalde artikel 2.1 van module 3 van de ICT Office Voorwaarden (“Leverancier verricht het onderhoud van de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde programmatuur.”) is zo’n beperking niet te lezen. Indien partijen afspreken dat de Raamovereenkomst kan worden beëindigd en dat daarmee de onderhoudsverplichting vervalt terwijl de licentie doorloopt, is dit artikel immers van geen betekenis. Wel is er een beperking te lezen in artikel 2.2. van module 1 van de voorwaarden waarop Rainbow een beroep heeft gedaan: “Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door leverancier en het gebruiksrecht van cliënt zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan cliënt ter beschikking gesteld, […]”. Naar het oordeel van de rechtbank betekent dit dat het gebruik van de broncode van TMS onderworpen is aan toestemming van Rainbow, ook na afloop van de Raamovereenkomst. Die toestemming kan Rainbow overigens niet onthouden indien het gaat om verbeteren van fouten en aanbrengen van correcties getuige artikel 45j Aw. Het gebruik van de broncode zonder toestemming van Rainbow kwalificeert dus als inbreuk op het auteursrecht. Naar het oordeel van de rechtbank is het gebruik van de broncode door de TMS-klant echter toegestaan in de gevallen dat Nachon er in het verleden – in afwijking van de geldende algemene voorwaarden – toe is overgegaan om de broncode (en eventueel de daarbij behorende sleutels, codes en wachtwoorden) aan de klant te verstrekken met het doel deze door de klant te laten gebruiken. Kennelijk heeft de (toenmalig) auteursrechthebbende er in die gevallen voor gekozen om afwijkende afspraken met de betreffende klant te maken over het gebruik van de broncode en Rainbow is gehouden deze afspraken met de betreffende klanten te respecteren. Als de broncode destijds alleen is verstrekt in verband met onderhoud door Nachon op locatie bij de klant, zoals Rainbow stelt, geldt dat naar het oordeel van de rechtbank niet als het verstrekken van de broncode aan de klant. In dat geval is kennelijk het doel van de verstrekking geweest om het onderhoud door Nachon op locatie praktisch mogelijk te maken. Met welk doel in het verleden de broncode individueel is verstrekt, kan in deze procedure niet worden vastgesteld. De omstandigheid ten slotte dat Nachon in het verleden aan een handvol TMS-klanten heeft toegestaan om de broncode (en daarbij behorende passwords) te gebruiken, leidt er niet toe (zoals gedaagden stellen) dat het alle TMS-gebruikers is toegestaan om de broncode te gebruiken zonder toestemming van Rainbow. De stelling van gedaagden dat de broncode altijd werd meegeleverd met de software is door Rainbow betwist en is door gedaagden niet nader onderbouwd. Bovendien wordt zij weersproken door bijvoorbeeld de verklaring van [C].

Conclusies over het contractuele kader
4.25. Samenvattend komt de rechtbank op basis van de overgelegde stukken tot het oordeel tussen deze partijen dat:

 1.   het alle TMS-gebruikers is toegestaan om fouten te herstellen en correcties aan te brengen in de TMS-software, ook als dat een wijziging in de software meebrengt en dat Rainbow hen in dat kader geen toestemming kan onthouden voor het gebruik van de broncode en bijbehorende sleutels, codes en wachtwoorden, ongeacht het contractuele kader dat met de TMS-klant geldt of heeft gegolden.

 2.   voor TMS5-gebruikers die alleen een offerte hebben ondertekend en waarvoor de FENIT voorwaarden van toepassing zijn, geen uitdrukkelijke bepalingen bestaan die beperkingen stellen aan de verveelvoudigingshandelingen als bedoeld in artikel 45j Aw.

 3.   het TMS-gebruikers die een Raamovereenkomst (vergelijkbaar met die in productie 28 bij dagvaarding) hebben gesloten, na opzegging van de Raamovereenkomst, vrijstaat om de verveelvoudigingshandelingen die omschreven staan in artikel 45j Aw zelf te verrichten.

4.    als TMS-gebruikers module 1 van de ICT-voorwaarden ten aanzien van de TMS-software waren overeengekomen, het gebruik door de klant van de broncode van TMS (ook voor de verveelvoudigingshandelingen van artikel 45j Aw) onderworpen is aan toestemming van Rainbow, ook na afloop van de Raamovereenkomst. Dit toestemmingsvereiste geldt echter niet in de gevallen dat Nachon in het verleden de broncode aan de klant heeft verstrekt met het doel deze door de klant te laten gebruiken.

5.    het TMS-gebruikers die een ERP-overeenkomst hebben gesloten vergelijkbaar met die in productie 29 bij dagvaarding, na opzegging van de ERP-overeenkomst, vrijstaat de verveelvoudigingshandelingen als bedoeld in artikel 45j Aw te verrichten, tenzij die handelingen tevens een wijziging van de software meebrengen.

 6.   het toevoegen van functionaliteiten (voor zover daarmee sprake is van verveelvoudiging van het programma) kwalificeert als inbreuk op het auteursrecht. Dit is echter anders indien dit technisch is vereist om de software voor het beoogde doel te kunnen (blijven) gebruiken.

Mag TMS-gebruiker het toegestane onderhoud uitbesteden?
4.26 (...) A contrario is daaruit af te leiden dat de handelingen van artikel 45j Aw (waarin zo’n uitdrukkelijke toevoeging ontbreekt) slechts zijn voorbehouden aan de rechtmatige verkrijger zelf, aldus Rainbow. De rechtbank verwerpt dat standpunt. Er bestaat, zoals ook in het algemeen in de literatuur wordt aangenomen, geen aanleiding om te veronderstellen dat het ontbreken van een dergelijke toevoeging moet leiden tot de conclusie dat het de rechtmatige verkrijger niet is toegestaan onderhoud door een derde te laten uitvoeren.

 

Conclusie onderhoud aan en wijzigingen in TMS
4.27.

Voorgaande overwegingen leiden tot de conclusie dat het in conventie onder 4. gevorderde gebod (versterkt door een dwangsom) voor gedaagden om zich te onthouden van het gebruik van de broncode van TMS gedeeltelijk toewijsbaar is. Gedaagden moeten zich
– in het kader van onderhoud en support waar het in deze zaak om gaat – in de volgende drie gevallen onthouden van het gebruik van de broncode van TMS:

1.    Het toevoegen van nieuwe functionaliteiten. Daarbij geldt, zoals eerder overwogen, dat in een voorkomend geval mogelijk het toevoegen van functionaliteiten niet kwalificeert als inbreuk op het auteursrecht omdat die toevoeging technisch is vereist om de software voor het beoogde doel te blijven gebruiken. In zo’n geval zal geen dwangsom worden verbeurd bij het uitvoeren van die handelingen. Wel zullen gedaagden, indien naar hun mening zo’n geval zich voordoet, inzichtelijk moeten maken aan Rainbow dat zij bij TMS-gebruikers functionaliteiten hebben toegevoegd, en welke functionaliteit, zodat ook Rainbow zich hierover een mening kan vormen.

2.    In het geval tussen de betreffende TMS-gebruiker en Nachon module 1 van de ICT-voorwaarden was overeengekomen en aan de TMS-gebruiker niet de broncode ter beschikking is gesteld met het doel deze door de klant te laten gebruiken.

3.    In het geval tussen de betreffende TMS-gebruiker en Nachon een ERP-overeenkomst was gesloten, mogen gedaagden geen gebruik maken van de broncode om wijzigingen in de software aan te brengen.