Voortgezet gebruik maken van merken na beëindiging distributieovereenkomst

Rb. Den Haag 4 december 2024, IEF 22419; ECLI:NL:RBDHA:2024:20026 (IPC tegen Coolers) IPC is een Amerikaanse fabrikant van onder andere koelboxen, koeltassen, drankkoelers en bijbehorende accessoires. IPC is houder van de IGLOO-merken ter onderscheiding van haar producten, de IGLOO-producten. Sinds haar oprichting verkoopt Coolers voornamelijk IGLOO-producten. Na enige tijd zijn IPC en Coolers een mondelinge distributieovereenkomst aangegaan. Tien jaar na deze mondelinge overeenkomst wilden beide partijen deze overeenkomst schriftelijk vastleggen. De partijen werden het echter niet eens over de inhoud hiervan, waardoor de distributieovereenkomst werd beëindigd. IPC stelt dat Coolers toerekenbaar tekortschoten in de nakoming van haar plichten uit hoofde van de distributieovereenkomst, door het niet betalen van de openstaande facturen voor de levering van IGLOO-producten. Hierdoor heeft IPC de distributieovereenkomst ontbonden op 13 oktober 2023. Zij stelt dat beide partijen vanaf dat moment geen verbintenissen meer hadden uit hoofde van de overeenkomst. Coolers stelt daarentegen dat de distributieovereenkomst niet rechtsgeldig werd beëindigd, omdat het niet betalen van de facturen geen tekortkoming in de nakoming opleverde. Coolers had namelijk haar verplichting daartoe opgeschort. Hierdoor heeft IPC volgens Coolers wanprestatie gepleegd.

De rechtbank stelt voorop dat de partijen al anderhalf jaar een geschil hebben over de beëindiging van de distributieovereenkomst. IPC heeft een uiteindelijke opzeggingsbrief verstuurd op 31 maart 2023, waarin stond dat de distributieovereenkomst per 13 oktober zou worden opgezegd. De rechtbank stelt vast dat IPC de distributieovereenkomst onrechtmatig heeft opgezegd, doordat zij hierbij onvoldoende opzegtermijn in acht heeft genomen en niet heeft aangeboden om de schade van Coolers te vergoeden. Hierdoor concludeert de rechtbank dat Coolers de bevoegdheid had de betaling van haar facturen op te schorten. Coolers vordert schadevergoeding als gevolg van de onrechtmatige opzegging van de distributieovereenkomst. Dit wijst de rechtbank toe. De rechtbank wijst echter de verklaring voor recht over de rechtsgeldigheid van de beëindiging van de distributieovereenkomst af, omdat niet duidelijk is welk zelfstandig belang Coolers hierbij heeft. Beide partijen zijn het er immers over eens dat de distributieovereenkomst per 31 oktober 2023 is beëindigd.

IPC stelt dat sinds de distributieovereenkomst per 31 oktober is beëindigd, de (impliciete) licentie tot het gebruik van de IGLOO-merken ook ten einde is gekomen. Hierdoor stelt zij dat Coolers de IGLOO-merken alleen nog mag gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de verkoop van de IGLOO-producten die zij nog in voorraad heeft. Coolers stelt daarentegen dat zij gerechtigd is (intensief) gebruik te maken van de IGLOO-merken zo lang zij IGLOO-producten verkoopt die zij heeft ingekocht als distribiteur van IPC. De rechtbank stelt dat dit inbreukmakend zou zijn en stelt dat er een verbod ingaat om onrechtmatig gebruik te maken van de IGLOO-merken vanaf 1 februari 2025. De partijen moeten hierbij zelf nader afspreken hoe ze aan dit verbod invulling gaan geven. Doordat beide partijen deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld draagt iedere partij haar eigen kosten.

4.9. Tussen partijen is niet in geschil dat Coolers de hiervoor bedoelde facturen voor de levering van IGLOO-producten, sinds april 20239 (bewust) onbetaald heeft gelaten. Coolers heeft zich echter op het standpunt gesteld dat het niet betalen van die facturen geen tekortkoming in de nakoming oplevert, omdat zij haar verplichting daartoe had opgeschort (artikel 6:52 BW jo. artikel 6:262 BW). Ter onderbouwing van haar opschortingsrecht heeft Coolers aangevoerd dat de opzegging van de distributieovereenkomst door IPC onrechtmatig is, omdat IPC feitelijk géén (gelet op de vermelding dat per direct geen nieuwe orders meer worden geaccepteerd), althans een te korte opzegtermijn (van zeven maanden) in acht heeft genomen. Op 31 maart 2023 was voorzienbaar dat Coolers door het onrechtmatig handelen van IPC schade zou lijden die IPC zou moeten vergoeden, aldus Coolers.

4.10. Bij de beantwoording van de vraag of Coolers op het moment dat IPC bij brief van 13 oktober 2023 de distributieovereenkomst (buitengerechtelijk) ontbond, bevoegdelijk haar betalingsverplichting had opgeschort, stelt de rechtbank het volgende voorop. Partijen waren toen al een half jaar verwikkeld in een geschil over de beëindiging van die overeenkomst, te weten sinds de door IPC verzonden opzeggingsbrief van 31 maart 2023. In die opzeggingsbrief heeft IPC de distributieovereenkomst tegen 31 oktober 2023 opgezegd, onder vermelding dat Coolers vanaf die datum de IGLOO-merken niet meer mocht gebruiken en geen IGLOO-producten meer mocht verkopen en dat per direct (31 maart 2023) geen nieuwe orders meer zouden worden geaccepteerd. Naar het oordeel van de rechtbank kan die opzeggingsbrief dan ook niet anders worden opgevat dan als een mededeling van IPC aan Coolers dat IPC zich vanaf 31 oktober 2023 niet langer gebonden achtte aan de distributieovereenkomst. IPC heeft die mededeling later herhaald (zie bijvoorbeeld de hiervoor onder 2.22 weergegeven Marketplace Limited Extension Letter en de hiervoor onder 2.28 weergegeven brief van haar advocaat van 4 augustus 2023) en daar ook naar gehandeld. Dat de distributieovereenkomst met de opzeggingsbrief per direct zou zijn opgezegd, omdat daarin is opgenomen dat per direct geen nieuwe orders meer zouden worden geaccepteerd, zoals Coolers heeft betoogd, volgt de rechtbank niet. IPC heeft op goede gronden het standpunt ingenomen dat die zin in de opzeggingsbrief was opgenomen om te voorkomen dat Coolers onnodig veel voorraad zou opbouwen, welke voorraadpositie destijds ook volgens de eigen stellingen van Coolers aanzienlijk was (zie hiervoor onder 2.30). Daarbij verhoudt het standpunt van Coolers zich niet met de bestelling die Coolers op 22 juni 2023 (dus na de opzeggingsbrief) bij IPC heeft geplaatst voor een bedrag van USD 41.480,86, welke bestelling ook door IPC is geaccepteerd en uitgeleverd.