Voortgezet gebruik van voormalig merk leidt tot merkinbreuk, voorzieningenrechter wijst vordering Provincie Utrecht toe

Vzr. Rb. Midden-Nederland 30 april 2025, IEF 22703; ECLI:NL:RBMNE:2025:2300 (Provincie Utrecht tegen gedaagde). De Provincie Utrecht is eigenaar van monumentaal pand [locatie 1], wat gedaagde tot mei 2024 heeft geëxploiteerd. Gedaagde heeft destijds het Benelux-woordmerk ‘[locatie 1]’ geregistreerd, en heeft dit merk bij beëindiging van de exploitatie overgedragen aan de Provincie. Ondanks deze overdracht gebruikt gedaagde het teken nog steeds op haar website en in een deeplink. Volgens de Provincie levert dit gebruik merkinbreuk op volgens artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE. Het merk is ingeschreven voor onder meer de organisatie van commerciële en culturele evenementen, tijdelijke huisvesting en restauratie. De Provincie stelt dat het teken in het economische verkeer wordt gebruikt voor dezelfde diensten, nu gedaagde via haar website verwijst naar andere locaties die zij exploiteert en daarvoor het teken [locatie 1] inzet ter promotie, en verzoekt de rechtbank te oordelen dat dit gebruik dient te worden gestaakt.

De rechtbank stelt vast dat het gebruikte teken op de website en in de deeplink identiek is aan het woordmerk van de Provincie. De diensten waarvoor het merk is ingeschreven zijn hetzelfde als de activiteiten die gedaagde nu verricht voor de twee andere panden die zij nu bezit.  Gedaagde verwijst naar die locaties met teksten waarbij dezelfde visuele en tekstuele opmaak wordt gebruikt als bij het deel van de site dat over [locatie 1] gaat. Hiermee worden de activiteiten van gedaagde in verband gebracht met het woordmerk [locatie 1] om daarmee bezoekers van haar website door te verwijzen naar locaties van gedaagde. Daarnaast bevat de pagina over [locatie 1] een tekst waarbij het volgens de rechtbank niet duidelijk wordt of [locatie 1] nog steeds toegankelijk is voor het publiek en zo ja, of gedaagde daar nog bij betrokken is. Hierdoor kan bij het relevante publiek de indruk ontstaan dat er nog steeds sprake is van een band tussen gedaagde en [locatie 1]. Die indruk wordt versterkt doordat de pagina over [locatie 1] een goed zichtbare knop bevat met de tekst “offerte aanvragen”, die doorlinkt naar de algemene aanvraagpagina van gedaagde voor de andere twee panden die zij exploiteert. De specifieke deeplink draagt bij aan deze verwarring.

De rechter verwerpt het verweer van gedaagde. Anders dan wat zij stelt, gebruikt zij het teken [locatie 1] voor haar eigen diensten en doet dat gebruik af aan de herkomstfunctie van het woordmerk. Het is niet zo dat het gebruik van het teken simpelweg verwijst naar de fysieke monumentale locatie. Een dergelijke verwijzing is niet verboden, maar gedaagde had dan voor een andere vormgeving moeten kiezen. Ook is geen sprake van een neutrale uitleg waarin wordt uitgelegd dat gedaagde in het verleden [locatie 1] heeft geëxploiteerd, waardoor de toegestane verwijzingen uit artikel 2.23 lid 1 sub b en c BVIE niet van toepassing zijn. Bovendien kan geen sprake zijn van toegestaan verwijzend merkgebruik als de rechter een inbreuk heeft geconstateerd aan één van de wezenlijke merkfuncties. De voorzieningenrechter stelt inbreuk op het merk vast en veroordeelt gedaagde om binnen vier dagen dit te staken. 

3.8. Ook is het voldoende aannemenlijk dat het teken juist voor diezelfde diensten in het economische verkeer wordt gebruikt. Op haar website geeft [gedaagde] aan: “Ben je op zoek naar een andere mooie locatie? Denk dan eens aan [gedaagde] of [locatie 2]”. Met deze zin wordt gewezen op de twee locaties die [gedaagde] thans exploiteert. Die beide locaties staan op de website van [gedaagde] weergegeven in dezelfde beeldvormgeving en met een soortgelijke tekstuele layout als waarmee de pagina over [locatie 1] is weergegeven. Hiermee worden de eigen activiteiten van [gedaagde] in verband gebracht met het woordmerk [locatie 1] om daarmee bezoekers van haar website door te verwijzen naar de locaties die [gedaagde] aanbiedt. Ook staat er: “Van 2012 tot mei 2024 heeft [handelsnaam] [locatie 1] mogen openstellen voor een zo breed mogelijk publiek.” Hiermee kan bij het hier relevante publiek de indruk ontstaan dat [gedaagde] nog steeds iets te maken heeft met (de exploitatie van) [locatie 1] , omdat deze tekst in het midden laat of [locatie 1] nog in enige vorm voor publiek beschikbaar is en zo ja, of [gedaagde] iets met die exploitatie van doen heeft.