Vormmerk van stazakje Capri Sun is nietig

HR 28 juni 2019, IEF 18552; ECLI:NL:HR:2019:1043 (Capri sun tegen Riha Wesergold) Intellectueel eigendomsrecht. Merkenrecht. Vormmerk van sta-zakje voor vruchtensap. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. De klachten van Capri Sun worden verworpen. Het oordeel van het hof [IEF 18421] blijft overeind. Vormmerk is nietig. Alle wezenlijke kenmerken van de vorm zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen (art. 2.1 (oud) BVIE). Ook is geen sprake van slaafse nabootsing. Als er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen, kan het voldoende zijn dat wat betreft uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen.

3.4.3
Wat betreft het vormmerk heeft het HvJEU de techniekexceptie – gelet op het algemene belang dat daaraan ten grondslag ligt – aldus uitgelegd dat (i) indien eenmaal is aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van de waar uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, aan die vorm geen merkenrechtelijke bescherming kan toekomen en (ii) het bestaan van alternatieve vormgeving waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden bereikt deze grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zet (zie hiervoor in 3.2.4.) Het gaat hier om een acte éclairé, zodat geen aanleiding bestaat om, zoals namens Capri Sun wordt gesuggereerd, prejudiciële vragen te stellen.

3.4.4
De omstandigheid dat het HvJEU in zijn recente uitspraak in de zaak Doceram in het kader van het modellenrecht heeft overwogen dat acht kan worden geslagen op de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld,8 geeft geen grond tot twijfel. Het merken- en het modellenrecht verschillen zowel in functie als in beschermingsduur. Bovendien is de techniekexceptie in het modellenrecht anders van aard dan in het merkenrecht: het gaat in het modellenrecht niet om een nietigheidsgrond, maar om een beperking van de beschermingsomvang. Uit een uitspraak van het HvJEU over de techniekexceptie in het modellenrecht kunnen daarom niet zonder meer conclusies worden getrokken over de reikwijdte van de techniekexceptie in het merkenrecht. Belangrijker is evenwel dat bedoelde overweging in de zaak Doceram ziet op de vraag hoe moet worden vastgesteld óf een uiterlijk kenmerk van een voortbrengsel uitsluitend is bepaald door de technische functie van dat voortbrengsel. Daaruit volgt dus niet, zoals ook blijkt uit de punten 30-32 van het arrest, dat indien is vastgesteld dát een uiterlijk kenmerk uitsluitend is bepaald door de technische functie van het voortbrengsel (zoals het hof hier ten aanzien van alle wezenlijke kenmerken van het sta-zakje van Capri Sun heeft gedaan), de techniekexceptie toch toepassing mist indien er voldoende alternatieven zijn om dezelfde technische uitkomst te bereiken.

3.5.2
Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.9

3.5.4
De klacht is ongegrond. Het hof verwijst immers naar zijn oordeel over de techniekexceptie. In het kader daarvan heeft het onder meer overwogen dat niet is gebleken dat aan sta-zakjes met een alternatieve vorm in dezelfde mate de gebruiksvoordelen inherent zijn die toekomen aan het sta-zakje van Capri Sun. Daarin ligt besloten het oordeel dat de door Capri Sun genoemde alternatieve vormen voor een sta-zakje wat betreft deugdelijkheid en bruikbaarheid niet gelijkwaardig zijn aan het sta-zakje van Capri Sun. Voor zover het onderdeel (onder verwijzing naar onderdeel II) klaagt over de motivering van dat oordeel, faalt het omdat het hof in de door het onderdeel genoemde passages niet een betoog van de hiervoor in 3.5.3 vermelde strekking heeft hoeven lezen (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.45 en 2.46).

3.5.5
Onderdeel III.2 klaagt onder meer dat het hof ten onrechte aan de opdruk van de sta-zakjes van Riha de conclusie heeft verbonden dat Riha voldoende afstand heeft genomen van het sta-zakje van Capri Sun om zodoende onnodig verwarringsgevaar te voorkomen. Volgens het onderdeel miskent het hof hiermee dat het bij de toepassing van het leerstuk van slaafse nabootsing gaat om de nabootsing van productvormen en dat de opdruk op een nagebootste vorm daarbij geen rol speelt, althans niet de prominente rol die het hof daaraan heeft toegedicht.

3.5.6
Ook deze klacht faalt. Indien er, zoals in dit geval tot uitgangspunt moet worden genomen, redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, kan het, zoals blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 20 november 2009 inzake Lego/Mega Brands, voldoende zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen.