Vraag aan HvJ EU: moet de Portugese term voor wijnkelder 'ADEGA' voor wijnproducten worden gezien als een zuiver beschrijvende term?

Prejudicieel gestelde vraag aan HvJ EU 18 oktober 2017, IEF 17366; IEFbe 2434; C-629/17 (Adega De Borba) Merkenrecht. Via minbuza: De vraag die in de onderhavige zaak moet worden beantwoord en zoals zij aan de orde is in het stadium van het beroep in cassatie, luidt of de uitdrukking ADEGA DE BORBA, die is samengesteld uit een beschermde oorsprongsbenaming voor Borbawijn, voorafgegaan door de term ADEGA (Portugees voor wijnkelder), kan worden ingeschreven als merk voor wijn of als logo voor een wijnproducent, gelet op de criteria die zijn opgesomd in artikel 223(1)c van de Portugese wet op de industriële eigendom benamingen (CPI). Zowel de rechter in eerste aanleg als de rechter in hoger beroep, hebben die vraag beantwoord door te verklaren dat de uitdrukking ADEGA DE BORBA, wanneer zij wordt onderzocht in het licht en voor de toepassing van artikel 223(1)c CPI, in abstracto voldoende onderscheidend vermogen heeft om door een onderneming die Borbawijn produceert te kunnen worden ingeschreven als merk dat de door haar geproduceerde wijn aanduidt (of als logo/handelsnaam). 

Zowel de rechter in eerste aanleg als de rechter in hoger beroep, hebben die vraag beantwoord door te verklaren dat de uitdrukking ADEGA DE BORBA, wanneer zij wordt onderzocht in het licht en voor de toepassing van artikel 223(1)c CPI, in abstracto voldoende onderscheidend vermogen heeft om door een onderneming die Borbawijn produceert te kunnen worden ingeschreven als merk dat de door haar geproduceerde wijn aanduidt (of als logo/handelsnaam). De wettelijke bepaling waarop die rechterlijke instanties hun antwoord op die vraag hebben gebaseerd, artikel 223(1)c CPI, spreekt van ‘aanduidingen die in de handel kunnen dienen om soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip of wijze van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten aan te duiden’. Dit is de bepaling waarmee de Portugese wetgever in de nationale rechtsorde uitvoering heeft gegeven aan artikel 3(1)c van richtlijn 89/104/EEG. De twee bepalingen zijn niet volledig identiek, aangezien richtlijn 89/104/EEG niet spreekt van ‘wijze van vervaardiging’. 

Overweging: 

Moet de term ‘adega’ (Nvdv: kelder, wijnkelder), wanneer hij wordt gebruikt in verband met wijnproducten, worden gezien als een zuiver beschrijvende term omdat hij enkel verwijst naar een bij de vervaardiging gebruikt middel, of kan die term – onder de mogelijke betekenissen ervan – verwijzen naar een loutere kenmerkende eigenschap die de producten bezitten naast de andere, in de betrokken norm uitdrukkelijk genoemde eigenschappen (soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst, productiejaar)? Gelet op de criteria in het arrest Cilfit is het antwoord op die vraag niet duidelijk en evenmin evident, zodat prejudiciële verwijzing gerechtvaardigd moet worden geacht. 

Prejudiciële vragen: 

Moet de uitdrukking „tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van andere kenmerken van de waren” in artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95, in het kader van het onderzoek naar de toelaatbaarheid van een aanvraag voor inschrijving van tekens of aanduidingen voor wijnproducten aldus worden uitgelegd dat daaronder valt iedere gebruik van de term adega – als uitdrukking die algemeen wordt gebruikt om de installaties en de lokalen aan te duiden waarin dergelijke producten worden gelagerd – in de woordbestanddelen die het merk vormen, in een geval waarin die uitdrukking (Adega) reeds voorkomt in de naam van de rechtspersoon die de inschrijving van het merk aanvraagt?