Vraag aan HvJ EU of een gedaagde kan worden bevolen een afstandsverklaring te geven bij merkenregistratiebureau
Prejudiciële vraag HvJ EU 14 juni 2016, IEF 16136; IEFbe 1878; C-341/16 (Hanssen Beleggingen)
Merkenrecht. Via Minbuza: Verweerster is sinds 7 september 1979 ingeschreven als houdster van een beeldmerk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Oorspronkelijk stond het merk op naam van de onderneming van haar vader, van wie zij (blijkens verklaring van erfrecht, bij het BBIE overgelegd op 14 november 2003) enige erfgenaam is. Het merk is toen op haar verzoek overgezet op verweersters naam. Verzoekster (een NL beleggingsbureau) stelt dat zij ingevolge een reeks van overgangen van het litigieuze merk de werkelijke houdster van de rechten is geworden en eist dat verweerster bij het BBIE verklaart geen rechten meer op het merk te hebben en af te zien van inschrijving als merkhoudster. Er zou duidelijk sprake zijn van verjaring. De Rb Düsseldorf wijst verzoeksters vordering af: er is geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking en verweerster is niet ten onrechte in het BBIE ingeschreven aangezien het merk onderdeel uitmaakt van het vermogen van haar (overleden) vader en aan verweerster krachtens rechtsopvolging onder algemene titel is overgedragen. Verzoekster gaat tegen dat besluit in hoger beroep bij de verwijzende rechter.
Volgens de verwijzende DUI rechter ( Oberlandesgericht Düsseldorf) hangt de uitspraak in deze zaak af van de uitleg van artikel 22, punt 4, van Vo. 44/2001, aan de hand waarvan (ambtshalve) moet worden bepaald welke rechter bevoegd is. Verweerster heeft woonplaats in DUI zodat op grond van artikel 2, lid 1 de DUI rechter internationaal bevoegd is. Maar de NL rechter zou bevoegdheid aan artikel 22.4 kunnen ontlenen omdat het BBIE in NL gevestigd is. Het gaat dan om het begrip ‘geschillen’ inzake de registratie of geldigheid van octrooien. Volgens jurisprudentie van het HvJEU moet dit begrip autonoom worden uitgelegd. Volgens het Duijnstee-arrest (1983) en ook in de DUI rechtsleer inzake internationaal privaatrecht wordt ervan uitgegaan dat geschillen inzake de hoedanigheid van houder van een IE-recht niet vallen onder de bepalingen van het EEX-verdrag. Hij wijst ook op de recente conclusie van de AG in C-230/15. In de ontwikkelingen in het IE-recht sinds 1983 en de nieuwe versie van artikel 18 van Vo. 2015/2424 (tot wijziging van de gemeenschapsmerkVo. 207/2009) ziet hij een pleidooi voor een sterkere band tussen de houder van de rechten en de plaats van registratie.
De verwijzende rechter besluit een vraag aan het HvJEU voor te leggen omdat, wanneer hij de internationale bevoegdheid van de DUI rechterlijke instanties ten onrechte aanvaardt, het gevaar bestaat dat de partij die in de onderhavige procedure in het ongelijk wordt gesteld, een procedure in NL aanhangig kan maken met hetzelfde voorwerp en daarbij kan aanvoeren dat die uitspraak niet rechtens bindend is wegens het ontbreken van internationale bevoegdheid van de DUI rechter. Zijn vraag luidt als volgt:
“Omvat het begrip geschillen inzake “de registratie of de geldigheid van [...] merken” als bedoeld in artikel 22, punt 4, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ook een vordering die ertoe strekt dat de in het Benelux-merkenregister formeel ingeschreven houdster van een Benelux-merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom verklaart dat zij geen rechten heeft op het betrokken merk en afziet van de inschrijving als merkhoudster?”
Over het geven van een bevel dat gedaagde aan het BBIE verklaart geen rechten te hebben of afstand doet van een merkrecht. Via Gov.uk:
Does the notion of proceedings which are ‘concerned with the registration or validity of … trade marks’, within the meaning of Article 22.4 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, also cover a claim, brought against the formal proprietor of a Benelux trade mark registered in the Benelux trade mark register, which seeks an order requiring that defendant to make a declaration to the Benelux trade mark office that she has no entitlement to the contested mark and that she waives registration as the proprietor of that mark?
