Vragen aan HvJ EU: Kan de beoordeling van het verwarringsgevaar worden beïnvloed door het feit dat bij inschrijving een zogenaamde disclaimer is opgenomen?

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 20 november 2017, IEF 17497; IEFbe 2478; C-705/17 (Roslags Punsch tegen Roslagsöl) Merkenrecht. Via Minbuza: Het voor alcoholhoudende dranken van klasse 33 ingeschreven beeldmerk ROSLAGS PUNSCH wordt sinds 2007 gehouden door Norrtelje Brenneri Aktiebolag. Het merk is ingeschreven met de volgende disclaimer: “Inschrijving geeft geen uitsluitend recht voor het woord Roslagspunsch”. Roslagen is de naam van een geografisch gebied aan de oostkust van Zweden. Op 16.12.2015 heeft verzoeker (Mats Hansson) bij het Zweeds bureau voor intellectuele eigendom (hierna: PRV) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van ROSLAGSÖL als nationaal woordmerk voor onder andere bepaalde alcoholvrije dranken en bier van klasse 32. Het PRV heeft de aanvraag bij beslissing van 14.07.2016 afgewezen op grond van de overweging dat er sprake was van gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het ingeschreven beeldmerk ROSLAGS PUNSCH, en er derhalve sprake was van een weigeringsgrond.

Beide merken beginnen namelijk met het onderscheidende woord ROSLAGS. Verder hebben de merken betrekking op dezelfde en soortgelijke waren (alcoholhoudende en alcoholvrije dranken van klasse 32 en 33). Verzoeker heeft tegen de beslissing van het PRV beroep ingesteld bij de rechtbank voor octrooi- en merkenzaken. Verzoeker betoogt dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Het oppositiemerk is verdeeld in twee woorden en bevat een beeldmerk. Er zijn al een aantal verschillende benamingen, handelsnamen en merken in het gebied die ‘Roslagens’ bevatten, bijvoorbeeld Roslagsbil, Roslagsmjölk en Roslagsbostäder. Anders dan het PRV heeft de rechtbank de gevraagde inschrijving van het merk ROSLAGSÖL toegestaan. De rechtbank heeft overwogen dat het aangevraagde merk onderscheidend was voor de waren waarop de aanvraag betrekking had. Het PRV heeft tegen de beslissing van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij de rechter in tweede aanleg en gevorderd dat die beslissing wordt vernietigd. 

Overweging: 

In de onderhavige zaak wordt een ingeschreven beeldmerk dat de benaming van een geografisch gebied bevat die van bescherming is uitgesloten door een disclaimer, opgeworpen als weigeringsgrond voor inschrijving van een woordmerk dat dezelfde geografische benaming bevat. Daarnaast is het PRV van oordeel dat de geografische benaming in het aangevraagde merk onderscheidend is voor de waren waarop de aanvraag betrekking heeft. De vraag is of artikel 4(1)b van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat op grond van die bepaling, wanneer voor bepaalde bestanddelen van het merk dat als eerste is ingeschreven een disclaimer is opgenomen, een andere beoordeling van het verwarringsgevaar is toegestaan dan wanneer die disclaimer niet is opgenomen. 

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat de globale beoordeling van alle relevante factoren die moet plaatsvinden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, kan worden beïnvloed door het feit dat een bestanddeel van het merk bij inschrijving uitdrukkelijk van bescherming is uitgesloten, dat wil zeggen dat bij inschrijving een zogenaamde disclaimer is opgenomen? 

2. Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt, kan de disclaimer in dat geval zaak de globale beoordeling zodanig beïnvloeden dat de bevoegde autoriteit het betrokken bestanddeel in aanmerking neemt maar daaraan een beperkter gewicht toekent, zodat het niet wordt beschouwd als onderscheidend zelfs indien het de facto onderscheidend is en in het oudere merk naar voren treedt? 

3. Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt en het antwoord op de tweede vraag ontkennend, kan de disclaimer dan desondanks op enige andere wijze invloed hebben op de globale beoordeling?