Winnaars
Gerechtshof 's-Gravenhage. 23 november 2006, Van Kampen tegen WinnersMedia c.s (Met dank aan Michiel Ellens, Teurlings & Ellens Advocaten)
Hoger beroep naar aanleiding van dit vonnis in kort geding over non-usus van het merk Winners.
De grieven richten zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het gebruik van Game Winners en Toy Winners voor geschriften in leesportefeuilles, die om een tijdschrift heen zijn gevouwen niet als gebruik voor tijdschriften kan worden beschouwd. Van Kampen stelt dat het merk (met haar toestemming) is gebruikt door derden voor tijdschriften die via een leesportefeuille zijn verspreid. Het hof is van oordeel dat deze bladen als tijdschriften kunnen worden aangemerkt. Deze grieven slagen aldus.
Het hof behandelt vervolgens de vraag of sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b, BVIE, waarbij op grond van de (positieve zijde van de) devolutieve werking van het hoger beroep de door de voorzieningenrechter niet behandelde verweren van WinnersMedia aan de orde zullen komen.
WinnersMedia stelt dat het merk van Van Kampen is gebruikt voor tijdschriften over spellen en speelgoed. Nu een essentieel onderdeel van een spel is dat het een winnaar kent, is winner dus beschrijvend voor die waren. "Nog daargelaten dat dit niet geldt voor elk speelgoed, brengt die naar het voorlopig oordeel van het hof nog niet mee dat het merk kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van en beschrijvend is voor tijdschriften." Het hof acht verder aannemelijk dat het publiek het onderhavige gebruik van de aanduidingen WINNERS & CO en winnersenco zal opvatten als merkgebruik. "Dat in casu geen sprake zou kunnen zijn van merkgebruik (alleen al) omdat het (los van het vermeend beschrijvende karakter) zou gaan om een titel van een tijdschrift of om een domeinnaam hebben WinnersMedia niet gesteld."
Het hof oordeelt dat er sprake is van visuele, auditieve (en begripsmatige) gelijkenis tussen het merk zoals gedeponeerd en het teken zoals gebruikt, in casu WINNERS en WINNERS & CO. Gelet op de soortgelijkheid van waren acht het hof verwarringsgevaar aannemelijk.
Lees het arrest hier.
