Winst in het kader van winstafdracht

Cordis stelt zich op het standpunt dat de uitvinding van Schneider de samenstelling van de binnenbuis, die onderdeel van de katheter uitmaakt, betreft. Zij heeft om die reden in haar rapportage niet de winst berekend die zij heeft behaald met de productie en verhandeling van de katheters als geheel, maar slechts de winst die is toe rekenen aan het toepassen van de binnenbuis. Daarbij heeft zij het volgens haar gebruikelijke boekhoudbeginsel toegepast dat de winst van een bepaald onderdeel proportioneel is aan de kosten van het onderdeel. Schneider bestrijdt dat Cordis aldus aan het bevel van de rechtbank heeft voldaan. Zij voert aan dat in het licht van de formulering van het inbreukverbod in het petitum en voorts de overwegingen van de rechtbank in het vonnis van 8 juni 2005, Cordis rekening en verantwoording diende af te leggen van de winst die zij met (de productie en verkoop van) haar katheters als geheel heeft behaald.

Het hof oordeelt voorts als volgt. In de parlementaire geschiedenis van artikel 6:104 BW— de algemene bepaling over winstafdracht — is, anders dan in de parlementaire geschiedenis van artikel 43 lid 3 ROW (1910) dan wel artikel 70 lid 4 ROW 1995, (summierlijk) aandacht besteed aan de vraag wat onder het begrip winst in het kader van winstafdracht moet worden verstaan: met de term winst is bedoeld de netto winst. Rekening moet worden gehouden met een evenredig deel van de kosten en verschuldigde belastingen (Parl.gesch. lnv. Boek 6, blz. 1269). Er zijn geen duidelijke regels welke kosten bij de bepaling van winst mogen worden afgetrokken. Aangenomen wordt dat in elk geval de ‘directe kosten’ — kosten die rechtstreeks en uitsluitend zijn gemaakt in verband met de desbetreffende activiteiten — en voorts een evenredig deel van de vaste kosten — overhead, gebouwen en dergelijke — daarvoor in aanmerking komen.

Het hof is van oordeel dat in het licht van het beperkte doel van de veroordeling — slechts inzicht geven in de door de octrooi-inbreuk genoten winst, zonder vooruit te lopen op de vaststelling van deze winst op de voet van artikel 70 lid 4 ROW (1995) in het kader van de schadestaatprocedure — de rapportage van Cordis in samenhang met de verklaring van PWO voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Overigens merkt het hof op dat de wijze waarop Cordis aan het bevel heeft voldaan niet ruimhartig kan worden genoemd. Voorts, en ten overvloede, wijst het hof erop dat uit hetgeen is overwogen, niet mag worden geconcludeerd dat het rapport van Cordis van 9 december 2005 steeds zal voldoen aan de eisen die aan een rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 70 lid 4 ROW mogen worden gesteld.

Volgens Cordis heeft een octrooihouder geen recht op (rekening en verantwoording omtrent de) winst die is toe te schrijven aan de niet inbreukmakende elementen van een product. Dit betreft juist het punt van geschil tussen partijen, dat zij aan het (voorlopig) oordeel van de voorzieningenrechter hebben voorgelegd, aldus Cordis. Het hof overweegt dat in het licht van het hiervoor weergegeven doel van het bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording, te weten aan Schneider reeds nu (enig) inzicht te geven in de door Cordis als gevolg van de octrooi-inbreuk genoten winst in verband met de nog aanhangig te maken schadestaatprocedure, Cordis in dit geding geen rechtens te respecteren belang heeft bij het verlangde oordeel.
Zoals hiervoor is overwogen, komt de berekening van de met de inbreuk genoten winst in het kader van artikel 70 lid 4 ROW 1995, en daarmee de beoordeling van de door Cordis gehanteerde proportionele causaliteit, pas aan de orde in de schadestaatprocedure. De rechter in de schadestaatprocedure is niet gebonden aan een voorlopig oordeel in dit executiegeschil. De schadestaatprocedure leent zich voor een uitvoerig debat over dit geschilpunt, waarbij zo nodig deskundig advies kan worden ingewonnen.

Het hof merkt in dit verband nog wel op dat de memorie van toelichting op het oude artikel 43 lid 3 ROW (1910) over dit onderwerp vermeldt:

Weliswaar kan men tegen deze vordering [tot winstafdracht; hof] aanvoeren, dat de gemaakte winst mede het gevolg is van factoren, die de verdienste zijn van de inbreukmaker, zoals bijv. diens kennis en inspanning, doch hiertegenover staat dat de uitvinding van de octrooihouder, op wiens octrooi inbreuk wordt gepleegd, voor deze winst de basis vormde. Het is evenwel denkbaar, dat er gevallen zijn, waarin de winst in zodanige mate bepaald wordt door factoren, die de inbreukmaker kunnen worden toe gerekend, dat het onredelijk zou zijn deze winst geheel aan de octrooihouder ten goede te doen komen.’
Schneider stelt eerst zich in hoger beroep op het standpunt dat Cordis ook om een andere reden niet heeft voldaan aan het bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording, namelijk omdat PWC niet een onafhankelijke registeraccountant is. Haar is gebleken dat PWC al een groot aantal jaren de jaarverslagen van Cordis controleert, in welk geval men wel van een ‘huisaccountant’ spreekt, aldus Schneider.

Het hof overweegt dat uit de door Schneider overgelegde geconsolideerde jaarrekeningen van JHC Nederland B.V., de moedermaatschappij van onder meer Cordis, blijkt dat de accountantscontrole verschillende jaren achtereen is uitgevoerd door PWC. Cordis betwist dit ook niet, zodat het hof hiervan uitgaat. Het hof overweegt voorts dat ook hier geldt dat het begrip ‘een onafhankelijk registeraccountant’ als bedoeld in het bij vonnis van de rechtbank van 8 juni 2005 gegeven bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de door de octrooi-inbreuk genoten winst moet worden uitgelegd in het licht van het doel en de strekking van die veroordeling en dat het de rechter vrijstaat bij zijn uitleg maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hanteren. Bij die uitleg acht het hof het volgende van belang. In artikel 24 lid 1 van de Verordening gedrags- en beroepsregels registeraccountants 1994 van het NIVRA is bepaald dat de registeraccountant onafhankelijk is van zijn opdrachtgever en van degene omtrent wiens aangelegenheden hij verklaringen afgeeft.

Ervan uitgaande dat PWC bij het aannemen van de controleopdracht van Cordis deze voorschriften in acht heeft genomen, is er voorshands, zonder nadere informatie, geen aanleiding om PWC niet als een onafhankelijke registeraccount te beschouwen in de zin van de Voorschriften. Het hof is van oordeel dat Oordis in het licht van de omstandigheid dat PWC haar opdracht heeft aanvaard, in redelijkheid heeft mogen begrijpen dat PWC die opdracht in overeenstemming met haar gedrags- en beroepsregels achtte. Zonder nadere omschrijving in het dictum wat onder ‘een onafhankelijke accountant’ moet worden verstaan, heeft Cordis in de gegeven omstandigheden PWC als zodanig mogen beschouwen.

Het voorgaande brengt mee dat de rapportage van Cordis van 9 december 2005 voldoet aan de veroordeling bij het vonnis van de rechtbank van 8 juni 2005 tot het afleggen van rekening en verantwoording, gelet op het doel van die veroordeling. Cordis heeft geen dwangsommen verbeurd en Schneider is niet gerechtigd executiemaatregelen te treffen. Het door Cordis gevorderde verbod is toewijsbaar.

Cordis heeft reeds, onder protest, € 282.800,11 aan volgens Schneider verbeurde dwangsommen betaald. Terecht maakt zij aanspraak op terugbetaling van dit bedrag. Haar vordering terzake, waarvan het bedrag niet is weersproken. zal dan ook worden toegewezen.

Hieruit volgt tevens dat het in reconventie gevorderde (en toegewezen) bevel tot het (opnieuw en thans ‘juist’) afleggen van rekening en verantwoording omtrent de met de octrooi-inbreuk behaalde winst, alsnog zal worden afgewezen.

Lees het arrest hier.