Wodkamerken niet voor "LHBT-drank" geregistreerd en moeten op naam van Russische staatsonderneming worden gezet

Hof Den Haag 9 januari 2018, IEF 17411; ECLI:NL:GHDHA:2018:13 (Spirits tegen FKP Sojuzplodoimport) Merkenrecht. Zie tussenarrest [IEF 16025] en [IEF 14795]. Bij de beoordeling van de inbreukvordering dient de wijze van gebruik van het teken mee te wegen. Spirits heeft gesteld dat haar STOLI-merken door haar wijze van gebruik een moderne uitstraling hebben die afwijkt van de (ouderwetse) Russische uitstraling van het STOLICHNAYA-merk. Spirits' STOLI-wodka wordt specifiek gebruikt wordt en bestemd is voor een speciale doelgroep, de LHBT (lesbische, homo-, bi,- en transseksuelen)-gemeenschap, terwijl STOLICHNAYA bestemd is voor het gewone publiek. Echter Spirits heeft haar merk niet gedeponeerd voor “LHBT-drank”, maar voor (alcoholische) dranken in het algemeen. Het hof is van oordeel dat de dranken waarvoor de beide merken zijn ingeschreven naar hun aard bestemd zijn voor het grote publiek, voor wat betreft alcoholische dranken het grote publiek dat alcohol drinkt boven de 18 jaar en niet slechts voor personen behorend tot de LHBT-gemeenschap. Spirits wordt bevolen om de STOLICHNAYA- en MOSKOVKAYA-merken op naam van FKP (Russische staatsonderneming) te zetten. Nietigverklaring van latere merken van Spirits die STOLICHNAYA, MOSKOVSKAYA of STOLI bevatten. Inbreukverbod en nevenvorderingen toegewezen.

6. Vanaf 1991 is een reeks Benelux-merken voor (onder meer) wodka gedeponeerd waarin de tekens ‘STOLICHNAYA’ of ‘MOSKOVSKAYA’ of ‘STOLI’ zijn opgenomen en die ten tijde van de inleidende dagvaarding of daarna op naam van Spirits waren geregistreerd; deze merken zijn ofwel door Spirits gedeponeerd ofwel door anderen gedeponeerd en later op naam van Spirits gezet.

68. Het STOLICHNAYA-merk en de STOLI-merken zijn alle onder meer ingeschreven voor wodka. De STOLI-merken worden gebruikt voor wodka. Niet in geschil is dat in zoverre is sprake van identieke waren. Spirits heeft de stelling van FKP dat de andere waren en diensten waarvoor de STOLI-merken zijn ingeschreven soortgelijk zijn aan wodka (264 MvA2), niet betwist, zodat het hof daarvan uitgaat.

70. Het hof is voorts van oordeel dat het woord STOLI het meest dominante en onderscheidende element is van de STOLI-merken 2, 3 en 4 (merk 1 bestaat uitsluitend uit het woord STOLI) en (het meest) bepalend is voor de totaalindruk van deze merken. Immers de woorden CITRONA (in merk 2) en GALA APPLIK (in merk 3) zijn beschrijvende termen en geplaatst achter het woord STOLI. In het beeldmerk 4 is het woord STOLI twee maal prominent afgedrukt, terwijl het woord GROUP beschrijvend is, althans zo gebruikelijk is als aanduiding voor een aanbieder van waren of diensten dat het niet als herkomstaanduiding zal worden opgevat en de beeldelementen slechts bestaan uit een streepje en een rode cirkel (een eenvoudige geometrische vorm), die geen of weinig onderscheidend vermogen bezitten en de totaalindruk van het merk hooguit in zeer geringe mate bepalen.

71. Het hof is van oordeel dat de woorden STOLI en STOLICHNAYA in auditief en visueel opzicht overeenstemmen. Het woord STOLI is immers gelijk aan het eerste deel van het woord STOLICHNAYA, terwijl in het algemeen en ook in dit geval, waarbij beide aanduidingen voor de Benelux-consument bestaan uit fantasiewoorden, het eerste deel van het woord het meest bepalend is voor de totaalindruk. Het hof is van oordeel dat er een aanzienlijke mate van visuele overeenstemming bestaat tussen het STOLICHNAYA-merk en het slechts uit het woord STOLI bestaande STOLI-merk 1. Dat geldt ook voor het STOLI-merk 4, nu het woord STOLI daarin twee maal voorkomt en is geschreven op dezelfde wijze(n) als in het merk, terwijl daarin bovendien, net als in het STOLCHNAYA-merk de kleur rood voorkomt.

Tussen de STOLI-merken 2 en 3 en het STOLICHNAYA-merk is, ook gelet op de overige voor de totaalindruk minder bepalende elementen van deze STOLI-tekens, naar het oordeel van het hof sprake van een redelijke mate van visuele overeenstemming.

73. FKP stelt dat ook sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat Spirits STOLI gebruikt als alternatief voor STOLICHNAYA. Spirits betwist dat sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat STOLICHNAYA een associatie wekt met Rusland en “van de hoofdstad” betekent, terwijl het woord STOLI geen bijzondere betekenis heeft. Voormelde Russische betekenis van het woord STOLICHNAYA is niet relevant omdat de gemiddelde consument in de Benelux (zoals Spirits zelf overigens ook opmerkt, 63 MvAinc2) geen Russisch spreekt. Van begripsmatige overeenstemming kan sprake zijn als het merk en het teken een gelijke inhoud communiceren, dus eenzelfde (taalkundige) betekenis hebben. De woorden STOLI en STOLICHNAYA hebben – anders dan het woord BLUE in de zaak van het Gerecht van 28 april 2016, T-803/14 inzake BLU DE SAN MIGUEL/B’LUE, waarop FKP zich beroept – geen betekenis. Van begripsmatige overeenstemming is dan ook geen sprake. De stelling van FKP dat STOLI voor het relevante publiek STOLICHNAYA is, is een uit het gebruik van de STOLI-merken voortvloeiende omstandigheid die een rol kan spelen bij de vraag of sprake is van verwarringsgevaar in het kader van de inbreukvraag. Dat sprake is van begripsmatige verschillen, laat staan van zodanige begripsmatige verschillen dat zij de visuele en auditieve overeenstemming zouden opheffen, is gesteld noch gebleken.

79. Om voormelde redenen is naar het oordeel van het hof ook sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 13A, lid 1, sub b BMW/2.20, lid 1, sub b BVIE en dient het inbreukverbod te worden toegewezen. Dit geldt te meer als het gebruik door Spirits van de STOLI-merken wordt meegewogen.

Spirits heeft de stelling van FKP dat Spirits op iedere fles, dus in de Benelux en daarbuiten, en in reclamemateriaal het merk/woord STOLI heeft gebruikt in combinatie met het woord/merk STOLICHNAYA (totdat dat werd verboden in het bestreden vonnis, neemt het hof aan) niet betwist. Daarvan zijn ook voorbeelden gegeven door FKP in haar laatste pleitnota (39). Hierdoor geldt te meer dat sprake is verwarringsgevaar; het publiek zal daardoor eerder denken dat deze producten dezelfde herkomst hebben. Dat geldt bovendien ook voor de omstandigheid dat FKP, naar niet gemotiveerd is betwist, al sedert de jaren ’60 of ’70 van de vorige eeuw, althans sedert decennia (ruimschoots voor Spirits), buiten de Benelux gebruik heeft gemaakt van het woord STOLI in combinatie met het merk/het woord Stolichnaya (zie de afbeeldingen in 36 in haar laatste pleitnota). Weliswaar heeft dat gebruik niet in de Benelux plaatsgevonden, maar Spirits stelt zelf dat als gevolg van de globalisering en het gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals het internet onontkoombaar is dat inwoners van de Benelux kennis nemen van het gebruik van merken in het buitenland (75 MvAinc).

Aan het bovenstaande kan niet, althans onvoldoende afdoen de stelling van Spirits dat haar gebruik van het teken STOLI een moderne uitstraling heeft en dat zij zich tevens of vooral richt op de LHBT-gemeenschap. Allereerst heeft FKP gemotiveerd betwist dat sprake is van een andere uitstraling, waarbij zij heeft verwezen naar door Spirits op de markt gebrachte flessen, waarop ook het (oude) Russische merk voorkomt (295 MvA2, vergelijk ook 62 MvAinc2). Nu dat niet is weersproken gaat het hof ervan uit dat Spirits STOLI ook heeft gebruikt in een (traditionele) Russische context. Bovendien is de gestelde modernisering van de uitstraling van het STOLI-teken onvoldoende reden om geen verwarringsgevaar aan te nemen, gelet op de overeenstemming tussen het STOLICHNAYA-merk en de STOLI-tekens, de (soort) gelijkheid van de waren en de bekendheid van het STOLICHNAYA-merk. FKP heeft voorts betwist dat Spirits zich met de STOLI-tekens louter of voornamelijk op de LHBT-gemeenschap richt; zij stelt dat Spirits slechts, evenals andere wodka’s, ook reclame voor die gemeenschap maakt. Dat wordt door Spirits niet gemotiveerd betwist. Zij stelt (61-62 MvAinc) dat zij andere doelgroepen aanspreekt en binnen de LHBT-gemeenschap een geheel nieuwe status heeft gekregen, maar dat is onvoldoende om aan te nemen dat zij zich niet ook richt op en verkoopt aan andere consumenten. Ten slotte is het hof van oordeel dat, gelet op voormelde overeenstemming tussen het STOLICHNAYA-merk en de STOLI-tekens, de (soort)gelijkheid van de waren en de bekendheid van het STOLICHNAYA-merk, ook als Spirits zich met haar STOLI-merken speciaal op de LHBT-gemeenschap zou richten, ook binnen deze gemeenschap sprake is van verwarringsgevaar.

Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Spirits door het gebruik van de STIOLI-tekens inbreuk maakt op het STOLICHNAYA-merk.