HvJ EG 12 oktober 2004, zaak C-106/03 P (Verdial tegen OHIM; inzake Saint-Hubert 41/Hubert) - dossier

(verwarring)

Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Verwarringsgevaar – Woord- en beeldmerk HUBERT – Oppositie door houder van nationaal woordmerk SAINT-HUBERT 41 – BHIM optredend als verweerder voor Gerecht / Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep bij gemeenschapsrechter – Procedurele rol van Bureau – Oppositieprocedure – Bevoegdheid om voor Gerecht voorwerp van geschil te wijzigen – Geen (Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 133, lid 2; verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 63, lid 2)

Woordbeeldmerk Hubert stemt onvoldoende overeen met het oudere Franse woordmerk ‘Saint-Hubert 41’ om verwarring aan te nemen ‘ongeacht de bekendheid van het oudere merk of de omstandigheid dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn.’ (Ov. 54).

In een procedure betreffende een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) waarbij een op gevaar van verwarring met een ouder merk berustende oppositie tegen een inschrijving als gemeenschapsmerk is afgedaan, is het Bureau niet bevoegd om voor het Gerecht het voorwerp van het geschil, zoals dit uit de respectieve vorderingen en stellingen van de merkaanvrager en de opposant voortvloeit, te wijzigen.

Immers, ook al is het Bureau volgens artikel 133, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verweerder in de procedure voor het Gerecht, het beroep bij dit laatste betreft het geschil tussen de aanvrager van de inschrijving en de houder van een ouder merk.

Bijgevolg zou elk oordeel volgens welk het Bureau bevoegd is om voor het Gerecht het voorwerp van het geschil te wijzigen, inbreuk maken op het gewettigde vertrouwen van de partij die voor de kamer van beroep in het gelijk is gesteld, dat de procedure voor het Gerecht overeenkomstig artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 tot doel heeft de wettigheid van de beslissing van deze kamer te toetsen.

District Court The Hague, 30 June 2004, 03/2732. Park-Line B.V. versus. Payway Oy.

Patents. Both in the principal action and in the counterclaim proceedings it must be examined whether the parking system of Park-line does or does not violate EP 039.

“3.14. Both in the system of Park-line and the patented system the function of the parking place code therefore lies in the rate differentiation. The assignment of one code to several individual parking places within a parking area to which the same parking conditions apply, as in the system of Park-line, is not an essentially different measure than the assignment of different unique codes - but still indicating the same rate - to individual parking places within such a parking area. After all, in that way the same result (namely a hardware-free parking system for public areas) is achieved in essentially the same manner (sending a rate-indicating code). In that way the system of Park-line comes within the equivalence scope of EP 039.”

3.15. The reasonable legal certainty for third parties required by article 69 EPC does not necessitate assuming a more limited protective scope of EP 039. After all, every third party will understand that it is not essential to use a unique code for the different parking places within a zone (to which the same parking conditions apply) but that the same code may be used for that group of parking places. That does not detract in any way from the solution given by EP 039 for the problems involved in the existing methods for pay parking in public spaces consisting of the state of the art. In particular the use of one (rate) code for several parking places does not affect the necessary check of payment. After all, in that case checking is also made possible by the unique vehicle code. Furthermore it cannot be concluded in reason from the file of the grant of the patent in any way that the assignment of a unique code to every individual parking place would be of essential interest to (the patentability of) the invention and even less that PayWay had wanted to waive the protection of versions lying within the equivalence scope of the patent.

3.16. From the above it follows that the District Court believes that Park-line infringes EP 039 direct.
 3.17. The District Court believes that the prohibition requested by PayWay for all the designated countries may be granted. After all, at the session of the court Pay Way asserted without contestation that Park-line would also want to expand its activities outside the Netherlands, England and Germany (where it is already active). The threat of a patent infringement is enough to grant the prohibition.

Read the entire judgement here.

IEFenglish

33 Het overwoog aldaar dat het dessin, bestaande uit een ontelbaar aantal streepjes, ongeacht het oppervlak van de plaat, samenvalt met het uiterlijk van de waar zelf, waarin de evidente kenmerken van de waar tot uiting komen, waardoor het dessin in de eerste plaats wordt opgevat als een technisch middel om het glas ondoorzichtig te maken. De complexe en fantasievolle aard van het aangevraagde dessin lijkt eerder een gevolg te zijn van een esthetische of decoratieve afwerking. Op grond van de algemene complexiteit van het dessin en de toepassing ervan op de buitenkant van de waar is het niet mogelijk, aldus het Gerecht verder, bijzondere details van dit dessin te onthouden, noch om het dessin waar te nemen zonder tegelijkertijd de wezenlijke kenmerken van de waar te zien. Tot slot laat het dessin niet steeds dezelfde indruk achter. Deze indruk varieert namelijk naar gelang van de hoek waaronder men de waar bekijkt, de lichtintensiteit en de kwaliteit van het glas.

HvJ EG 28 April 2004, zaak C-3/03 P (Matratzen Concord tegen OHIM/Hukla; inzake Matratzen) - dossier

(verwarring)

Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Overeenstemming tussen twee merken - Gevaar voor verwarring - Aanvraag tot inschrijving van beeldmerk met woord "Matratzen" als gemeenschapsmerk - Ouder woordmerk MATRATZEN

Hukla stelde op basis van haar Spaanse merk ‘Matratzen’ oppositie in tegen registratie van een woord-beeldmerk als gemeenschapsmerk MATRATZEN voor matrassen door Matratzen Concord.

Het Gerecht: het woord ‘Matratzen’ is het dominerende bestanddeel;  de twee merken stemmen voor het relevante publiek visueel en auditief overeen. Ten slotte heeft het Gerecht beslist dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de mate van gelijksoortigheid van de door deze merken aangeduide waren tezamen genomen hoog genoeg zijn en dat de kamer van beroep daarom terecht gevaar van verwarring tussen de betrokken merken heeft aangenomen.

Het Gerecht heeft:

‘terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.’ (Ov. 32).

1. In het kader van de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk mag bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar worden vergeleken. Dit sluit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk bij het relevante publiek wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. (cf. punt 32)

 

2. De beoordeling van de feiten door het Gerecht, op grond waarvan het tot de conclusie komt dat het woordbestanddeel in een woord‑ en beeldmerk waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, het dominerende bestanddeel van het betrokken merk is, levert geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening. (cf. punt 34)

 

3. Het aan de merkhouder toegekende recht om zich te verzetten tegen elk gebruik van dit merk dat afbreuk zou kunnen doen aan de herkomstgarantie, dat de hoofdfunctie van het merk vormt, behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, waarvan de bescherming afwijkingen van het beginsel van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen.

 

Het beginsel van het vrije verkeer van goederen verbiedt een lidstaat niet om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, als nationaal merk in te schrijven, en verbiedt evenmin de houder van een dergelijk merk om bij gevaar van verwarring tussen dit nationale merk en een aangevraagd gemeenschapsmerk oppositie tegen de inschrijving van dit laatste in te stellen. (cf. punten 41‑42)

District Court Of The Hague,  8 May 2002, 00-2991. Mars Inc. versus Kraft Jacobs Suchard Sa

Trademarks. Kraft is the owner of several three-dimensional trademarks relating to the shape of the TOBLERONE bar, in class 30 for, inter alia, chocolate and cocoa products. Mars intends to market a new chocolate product in the Benelux and elsewhere (if it has not already done so), ‘WAVE,’ in packaging in the shape of an equilateral triangle (with 60-degree angles). Kraft objected to Mars against Mars’ intended triangular shape of the WAVE packaging (not against the shape of the WAVE product as such).

“The conclusion must be that at the time of its filing, the equilateral triangle was distinctive, so that it is suitable for identifying chocolate as originating from a particular company. (…) Insofar as the Court can determine, the relationship between the length of a side of the triangle and the thickness of the triangle in Kraft’s triangular trademark and the same relationship in Mars’ WAVE packaging are not precisely the same. Thus, the trademark and the design are (probably) not absolutely identical, but because the public cannot be expected to recognize this relatively small difference, they should be considered to be virtually identical.”

Read the entire judgment here (judgment made available by Wouter Pors, Bird & Bird).

IEFenglish

Amsterdam Court Of Appeal, 28 March 2002, 1370/01 SKG. KAZAA B.V. versus Vereniging Buma & Stichting Stemra.

Copyright. “Furthermore, the court will point out that KaZaA justly contests the president’s â¨consideration that it must be put first that by giving its users the opportunity of downloading music files by means of its computer program without a license, KaZaA acts contrary to copyright. Insofar as there are acts that are relevant to copyright such acts are performed by those who use the computer program and not by KaZaA. Providing the means for publication or reproduction of copyrighted works is not an act of publication or reproduction in its own right. Also, it is not true, that is for the moment it cannot be assumed to be true, that the KaZaA computer program is exclusively used for downloading copyrighted works. (…) The appeal therefore succeeds.

 Read the entire judgment here (judgment made available by Wouter Pors, Bird & Bird).

IEFenglish

HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Marca c.s. tegen Adidas; inzake: drie versus twee strepen) - conclusie - dossier - BenGH - concl BenGH

(verwarring)

In navolging van HR 16 februari 2007, Hof 's-Hertogenbosch 29 maart 2005 en Rechtbank Breda 13 oktober 1998, HA ZA 97-1622 (hierin opgenomen). Marca verkocht kleding met twee strepen, Adidas maakte daar bezwaar tegen op basis van haar 3-strepen merken (BNL 1340, BNL 325509, BNL 0362768, WIPO 414034). Zie ook Adidas/Fitnessworld, IEF 2829.

‘Artikel 5, lid 1, sub b [Merkenrichtlijn], kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval dat: - een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en - een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.’ (Dictum).

‘39. Het Hof heeft hiermee te kennen gegeven, dat de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk het verwarringsgevaar kan vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering „kan niet worden uitgesloten” in punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een gevaar kan ontstaan. Zij betekent geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Met deze formulering heeft het Hof impliciet gedoeld op de door de nationale rechter in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bewijswaardering. Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd.’ (Ov. 39).

NJ 2000/714; BIE 2001/9, m.nt. JHS; IER 2000/50, m.nt. RdR; NTER 2000/10, m.nt. R.P. Raas