Het teken TOM anders gebruikt dan met TomTom overeengekomen

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 december 2016, IEF 16465; ECLI:NL:RBDHA:2016:15834 (TomTom tegen MKB Ondernemers) Contractenrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. TomTom en MKB Ondernemers, die als advertising character Tom de Ridder gebruiken, hebben een overeenkomst waar zij als professionele partijen maanden over hebben onderhandeld over een te voeren TOM-logo. Het teken TOM wordt anders dan het met TomTom overeengekomen logo gebruikt en TomTom ontbindt de overeenkomst. Dat MKB als ondernemer niet juridisch onderlegd is en geen weet heeft van finesses van het juridische termen als handelsnamen en merken, daaraan gaat de voorzieningenrechter voorbij. In 2006 heeft A 33 handelsnamen geregistreerd en moet hij geacht worden bekend te zijn met het fenomeen handelsnaam. Tom gebruikt slogans als “Tom laat je nieuwe wegen ontdekken”, “Tom helpt ondernemers verder, op weg haar hun stip”, “Tom beweegt ondernemers”. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat de TOM-diensten verricht afkomstig zijn van TomTom c.s. (directe verwarring). Ofwel omdat het publiek op zijn minst meent dat MKB Ondernemers op de ene of andere manier, vanwege een economische band met TomTom iets te maken heeft met de aangeboden diensten (indirecte verwarring). Staking van merkinbreuk én handelsnaaminbreuk wordt bevolen.

4.9. Voor zover MKB Ondernemers bedoeld heeft te betogen dat bij de uitleg van de Overeenkomst rekening gehouden moet worden met het gegeven dat [A] , die namens MKB Ondernemers heeft onderhandeld als ondernemer niet juridisch is onderlegd en geen weet heeft van de finesses van juridische termen als handelsnamen en merken, gaat de voorzieningenrechter hieraan voorbij. Zoals TomTom c.s. terecht opmerkt, verdraagt dit betoog zich niet goed met de volgende feiten. [A] heeft al in juli 2015 een merkengemachtigde ingeschakeld om een beschikbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren, waarbij zowel is gezocht op merken als op handelsnamen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft MKB Ondernemers contact opgenomen met TomTom c.s. Dat betekent dat [A] zich bewust is geweest van het risico om een nieuw merk en/of een nieuwe handelsnaam voor MKB Ondernemers te kiezen waar andere marktpartijen rechten aan kunnen ontlenen. Daarnaast is - onweersproken - gesteld dat [A] al in 2006 33 handelsnamen voor zijn onderneming heeft geregistreerd, zodat hij geacht moet worden ook met het fenomeen handelsnaam en de relevantie daarvan bekend te zijn.

4.35. Anders dan TomTom c.s. betoogt, biedt MKB Ondernemers onder het teken Tom geen navigatiediensten aan. Dat MKB Ondernemers gebruikers van haar apps de mogelijkheid biedt via een door de gebruiker te kiezen navigatietool (zoals bijvoorbeeld Google Maps dan wel een eigen navigatiesysteem) ‘embedded’ in haar app omgeving te navigeren naar een bepaald tankstation of een bepaalde parkeergarage of autowasstraat, is niet als een onder het teken Tom aangeboden dienst te beschouwen. De voorzieningenrechter volgt MKB Ondernemers in haar betoog dat het relevante publiek bekend is met het op deze wijze embedden van een navigatiedienst van een derde.

4.36. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het teken Tom en de TomTom-merken, het grote onderscheidend vermogen van de TomTom-merken en het feit dat MKB Ondernemers het teken Tom gebruikt voor waren en diensten die complementair dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor TomTom c.s. haar merken heeft ingeschreven, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken Tom bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat de diensten verricht onder het teken Tom afkomstig zijn van TomTom c.s. (directe verwarring). Ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat MKB Ondernemers op de ene of andere manier, vanwege een economische band met TomTom c.s. iets te maken heeft met de onder het overeenstemmende teken aangeboden diensten (indirecte verwarring). Het indirecte verwarringsgevaar wordt versterkt door het gebruik door MKB Ondernemers van het teken Tom in combinatie met slogans en bewoordingen op het gebied van vervoer en navigatie. Het gaat om slogans als “Tom laat je nieuwe wegen ontdekken”, “Tom helpt ondernemers verder, op weg haar hun stip”, “Tom beweegt ondernemers”. Daarmee versterkt MBK Ondernemers bij het relevante publiek de indruk dat zij op enige manier een band heeft met TomTom c.s.

Inbreuk op de handelsnaam TomTom
4.40. Voor zover TomTom c.s. nog belang heeft bij de afzonderlijke beoordeling van handelsnaaminbreuk naast de conclusie dat sprake is van merkinbreuk, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat gelet op de hiervoor ten aanzien van de merkinbreuk besproken omstandigheden ook sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van TomTom c.s. Er is sprake van een zodanig geringe afwijking tussen de handelsnaam TomTom enerzijds en de handelsnaam Tom anderzijds dat verwarring bij het publiek te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat beide ondernemingen in heel Nederland actief zijn. MKB Ondernemers heeft in dit kader geen andere verweren naar voren gebracht dan die hiervoor bij de beoordeling van de merkinbreuk reeds zijn verworpen.

Chiever