'Gele gidsen'

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 6 juni 2011, KG ZA 11-344 (Yellow Pages Group Co tegen YPM (Yellow Page Marketing B.V.) c.s.)

Met gelijktijdige dank aan Dorien Verhulst en Frits Gerritzen, Brinkhof.

In navolging van IEF 9466 en IEF 8653.

Merkenrecht. Domeinnamen. Internationaal privaatrecht. Bevoegdheid ex 2 EEX-Vo. Onrechtmatig handelen ('passing off').

Canadese Yellow Pages bezit merkenrecht. De Nederlands, Britse en Canadese websites gereicht op Canada die zakelijke telefoongidsen aanbieden worden in combinatie met de woorden 'yellow pages' en het beeldmerk 'walking fingers' aangeboden.

Bevoegdheid: Geen litispendentie. Art. 13 Rv bepaalt uitdrukkelijk dat "bevoegdheid tot treffen van voorlopige  of bewarende maatregelen niet kan worden betwist op de enkele grond dat geen bevoegdheid bestaat om kennis te nemen van de bodemprocedure."

Zaak wordt beheerst door het Canadees recht als lex loci protectionis. Geen inbreuk op de woordmerken. ´Yellow pages´ wordt, zo volgt uit marktonderzoek, beschrijvend gezien voor deze soort diensten. Vordering van onrechtmatig handelen ('passing off') wordt vervolgens en daardoor afgewezen. Van 'goodwill' is niet aantoonbaar sprake. Beeldmerkvorderingen worden toegewezen

4.2. Deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen Marketing in een bodemprocedure op grond van artikel 2 EEX-Vo. Het bepaalde in artikel 27 EEX-Vo doet daar niet aan af omdat de door YPM in Canada aanhangig gemaakte procedure geen procedure voor het gerecht van een lidstaat betreft. De rechtbank is gezien haar bevoegdheid voor de bodemprocedure ook bevoegd voorlopige of bewarende maatregelen te treffen zoals
in dit kort geding gevorderd worden door Yellow Pages (vergelijk het door YPM aangehaalde arrest HvJEG 17 november 1998, LJN AD2958, Van Uden – Deco-line, overweging 22).

4.17. Yellow Pages heeft als subsidaire grond voor de gevorderde voorzieningen beroep gedaan op onrechtmatig handelen van YPM (passing off). Ook dit onrechtmatig handelen wordt beheerst door Canadees recht. YPM heeft hiertegen ingebracht dat op deze grondslag alleen dan met succes beroep kan worden gedaan indien Yellow Pages kan wijzen op ‘existence of goodwill’. Ook Yellow Pages gaat daar van uit gezien de door haar  overgelegde legal opinion die dit vereiste met zoveel woorden vermeldt. YPM heeft zich op het standpunt gesteld dat, als het gebruikte merk niet ‘distinctive’ is, evenmin sprake kan zijn van ‘existence of goodwill’. Dat laatste is door Yellow Pages niet, althans niet gemotiveerd, weersproken, zodat daar van is uit te gaan. De subsidiare grondslag kan daarom niet leiden tot een ruimer verbod dan hiervoor toewijsbaar is geacht op grond van inbreuk op de merkrechten.

Lees het vonnis hier (pdf)
Canadees woordmerk (2), beeldmerk (2, 3) YELLOW PAGES
EEX-Verordening nr. 44/2001