A-G over de toetsing van inventiviteit en prioriteit in zaken tegen BMS

Parket bij de Hoge Raad 20 december 2024, IEF 22508; ECLI:NL:PHR:2024:1407 (Sandoz en Teva tegen BMS). In onderhavige twee (gecombineerde) zaken procedeert Bristol-Myers Squibb (BMS) tegen generieke fabrikanten Sandoz en Teva over de geldigheid van haar octrooi op apixaban, de werkzame stof in de bloedverdunner Eliquis. De generieke partijen betwisten de geldigheid van octrooi EP 415 en stellen dat het octrooi niet inventief is. De zaak draait om twee vragen: (1) hoe moet een belangrijke uitspraak van het Europees Octrooibureau (G2/21) worden geïnterpreteerd bij de beoordeling of een uitvinding vernieuwend is (de inventiviteitstoets) en (2) is het octrooirecht van BMS geldig, of had het niet verleend mogen worden omdat het prioriteitsrecht niet correct is overgedragen? De voorzieningenrechter had eerder geoordeeld dat het octrooi waarschijnlijk niet inventief was en de vorderingen van BMS afgewezen. Het hof oordeelde echter anders en vond dat BMS zich terecht op haar octrooi kon beroepen [zie IEF 21629]. In cassatie wordt deze beslissing nu aangevochten door de generieke fabrikanten.

A-G Van Peursem concludeert dat het cassatieberoep moet worden verworpen en volgt de uitleg van het hof. Hij benadrukt dat de GKB in G2/21 geen nieuwe, strengere eis heeft geïntroduceerd waarbij een technisch effect al expliciet aannemelijk gemaakt moet zijn in de oorspronkelijke aanvraag. Volgens de A-G vereist G2/21 slechts dat de vakman het gestelde effect kan afleiden uit de technische leer van de aanvraag. Dit betekent dat het effect niet volledig expliciet hoeft te zijn geformuleerd, maar het moet wel passen binnen de oorspronkelijke technische context. Hij wijst erop dat het hof terecht heeft geoordeeld dat de toepassing van G2/21 niet betekent dat bewijs voor een technisch effect altijd al in de aanvraag moet zijn opgenomen. De doorslaggevende vraag blijft of het effect door de vakman kan worden afgeleid, waarbij later ingediend bewijs het effect mag onderbouwen. Daarnaast verwerpt de A-G de klacht van Teva c.s. over de prioriteitskwestie. Hij onderschrijft het oordeel van het hof dat BMS Company het recht had om prioriteit in te roepen op basis van het prioriteitsdocument "US 165". De A-G benadrukt dat de overname van het prioriteitsrecht niet expliciet hoeft te zijn vastgelegd in een afzonderlijke juridische overdracht, zolang er sprake is van een impliciete of contractueel vastgelegde overdracht binnen de ondernemingsstructuur van BMS. Dit standpunt sluit aan bij de Zweedse en Franse bodemprocedures, waarin soortgelijke prioriteitsbezwaren van Teva c.s. zijn verworpen​.

5.26 Een opmerking vooraf bij deze klachten is dat voor zover deze in wezen aandragen dat inventiviteit ontbreekt omdat in de aanvrage geen bewijs (zoals concrete testresultaten) is opgenomen, dit blijk geeft van het hanteren van een onjuiste maatstaf. Zoals het hof in rov. 6.8 heeft overwogen - onbestreden in cassatie - houdt de toets van G2/21 niet in dat altijd vereist is dat al in de aanvrage bewijs is opgenomen dat het gestelde technische effect zich daadwerkelijk voordoet. Het hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval, zoals het hof in rov. 6.14 terecht uit G2/21 afleidt, wat er voor nodig is om de vakpersoon uit de aanvrage te kunnen laten afleiden dat het gestelde effect wordt omvat door de ‘technical teaching’ van die aanvraag. Daarvoor kan in sommige gevallen nodig zijn dat er testresultaten of een wetenschappelijke leer in de aanvrage wordt geopenbaard. Uit rov. 6.15-6.19 volgt zoals hiervoor besproken dat het hof hier heeft geoordeeld dat dit, gelet op de algemene vakkennis van de vakpersoon en met inachtneming van wat G2/21 heeft verduidelijkt, in de specifieke omstandigheden van dit geval niet is vereist. Hier is naar het voorlopig oordeel van het hof in dit kort geding voldoende als de vakpersoon aldus gewapend met zijn algemene vakkennis uit de aanvrage kan afleiden dat apixaban een veelbelovende kandidaat is om het gestelde remmingseffect te realiseren – en de vakpersoon zal volgens het hof hieruit afleiden dat apixaban zelfs de meest veelbelovende Xa-remmer is (ondanks dat de aanvrage bestaat uit 438 pagina’s met een grote reeksen verbindingen, zoals de klacht van de generieken bij onderdeel 3 voorop stelt).

5.63 Deze klacht kan niet slagen. BMS heeft zich primair verweerd met de stelling dat de beneficial ownership van het prioriteitsrecht voldoende is om het prioriteitsrecht uit te mogen oefenen. Als dat niet zo zou zijn, is die beneficial ownership op afroep (en dat kan vormvrij naar het recht van de staat Delaware) overgegaan in overdracht van ook de juridische eigendom en dat is hier impliciet (vormvrij) gebeurd door inroeping van het prioriteitsrecht door BMS Company. Het hof is ingegaan op de vraag op welk moment het prioriteitsrecht van BMS Pharma op BMS Company is overgegaan door in rov. 6.44 te overwegen dat de impliciete ‘toe-eigening’ van (ook) de juridische eigendom van de prioriteitsrechten voorshands in overeenstemming wordt geacht met de gemaakte afspraken tussen BMS Pharma en BMS Company, namelijk dat Company de nieuwe octrooiaanvragen zou indienen. Het hof acht voorshands voldoende aannemelijk dat zowel de economische als de juridische eigendom op het prioriteitsrecht van BMS Pharma op BMS Company voorafgaand aan de aanvrage WO 652 is overgegaan. Daarmee is de stellingname van Teva c.s. verworpen en het verweer van BMS op dit punt gehonoreerd.

5.64 Dit voorlopig oordeel over de geldigheid van de overdracht lijkt mij in lijn met de G1/22 en G2/22 uitspraak dat er lage lat geldt voor de beoordeling van geldigheid van overdracht van prioriteitsrechten en dat informele of stilzwijgende overdrachten onder vrijwel alle omstandigheden moeten worden geaccepteerd (zie hiervoor in 5.56). Het oordeel is overeenkomstig dat van de Zweedse en Franse bodemrechters hierover, zoals het hof laat zien onder aanhaling van de Engelse vertaling van die bodemuitspraken in rov. 6.46 en 6.47, waarover het hof in rov. 6.45 overweegt dat partijen in die buitenlandse zaken over en weer grotendeels dezelfde argumenten hebben aangevoerd gebaseerd op dezelfde deskundigenverklaringen, als in de onderhavige procedure. Het betreft hier bovendien een intra-concern overdracht en afspraken gemaakt in het kader van de overname van DuPont, waarbij bedacht moet worden dat de ratio van prioriteitsrechten is het vergemakkelijken van het doen van octrooiaanvragen in internationale situaties. De teneur van de G1/22 en G2/22 uitspraak lijkt bepaald mee te brengen dat naar een dergelijke overdracht van prioriteitsrechten (zeer) welwillend moet worden gekeken en dat een opposant er hier slechts in zeldzame, uitzonderlijke omstandigheden in kan slagen om de geldigheidspresumptie van het prioriteitsrecht onderuit te krijgen. Er zijn hier weliswaar specifieke feiten aangevoerd door Teva c.s. (pas later schriftelijk overgedragen aan Company), maar gelet op de geschetste context van overnameafspraken en intra-concernverhoudingen doen die wat mij betreft gelet op het verweer van BMS geen ernstige twijfels rijzen over de geldigheid van BMS’ aanspraak op formele prioriteit – zo daartoe al niet het beneficiairy ownership van Company zou volstaan. De motivering van het hof schiet hier (het is een kort geding) bepaald niet tekort in mijn ogen, mede gelet op de onderbouwde verwijzing naar de overeenkomstige oordelen van twee buitenlandse bodemrechters hierover. Daar stuit de klacht op af67.