Behandeling van intrekkingsprocedure voor het UPC hoeft niet te worden opgeschort

UPC CoA 28 mei 2024, IEF 22117; UPC_CoA_22/2024 (Carrier Corporation tegen BITZER Electronics). In deze zaak tussen Carrier Corporation, appellant, en BITZER Electronics, verweerder, verzoekt appellant het UPC om een intrekkingsprocedure tussen partijen op te schorten. Appellant heeft een octrooi en verweerder heeft een bezwaarschrift tegen dit octrooi ingediend bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB). Daarnaast heeft verweerder herroeping van conclusie 1 van het octrooi gevorderd bij het UPC. Op grond van artikel 33, lid 10, van de UPC Agreement, in combinatie met Rule 295 (a) RoP kan een rechter van het UPC de behandeling van de intrekkingsprocedure opschorten als er ook al een zaak aanhangig is bij het EOB en wanneer er een snelle beslissing van het EOB kan worden verwacht.

Appellant heeft het EOB verzocht de procedure te versnellen. Het enkele feit dat dit verzoek is ingewilligd, is volgens zowel het Gerecht in Eerste Aanleg als het Hof van Beroep van het UPC niet voldoende om de intrekkingsprocedure voor het UPC op te schorten. Deze versnelling van de procedure bij het EOB is namelijk niet voldoende om een verwachting van een snelle beslissing in de zin van Rule 295 (a) RoP vast te stellen.

Nu er geen snelle beslissing van het EOB verwacht wordt en de beslissing van het UPC ruim vóór de beslissing van het EOB wordt verwacht, is het verzoek om opschorting van de intrekkingsprocedure voor het UPC terecht afgewezen door het Gerecht in Eerste Aanleg van het UPC. Het Hof van Beroep van het UPC verwerpt de hogere voorziening. Er wordt in deze zaak nog benadrukt dat beslissingen waar het UPC en het EOB verschillende uitspraken doen over de vervallenverklaring van een Europees octrooi, niet onverenigbaar zijn, want als de een het octrooi handhaaft en de ander het herroept, heeft de laatstgenoemde beslissing voorrang.

25. The principle of avoiding irreconcilable decisions does not require that the UPC always stay revocation proceedings pending opposition proceedings. Firstly, decisions in which the UPC and EPO issue different rulings on the revocation of a European patent are not irreconcilable. Where one body upholds the patent and the other revokes it, the latter decision will prevail. Secondly, the interests of harmonising decisions on the validity of a European patent can be promoted by ensuring that the body that decides last can take the decision of the body that decides first into account in its decision. That means that the interests of harmonisation in general do not require a stay by the UPC where it can be expected that the UPC will issue its decision first.

26. Pursuant to Article 33(10) UPCA and Rule 295(a) RoP, an exception to the principle that the Court will not stay revocation proceedings pending opposition proceedings applies when a rapid decision may be expected from the EPO. The terms “rapid” and “rapidly” in these provisions must be interpreted in the light of the principles set out above and the relevant circumstances of the case, such as the stage of the opposition proceedings and the stage of the revocation proceedings. The term “may” in Article 33(10) UPCA and Rule 295(a) RoP means that the Court has a discretionary power to stay the proceedings when a rapid decision may be expected from the EPO. Whether or not a stay is granted depends on the balance of the interests of the parties.

27. The mere fact that the EPO has granted a request to accelerate the opposition proceedings is not sufficient to stay revocation proceedings before the UPC. Rule 298 RoP provides that the Court may stay its proceedings “in accordance with Rule 295(a) RoP” pending accelerated opposition proceedings. Therefore, in that situation the same criterion applies, namely the requirement of Rule 295(a) RoP that the decision in the opposition proceedings may be expected to be given rapidly. Obviously, acceleration is relevant to the assessment, since the pace of the proceedings determines when the decision of the EPO can be expected. Acceleration as such is however not sufficient for establishing the expectation of a rapid decision within the meaning of Rule 295(a) RoP.