Bewijsstramien uitputting en afscherming nationale markten door Converse

Hof 's-Hertogenbosch 24 juni 2014, IEF15273; ECLI:NL:GHSHE:2014:1881 (Converse tegen Aspo c.s.) en 22 september 2015; IEF15273; ECLI:NL:GHSHE:2015:3657 (verdere beoordeling)
Merkenrecht. Parallelimport. De schoen Converse All star wordt door Aspo met toestemming binnen de EER op de markt gebracht. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van namaak. In hoger beroep wordt merkinbreuk bepleit. Op Aspo berust de bewijslast dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen. Indien Aspo kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel het distributiestelsel zodanig is ingericht dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Aspo het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden niet te leveren. Het Hof verklaart Converse niet ontvankelijk en laat Aspo toe het bewijs te leveren volgens het in 9.7.1 weergegeven bewijsstramien.

9.4.2. Het gaat in dit geschil om sport- of vrijetijdsschoenen, type basketbalschoen, van het merk en type Converse All Star. Converse brengt deze op de markt en is merkrechthebbende, althans merkrechthebbende geweest. Het geschil heeft betrekking ofwel op authentieke, ofwel op identieke, ofwel op nagenoeg identieke schoenen welke zonder toestemming van Converse op de markt zouden zijn gebracht. Converse heeft onder Aspo een groot aantal volgens Converse inbreukmakende schoenen in beslag genomen. Aspo heeft schoenen van dit type ingekocht bij Dieseel.

9.4.3. In eerste aanleg stelde Converse, en betwistten Aspo en Dieseel, dat het bij de onder Aspo in beslag genomen schoenen, welke leken op Converse schoenen, ging om namaak (counterfeit) schoenen. Converse baseerde haar vorderingen in eerste aanleg - expliciet - uitsluitend op de stelling dat het ging om namaak.

9.4.4. Aspo stelde dat van namaak geen sprake was, en stelde voorts die schoenen van Dieseel te hebben betrokken, en dat het daarbij ging om legale parallelimport van schoenen welke eerder met toestemming van Converse binnen de EER op de markt waren gebracht. Dieseel ondersteunde die stelling van Aspo.

9.4.7. De rechtbank was van oordeel dat de namaak onvoldoende was komen vast te staan en dat daartoe ook onvoldoende was gesteld, reden waarom de vordering van Converse werd afgewezen. Kesbo werd niet ontvankelijk verklaard en aan een door Aspo ingestelde reconventionele vordering kwam de rechtbank niet toe.

9.4.8. Converse is in hoger beroep een andere koers gaan varen. Thans beroept zij zich op het feit dat - of er nu sprake is van namaak of niet - vast staat dat de schoenen identiek of nagenoeg identiek zijn aan de authentieke Converse All Star-schoenen, dat er sprake is van merkinbreuk, nu eveneens vast staat dat Aspo van Converse geen toestemming als bedoeld in art. 2:20 BVIE heeft verkregen voor dit merkgebruik. Converse stelt dat het verwijt van namaak door haar nog steeds wordt gehandhaafd, doch thans louter ter ontzenuwing van het uitputtingsverweer van Aspo/Dieseel. Het namaakverwijt is in hoger beroep door haar niet ingetrokken, doch (uitdrukkelijk) niet - beter gezegd: niet meer - als "rechtscheppend feit" naar voren gebracht.Deze koerswijziging is door het hof in r.o. 6.17.3 van het tussenarrest van 22 oktober 2013 toelaatbaar geacht.

9.5.4. Het hof begrijpt het standpunt van Converse verder aldus: De schoenen die door Aspo op de markt zijn gebracht zijn identiek of nagenoeg identiek aan de schoenen van Converse en zijn voorzien van het merk van Converse. Converse of een licentieneemster van Converse hebben daartoe geen specifieke toestemming verleend aan Aspo. Door Aspo wordt dus zonder toestemming (als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE) van Converse gebruik gemaakt van het merk van Converse voor identieke waren. Daarmee staat vast dat er sprake is van merkinbreuk, zelfs als er van namaak geen sprake zou zijn (hetgeen overigens volgens Converse wel het geval is). Dit is slechts anders als er sprake is van legale parallelimport van "authentieke" schoenen vanuit een ander land binnen de EER waar die schoenen reeds met toestemming van Converse in het verkeer zijn gebracht (in de zin van art. 2:23 lid 3 BVIE), maar dat moet Aspo dan bewijzen. Zou Aspo - op het eerste gezicht - in dat bewijs slagen, dan kan in het kader van tegenbewijs (op te vatten als "ontzenuwing van het door Aspo bijgebrachte bewijs") Converse bewijzen dat er sprake is van namaak, zodat er van legale parallelimport vanuit een ander land binnen de EER geen sprake kan zijn. En het hof begrijpt het standpunt van Converse bovendien aldus dat als Converse dat bewijst, het bewijs niet enkel strekt ter ontzenuwing van het door Aspo bijgebrachte bewijs aangaande de parallelimport, maar uit de aard der zaak tevens rechtstreeks strekt tot bewijs van merkinbreuk.

9.5.22. In het kader van het op art. 2:23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Aspo dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust dus op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd, dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Aspo het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in art. 2:23 lid 3 BVIE – in elk geval vooralsnog - niet te leveren.

Bewijs
9.7.1. Gelet op het vorenoverwogene dient het bewijsstramien als volgt te lopen:
A. Aspo dient te bewijzen dat, indien Aspo zou worden belast met het bewijs dat alle voorwaarden voor uitputting van het merkrecht zijn vervuld, er bij het door Converse in stand gehouden distributiestelsel een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat dit distributiestelsel zoals dit door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit voortvloeit dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd; Converse kan trachten tegenbewijs bij te brengen (in de vorm van ontzenuwing of tegendeelbewijs).
A1: Aspo slaagt ondanks tegenbewijs van Converse in het bewijs. Zie verder onder B.
A2: Aspo slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Converse, niet in het bewijs. Zie verder onder C.
B. Converse wordt in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.
B1: Converse slaagt ondanks tegenbewijs van Aspo op dit onderdeel in dit bewijs. Zie verder C.
B2: Converse slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Aspo, niet in het bewijs. Zie verder E.
C. Aspo dient te bewijzen dat de in beslag genomen goederen door Converse of met haar toestemming, onder het merk van Converse, in de EG of de EER in het verkeer waren gebracht; Converse kan eventueel tegenbewijs bij brengen.
C1: Aspo slaagt ondanks tegenbewijs van Converse in het bewijs. Zie verder E.
C2: Aspo slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Converse, niet in het bewijs. Zie verder D.
9.7.2.
D: Er is geen sprake van marktafscherming en er is geen sprake van legale parallelimport vanuit de EER; er is dus merkinbreuk (nu er ook geen specifieke daarop gerichte toestemming van Converse was verkregen; zie hiervoor).
9.7.3.
E: Er is ofwel sprake van marktafscherming (terwijl Converse niet heeft aangetoond dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht) zodat Aspo zich in het voetspoor van het arrest Van Doren/Lifestyle op uitputting van het merkrecht op de voet van het bepaalde in art. 2:23 lid 3 BVIE mag beroepen, ofwel er is sprake van aangetoonde parallelimport (vanuit een land binnen de EER) in welk geval art. 23 lid 3 BVIE eveneens van toepassing; in beide gevallen kan een ontbrekende specifieke toestemming van Converse aan Aspo niet worden tegengeworpen.
9.7.4.
Wat de uitkomst sub E betreft: theoretisch is denkbaar dat in een situatie waarin afscherming van markten is komen vast te staan en/of parallelimport vanuit de EER , alsnog de inbreuk als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef en sub a) BVIE wordt aangetoond doordat de rechthebbende namaak aantoont. In de onderhavige concrete situatie kan daaraan echter niet worden toegekomen. Immers, indien Converse in enig eerder stadium namaak zou aantonen, dan strandt het verweer van Aspo reeds in dat stadium.
9.7.5.
Het hof zal dus eerst Aspo belasten met het onder A. omschreven bewijs.