Currently unable to operate in the Benelux
Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 september 2009, KG ZA 09-1032, TNT N.V. & Logispring Investment Fund N.V. c.s. tegen Logispring Executives B.V. c.s.
Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Geschil over het gebruik van het merk Logispring (investeringsmaatschappij) door partijen. Gedaagde slaagt er niet in aan te tonen dat de merkrechten van eiser wegens non-usus vervallen zouden zijn en dat van eigen merkgebruik inde Benelux geen sprake zou zijn. Inbreuk aangenomen. Matiging wegens onduidelijke proceskostenspecificatie.
Non non-usus: 4.10. (…) Voorshands heeft TNT voldoende aannemelijk gemaakt dat TNT Holdings haar toestemming voor het gebruik van de merkrechten aan Investment Fund heeft gegeven. Dit vloeit immers voort, zoals TNT ter zitting heeft uiteengezet, uit de bedoeling die TNT N.V. medio 2000/2001 had met het opzetten van haar venture capital fonds, waartoe zij zelf Investment Fund heeft opgericht en waarin zij – via LogiSpring Holding – een meerderheidsbelang heeft. TNT heeft voorts onweersproken gesteld dat TNT N.V. de naam voor het fonds zelf, d.w.z. vóór de betrokkenheid van [X] c.s. bij het fonds, heeft bedacht en dat zij die naam als woord- en beeldmerk heeft gedeponeerd met één primair doel, zijnde het gebruik van de merken door Investment Fund. Dat die registratie heeft plaatsgevonden op naam van een aparte holding waarin de intellectuele eigendomsrechten zijn ondergebracht, is daarbij bepaald niet als ongebruikelijk te duiden. Het feit dat tussen TNT Holdings enerzijds en Investment Fund en LogiSpring Holding anderzijds nadien alsnog een licentieovereenkomst op schrift is gesteld (vgl. r.o. 2.11.), is een verdere bevestiging van de medio 2000/2001 reeds verleende expliciete toestemming.
Afwijkend gebruik: 4.11. [X] c.s. heeft ten aanzien van het beeldmerk nog gesteld dat ‘powered by TPG’ daarin als het onderscheidende en dominerende bestanddeel moet worden aangemerkt, welk bestanddeel ontbrak in het logo zoals dat door Investment Fund werd gebruikt, daarmee kennelijk betogend dat het gebruik van bedoeld logo geen instandhoudend gebruik van het beeldmerk heeft opgeleverd. Die stelling wordt als ongegrond verworpen, reeds omdat onder normaal gebruik ook moet worden verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat – zoals hier – het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Bovendien wordt dit element voorshands bepaald niet dominant geacht.
Merkgebruik in de Benelux: 4.14. Wel heeft [X] c.s. betwist dat van merkgebruik in de Benelux sprake is. In dat verband heeft zij betoogd dat de website www.logispring.com zich niet mede op Nederland of de Benelux richt. Dat verweer wordt verworpen. Niet in geschil is dat de website tot een week voor de mondelinge behandeling een andere inhoud kende dan die ten tijde van de mondelinge behandeling (…) en dat bezoekers zich op de website aanvankelijk konden aanmelden voor een ‘update letter’ (een nieuwsbrief), waarbij zij bij het invullen van de contactgegevens bij ‘country’ een land konden selecteren uit een lijst met daarop onder meer Nederland, België en Luxemburg . Ook niet in geschil is dat op de website onder meer werd vermeld dat LogiSpring ‘a global private equity firm’ is ‘currently most active in USA en Europe’ (vgl. r.o. 2.13.). Ook staat vast dat op de website melding werd gemaakt van participaties van Investment Fund in Belgische en Nederlandse portfolio vennootschappen zoals Kiala en Covast. Ter zitting is namens TNT voorts, onder overlegging van print screens van de website op 4 september 2009, onvoldoende gemotiveerd weersproken gesteld dat informatie over deze beide portfolio vennootschappen nog steeds op de site kan worden geraadpleegd. Uit deze omstandigheden leidt de voorzieningenrechter voorshands af dat de website www.logispring.com mede gericht was op het Benelux-gebied. Het feit dat [X] c.s. kort voor de mondelinge behandeling een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd en op de homepage een disclaimer heeft aangebracht met de tekst ‘This site is not intended for the use of vistors from Belgium, The Netherlands or Luxembourg. LogiSpring does not operate in the BeNeLux countries’ doet niet af aan de vaststelling dat het Beneluxgebied binnen het bereik van de ondernemingsactiviteiten viel. Gelet hierop bestaat er, ook na wijziging van de website, minst genomen voldoende dreiging dat [X] c.s. zich in de nabije toekomst via de website opnieuw in het Benelux gebied zal begeven. Een aanwijzing daarvoor kan worden gevonden in een andere gewijzigde tekst op de website na aanpassing, namelijk die onder het kopje ‘approach’ waar wordt vermeld: ‘please note that we are currently unable to operate in the Benelux (onderstreping toegevoegd, Vzr – zie productie 5B en 11B [X] c.s.).
4.15. Naast het gebruik van de tekens via de website zoals hiervoor beschreven, heeft dat gebruik overigens ook plaats gehad door het versturen van de digitale nieuwsbrief ‘LogiSpring Strobe’ aan abonnees in de Benelux. (…)
Geen belang: 4.18. [X] c.s. heeft verder nog betoogd dat het van ‘essentieel belang’ is dat Sàrl en Management Services gedurende de liquidatie van LogiSpring Fonds II het gebruik van de gewraakte tekens kunnen voortzetten, doch die stelling heeft [X] c.s. in het geheel niet onderbouwd, terwijl ook anderszins niet wel begrijpelijk is dat de afwikkeling van deze Cayman Islands vennootschap de noodzaak zou inhouden tot gebruik van deze tekens in de Benelux.
Inbreuk: 4.19. De voorlopige slotsom is dat [X] c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van TNT Holdings zodat de verbodsvordering, voor zover gegrond op de merkrechten, zal worden toegewezen als in het dictum te melden. Nu [X] c.s. niet hebben betwist dat het geregistreerd houden van de domeinnaam logispring.com gebruik oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (vgl. r.o. 4.13. hiervoor), zal de gevorderde overdracht van de domeinnaam eveneens worden toegewezen. (…)
Proceskosten: 4.26. (…) De voorzieningenrechter deelt de bezwaren die [X] c.s. heeft tegen de door TNT in het geding gebrachte specificatie. In de facturen zijn de gefactureerde bedragen zwart gemaakt en daarvoor in de plaats zijn telkens met de hand geschreven (kennelijk) andere bedragen vermeld. Ook in de ‘time summary’ waarin een overzicht wordt gegeven van de totaal bestede tijd, het uurtarief en het honorarium is een deel zwart gemaakt. Nu de voorzieningenrechter aldus niet in staat is gesteld genoegzaam de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte kosten te beoordelen, maar anderzijds voldoende aannemelijk is gemaakt dat de kosten van deze procedure afwijken van die welke de indicatietarieven in IE-zaken indiceren, zal aansluiting worden gezocht bij het door [X] c.s. opgegeven en gespecificeerde bedrag, zijnde € 38.546,04. [X] c.s. heeft niet voldoende kenbaar gesteld dat een proceskostenveroordeling ter hoogte van dit bedrag niet redelijk en evenredig zou zijn.
Lees het vonnis hier.
