De halve zool en de rode schoentjes
T. Westenbroek, ‘De halve zool en de rode schoentjes', IE-Forum nr. IEF 11870.
Een bijdrage van Tomas Westenbroek, auteur van 'Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?'.
Door inburgering een merkenrechtelijk kleurmonopolie op een ‘roodgelakte schoenzool voor zover deze contrasteert met de kleur van de bovenzijde van de schoen’.
In de zaak Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent c.s. is het Court of Appeals te New York er op 5 september 2012 wonderwel in geslaagd om met een pragmatisch arrest de beide partijen tevreden te stellen. Louboutin heeft een merkrecht op een rode zool en YSL mag zijn monochrome schoen in rood, zoals deze sinds de jaren zeventig op de markt wordt gebracht, blijven verkopen. Zo keerden alle advocaten tevreden huiswaarts. Liepen alle sprookjes maar zo gelukkig af. Deze belangwekkende zaak raakt aan de kern van alle IE-recht. In hoeverre geeft de Amerikaanse rechter ons antwoorden op existentiële vragen betreffende intellectuele eigendomsbescherming?
(...dit artikel is ingekort, lees het gehele artikel...)
Een jaar later, nadat Louboutin aan de bewijsopdracht qua inburgering heeft voldaan, is het de beurt aan het Court of Appeals om de zaak te beslechten. Het begint met te definiëren wat het doel van het merkenrecht eigenlijk is:“(…) to secure the public’s interest in protection against deceit as to the sources of its purchases, [and] the businessman’s right to enjoy business earned through investment in the good will and reputation attached to the trade name”. Geen ruimte in deze definitie voor bredere maatschappelijke en/of concurrentiebelangen. En dat verklaart ook de uiteindelijke uitspraak. Want het feit dat YSL uiteindelijk zijn geheel rode schoen op de markt mag blijven brengen, heeft vooral te maken met het gewicht van de beide partijen en het verlangen naar een pragmatische oplossing. Zo zoekt en vindt het Court of Appeals dat inburgering niet is bewezen voor rode schoenen met rode zolen, maar alleen voor schoenen waarbij de zool en de bovenkant in kleur contrasteren. Door deze beperking in de beschermingsomvang van het Louboutin merk kunnen beide partijen weer opgelucht adem halen. En zij leefden nog lang en gelukkig.
De inbreukvraag hoeft niet te worden beantwoord en daardoor blijft ook het aspect van de esthetische functionaliteit onbesproken. En dat is jammer. Ten slotte is het nogal wat om iemand een levenslang alleenrecht te geven op een rode, blauwe of gele schoenzool. Vandaar dat de inburgeringstoets een zware is. Inburgering moet worden vastgesteld op het moment van toetsing door de bevoegde merkenautoriteiten. In een later stadium kan, alleen op verzoek van een belanghebbende, maar in feite is iedere wereldburger dat, een vordering tot nietigheid van het merk worden ingesteld. Zolang het merk niet alsnog vastloopt op vormuitsluitingsgronden en normaal gebruik wordt aangetoond door de merkhouder, kan hem vrijwel nooit een hak worden gezet. Uitburgering (verwatering) zou wel een probleem kunnen vormen. Wanneer de merkhouder onvoldoende is opgekomen tegen inbreuk makende partijen kan het merkrecht zomaar in rook opgegaan. In sommige landen is het verplicht om periodiek het normale gebruik van het merk aan te tonen. Dit zou natuurlijk ook kunnen gelden voor inburgering. Een dergelijke benadering sluit naadloos aan bij de idee van ‘het merkenrecht als privilege en niet als eigendomsrecht’.
Tomas Westenbroek
