De opschortende voorwaarde in de notariële akte: merkoverdracht

Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, zaaknr. 410156 / HA ZA 12-27 (Prominent Import tegen X en Velderhof Fauteuils B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Jurian van Groenendaal, boekx.

Merkenrecht. Handeling door merkengemachtigde. Notariële akte. Prominent c.s. richt zich op de verkoop van meubels in het hogere segment voor publiek dat bijzondere eisen stelt aan eigenschappen als zitcomfort en ergonomie zoals mensen met medische problemen en beperkingen. Zij heeft de formulie 'Velderhof' bedacht, als domeinnaam geregistreerd en als Beneluxwoordmerk VELDERHOF ingeschreven in 2003. Na oprichting van Velderhof B.V. en nauwe samenwerking met Prominent heeft er overdracht van het woordmerk plaatsgevonden, waarna - in 2011 - faillissement is uitgesproken. Met Velderhof Fauteuils B.V. i.o. heeft de curator een overeenkomst gesloten.

Prominent stelt dat er onrechtmatig jegens haar is gehandeld omdat X in 2009 het merk heimelijk op zijn eigen naam heeft laten zetten door zich bij de vaste merkengemachtigde van Prominent c.s. voor te doen als bevoegde vertegenwoordiger van Prominent Import. In de notariële akte staat dat Velderhof aan Prominent Comfort bij voorbaat heeft geleverd de “rechten op de naam Velderhof” onder de opschortende voorwaarde dat Velderhof in de toekomst failliet mocht worden verklaard en dat Prominent Comfort genoemde levering heeft aanvaard. Tegen een notariële akte, die dwingend bewijs oplevert van de juistheid is ex 151 lid 2 Rv tegenbewijs open.

Of [merkgemachtige Y] een werknemer was van Prominent c.s. dan wel een externe consultant die wel eens werkzaamheden verrichtte voor Prominent c.s. kan in het midden blijven. Uit het feit dat Prominent c.s. op de hoogte was van de overdracht van het merk kan niet worden afgeleid dat Prominent c.s. daarmee heeft afgezien van de afspraak in de notariële akte dat het merk na de aandelenoverdracht zou toebehoren aan Velderhof, noch van de overdracht van het merk onder opschortende voorwaarde aan Prominent Comfort.

De gevorderde overdracht van het merk aan Prominent Comfort is niet bestreden en mitsdien toewijsbaar. Ook de gevorderde verklaring voor recht dat [X] c.s. ieder voor zich onrechtmatig heeft gehandeld door het merk na het faillissement van Velderhof te gebruiken en dat [X] c.s. gehouden is de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, is toewijsbaar. De rechtbank laat [X] c.s. toe te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk niet juist weergeeft.

4.8. Nu [X] c.s. voldoende concreet feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan hij de juistheid van de notariële akte betwist, en Prominent c.s. op haar beurt de door [X] c.s. gestelde feiten betwist, zal [X] c.s. overeenkomstig zijn aanbod, zoals in het dictum verwoord, worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft.

4.16. Of [Y] een werknemer was van Prominent c.s. zoals Prominent c.s. stelt, dan wel een externe consultant die wel eens werkzaamheden verrichtte voor Prominent c.s. zoals [X] c.s. stelt, kan in het midden blijven. Tussen partijen is niet in geschil dat [Y] het merk heeft gedeponeerd in het kader van de werkzaamheden die hij heeft verricht voor Prominent c.s.
rond het bedenken en opzetten van de ‘Velderhof’ formule.

4.18. Uit het enkele feit dat Prominent c.s. op de hoogte was van de overdracht van het merk door [Y] aan [X] kan niet worden afgeleid dat Prominent c.s. daarmee heeft afgezien van de afspraak in de notariële akte dat het merk na de aandelenoverdracht zou toebehoren aan Velderhof, noch van de overdracht van het merk onder opschortende voorwaarde aan Prominent Comfort. Dat Prominent c.s. vóór het sluiten van de notariële akte geen eigenaar was van het merk, zoals [X] c.s. heeft aangevoerd, doet aan de gemaakte afspraken in die akte niet af. Dat [X] in persoon geen partij is bij die notariële akte, betekent nog niet dat hij de in die akte gemaakte afspraken naast zich neer kan leggen, temeer nu hij deze afspraken zelf via [X] Holding als aandeelhouder en bestuurder van Velderhof heeft gemaakt. Uit het feit dat de curator in de overeenkomst (hiervoor vermeld in 2.12) slechts de goodwill en voorraad van het failliete Velderhof aan Velderhof Fauteuils heeft verkocht en niet tevens het merk, kan, anders dan [X] c.s. stelt, niet worden afgeleid dat het merk niet toekomt aan Velderhof maar aan [X]. Dat [X] op grond van andere feiten of omstandigheden wel aanspraak kan maken op de eigendom van het merk, is door [X] c.s. niet gesteld.

4.19. Bij deze stand van zaken heeft [X] c.s. niet betwist dat [X] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent Comfort door het merk op zijn eigen naam te laten zetten en te houden en het merk thans niet terug te leveren aan Prominent Comfort. Ook heeft [X] c.s. niet betwist dat [X] dan wel Velderhof Fauteuils het merk gebruiken en dat gebruik dat heeft plaatsgevonden na de datum van faillissement van Velderhof bij deze stand van zaken onrechtmatig is jegens Prominent Comfort.

4.20. Dat [X] hiermee ook onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent Import is door Prominent c.s. onvoldoende gemotiveerd gesteld zodat die stelling faalt.