De opt-out conform artikel 83 (3) UPCA

UPC CoA 4 juni 2024, IEF 22139; UPC_CoA_79/2024 (Neo tegen Toyota). Op grond van artikel 83 lid 3 UPCA kan een octrooihouder of -aanvrager afzien van de uitsluitende bevoegdheid van het UPC voor een Europees octrooi dat voor het einde van de overgangsperiode is verleend of aangevraagd, tenzij er al een vordering is ingesteld bij het UPC. De octrooihouder of -aanvrager dient dan een verzoek tot ‘opt-out’ in. De kern van het geschil in casu is of de houder van een of meer, maar niet alle, nationale delen van een octrooi(aanvraag) op grond van dit artikel rechtsgeldig een verzoek tot ‘opt-out’ kan indienen voor alle nationale delen van een dergelijk octrooi(aanvraag), dus met inbegrip van de nationale delen waarop hij geen recht heeft.

In deze zaak waren alle nationale delen van het Europese octrooi van Neo USA, behalve het Duitse deel, dat was van Neo (appellant in deze zaak). Neo USA vroeg een opt-out aan voor alle nationale delen van het Europese octrooi, dus ook voor het Duitse deel. Toyota, verweerder in deze zaak, vorderde herroeping van het Duitse deel van het octrooi, en deed dit voor het UPC. Volgens Neo was het UPC niet bevoegd, vanwege de opt-out. Het Gerecht in Eerste Aanleg van het UPC heeft geoordeeld dat de opt-out van Neo USA ongeldig is, want niet alle eigenaren van de nationale delen van het octrooi hebben de opt-out aanvraag ingediend (Rule 5.1 (a) RoP). Het Hof van Beroep van het UPC is het eens met het Gerecht in Eerste Aanleg van het UPC. Artikel 83 lid 3 UPCA moet zo worden geïnterpreteerd dat een geldige opt-out-aanvraag vereist dat deze wordt ingediend door of namens alle houders van alle nationale delen van een Europees octrooi.

50. To conclude, in view of its meaning and purpose, Art. 83(3) UPCA must be interpreted such that a valid opt out application requires that it is lodged by or on behalf of all proprietors of all national parts of a European patent. Rule 5.1(a) RoP is in conformity therewith. It is undisputed that Neo USA did not lodge the opt out application also on behalf of Neo. The opt out declared by Neo USA is therefore invalid.