Grieven grotendeels afgewezen, merkinbreuk op Abbott c.s. o.g.v. art. 9 lid 4 GMVo

Hof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2019, IEF 18193 (HTG c.s. tegen Abbott C.S.) Merkenrecht. Procesrecht. Zie eerder [IEF 17132] .Verhandeling door HTG c.s. van herverpakte Freestyle Lite test strips in de Verenigde Staten van Amerika. Op grond van artikel 9 lid 4 GMVo kan een merkhouder zich verzetten tegen de binnenkomst in de Unie van oorspronkelijke merkgoederen die zijn geplaatst onder de regelingen extern douanevervoer of douane-entrepot (de zogenoemde T1 status). Aan de hand hiervan inbreuk op Uniemerken Abbott c.s. Vernietiging vonnis eerste aanleg wat betreft de wijze waarop inzage dient te worden verstrekt. Er mocht niet direct inzage worden genomen in alle informatie in het bewijsbeslag, omdat vaststond dat het bewijsbeslag veel bescheiden bevatte die buiten de reikwijdte van het beslagverlof vielen en bij inzage waarvan Abbott c.s. geen rechtmatig belang had. Hoogte opgelegde dwangsomveroordeling verlaagd. Incidenteel appel Abbott c.s. tot veroordeling HTG c.s. tot verstrekking van elektronische kopieën van niet of niet leesbaar verstrekte kopieën van documenten uit de opgave afgewezen. HTG veroordeeld in hogere proceskosten in eerste aanleg.

4.17 Vaststaat dat de betrokken Freestyle Lite test strips zonder toestemming van Abbott c.s. de merken van Abbott c.s. dragen. Door HTG c.s. is niet, althans niet onderbouwd bestreden dat de strips zijn herverpakt. Onduidelijk is wie de strips hebben herverpakt. Mede daarop is de exhibitievordering gericht. De klacht in grief 5 dat de voorzieningentechter zou hebben gesuggereerd dat HTG c.s, zelf de test strips hebben herverpakt, mist feitelijke grondslag.

4.18 Eveneens staat als onvoldoende onderbouwd betwist vast dat de betrokken Abbott Freestyle Lite test strips vanuit China aan HTG c.s. in Nederland zijn geleverd en dat deze strips door HTC c.s. zijn doorgeleverd aan H&H in de Verenigde staten. Verder is doot Abbott c.s. genoegzaam aangetoond clat de verhandeling van de herverpakte Freestyle Lite test strips in de Verenigde Staten van Amerika op grond van daar geldende regels van de "U.S. Food and Drug Administration" en het merkenrecht niet is toegestaan (zie email Geoffrey Potter van 27 juli 2017), zodat HTG c.s. geen beroep toekomt op de uitzondering in artikel 9 lid 4, tweede paragraaf UMVo.

4.19 Voor zover het zon gaan om strips die voor l6 maart 2016 door HTG c.s. aan H&H zijn verkocht en geleverd, overweegt het hof dat HTG c.s. op geen enkele lvijze hebben onderbouwd dat de strips onder Tl douane status zouden zijn verhandeld.

4.26 Dat Abbott c.s. een rechtmatig belang hebben bij inzage enlof afgifte van genoemde bescheiden met betrekking tot, kort gezegd, Amerikaans verpakte Abbott Free Style test strips enlof Amerikaans om te pakken Abbott Freestyle test strips is door HTG c.s. op zichzelf niet, althans onvoldoende onderbouwd, bestreden. Door HTG c.s. is niet, althans niet gemotiveerd, betwist dat Abbott c.s. de gevorderde informatie niet op een andere manier had kunnen verkiigen. Door HTG c.s. is evenmin voldoende onderbouwd betwist dat de bescheiden waarvan Abbott c,s. inzage hebben gevorderd voldoende bepaald ziin. Tussen partijen staat namelijk genoegzaam vast dat het gaat om de bescheiden die een licht kunnen werpen op, kort gezegd, de verhandeling van zonder toestemming van Abbott c,s. verpakte Freestyle test strips in Amerikaanse verpakkingen en/of internationale en/of Europese verpakkingen waarvoor concrete aanwijzingen bestaan dat de betrokken test strips bestemd zijn voor herverpakking en export naar de Verenigde Staten van Amerika.

4.27 Onduidelijk is echter of en hoe de deurwaarder bij het leggen vsn het bewijsbeslag de bescheiden heeft geselecteerd. Het proces-verbaal van beslaglegging van 3 augustus 2017 zegt daar niets over. De advocaten van Abbott c.s. hebben de advocaten van HTG c.s. na de beslaglegging desgevraagd geïnformeerd dat de deurrvaarder de stukken heeft geselecteerd aan de hand van de zoektennen Abot, Abott, Abbott en/of Freestyle, Het hof is met HTG c.s. van oordeel dat de door de deurrvaarder toegepaste zoekternren onvoldoende rvaarborgen dat alleen de onder 4.26 bedoelde bescheiden zijn geselecteerd. Vaststaat dat Abbott c.s. alleen bij die bescheiden een rechtmatig belang hebben. Dit heeft tot gevolg dat de prirnaire vordering van Abbott c.s., waarbijzij inzage hebben gekregen in alle met de zoektermen Abot, Abott, Abbott en/of Freestyle geselecteerde documenten, alsnog dient te worden afgewezen. In zoverre slaagt de grief.

4.34 Het hof stelt voorop dat de dwangsomveroordeling een zijdelings executiemiddel is dat de schuldenaar moet prikkelen om de hoofdveroordeling tijdig en volledig na te komen. Het dwangsombedrag moet hoog genoeg zijn om een preventieve werking te hebben, maar moet nu ook weer niet zo hoog kunnen oplopen dat ieder verband tussen het pressiemiddel en de norm verloren dreig te gaan. Het hof ziet in hetgeen door HTG c.s. is aangevoerd aanleiding om de dlvattgsomveroordeling alsnog te matigen tot een bedrag van € 10.000,- per dag en een maximum van € 250.000,-.