17 dec 2024
Handel in flessen namaakwodka is inbreukmakend op merkrechten
Rb. Den Haag 17 december 2024, IEF 22444; ECLI:NL:RBDHA:2024:21280 (Polmos tegen Pilot en gedaagde). Polmos is rechthebbende op een woord- en beeldmerk dat zij als sticker aanbrengt op flessen Belvedere-wodka. Daarnaast is zij auteursrechthebbende van het logo dat onderdeel uitmaakt van het beeldmerk. Pilot was betrokken bij de handel in en was eigenaar van een aantal zendingen flessen namaak-Belvedere-wodka. Deze zendingen zijn in Nederland aangetroffen, deels bij gedaagde en deels bij de douane. Op deze zendingen heeft Polmos conservatoir beslag laten leggen. Daarom vordert Polmos een verbod op de afgifte van de merkinbreukmakende flessen en schadevergoeding op grond van haar merkregistraties, auteursrechten, of onrechtmatige daad.
Pilot stelt dat de in beslag genomen zendingen niet door haar in de EU zijn ingevoerd, dat zij de producten alleen heeft doorgevoerd en dat de huidige eigenaar van de goederen deze heeft ingevoerd in de EU. Daarom stelt zij dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Polmos. Alle zendingen die onder beslag zijn genomen, met uitzondering van één, heeft Pilot verkocht en longa manu geleverd aan Trador, een in Luxemburg gevestigde onderneming. De rechtbank acht het echter niet voldoende bewezen dat Pilot op het moment van de invoering in de EU het eigendom al had overgedragen aan Trador. Daarnaast heeft Pilot, doordat de flessen zich in Nederland bevonden toen zij in voorraad werden gehouden voor Pilot en vervolgens werden geleverd aan Trador, al inbreuk gemaakt op de merkrechten van Polmos.
Polmos stelt dat artikel 9, lid 4, UMVo ook bij de doorvoer van nagemaakte goederen met T1-status recht geeft op een verbod en schadevergoeding, ongeacht de douanestatus. Dit baseert zij op de overwegingen in de considerans van de UMVo en op de vermeende ratio van de bepaling. De rechtbank oordeelt dat artikel 9, lid 4, UMVo slechts recht geeft op het verhinderen van het binnenbrengen van namaakgoederen in de EU en niet op aanvullende vorderingen, zoals schadevergoeding. Hierdoor zijn de vorderingen die op dit artikel zijn gebaseerd alleen toewijsbaar voor zover deze betrekking hebben op de flessen die aan Trador zijn verkocht. Dit betekent dat Polmos geen verbod of schadevergoeding kan vorderen voor de tegengehouden ladingen namaak-Belvedere-producten onder T1-status.
Polmos vordert naast inbreuk op haar merkenrecht ook inbreuk op haar auteursrecht. De rechter oordeelt echter dat Polmos hier geen belang bij heeft, aangezien de bescherming van het auteursrecht niet verder reikt dan het merkrecht waarop al inbreuk is vastgesteld. Daarnaast stelt Polmos dat het verhandelen van de namaak-Belvedere-wodka een zelfstandige onrechtmatige daad oplevert. De rechtbank verwerpt dit eveneens wegens gebrek aan belang; het is onrechtmatig vanwege de merkinbreuk en wordt daarmee volledig afgedekt door het merkenrecht. Hierdoor is alleen de inbreuk op de merkrechten vastgesteld, en wordt Pilot verplicht een schadevergoeding te betalen en elke inbreuk in Nederland op de Belvedere-merken te staken en gestaakt te houden.
6.8. Uit de in r.o. 3.19 tot en met 3.24 beschreven gang van zaken blijkt dat op het moment dat Pilot de flessen leverde aan Trador, de flessen de douanestatus T2 hadden. Weliswaar staat op de proforma invoice van Pilot aan Trador d.d. 29 april 2022 nog dat het om T1 goederen gaat, dat is echter niet het moment dat de flessen zijn geleverd. Uit de pro forma factuur blijkt immers geen enkele leveringshandeling nu als gevolg van die pro forma factuur [gedaagde, sub 2] niet is gaan houden voor Trador in plaats van voor Pilot. Naar het oordeel van de rechtbank vindt levering plaats op het moment dat [gedaagde, sub 2] de release notice afgeeft. Een dergelijke release notice houdt immers de in artikel 3:115 sub c BW voor eigendomsoverdracht longa manu vereiste verklaring van de derde in.
6.9. Blijkens de Release Notices van [gedaagde, sub 2] zijn de flessen op 20 mei 2022 om 15:49 uur in eigendom overgegaan van OCC naar Pilot, nadat de douanestatus op verzoek van OCC is gewijzigd van T1 naar T2. Een minuut later is de eigendom van de flessen (met T2 status) overgegaan naar Trador. Voor zover Pilot heeft willen betogen dat zij al eerder het eigendom had overgedragen (dus voordat aan de flessen de T2 status is gegeven) heeft zij dat onvoldoende onderbouwd.
6.10. Dit betekent dat Pilot als bedoeld in artikel 9 lid 2 jo. lid 3 UMVo (artikel 2.20 lid 2 jo. lid 3 BVIE) inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Polmos. Omdat de flessen zich in Nederland bevonden toen ze voor Pilot in voorraad werden gehouden en aan Trador werden geleverd, heeft deze inbreuk in Nederland plaatsgevonden. Dat Pilot in Polen is gevestigd en Trador in Luxemburg, is in dat verband niet relevant.