Hof ’s-Hertogenbosch: tweede licentieovereenkomst verhindert nakoming eerste licentieovereenkomst niet

Hof 's-Hertogenbosch 1 december 2025, IEF 23758; ECLI:NL:GHSHE:2025:3430 (Isowrap tegen IFS). Isowrap sluit op 12 februari 2025 met IFS een licentieovereenkomst waarbij IFS voor vijf jaar het exclusieve gebruik krijgt van het octrooi op het Isobooster-product en van de handelsnaam ISOBOOSTER. Isowrap stelt enkele maanden later dat de overeenkomst is geëindigd, omdat IFS het octrooi gedurende drie aaneengesloten maanden ongebruikt zou hebben gelaten. Ook voert Isowrap aan dat partijen mondeling als ontbindende voorwaarde hebben afgesproken dat IFS binnen een maand een geschikte productiemachine gereed moest hebben. Het hof gaat daar niet in mee. In dit kort geding kan niet worden vastgesteld dat een dergelijke ontbindende voorwaarde is overeengekomen. Bij de uitleg van de beëindigings- en vervalbepaling volgens de Haviltex-maatstaf ziet het hof bovendien geen grond voor de opvatting dat IFS zelf Isobooster-producten moest produceren. IFS heeft verschillende voorbereidende activiteiten verricht, waaronder investeringen in de productielocatie, grondstoffen, marketing, certificering, personeel en financiering. Die activiteiten zijn volgens het hof gericht op het benutten van het octrooi. Isowrap heeft daarom onvoldoende gesteld om aan te nemen dat IFS het octrooi gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden ongebruikt heeft gelaten. De stelplicht en bewijslast van de door Isowrap ingeroepen ontbindende voorwaarde en beëindigings- of vervalgrond rusten op Isowrap.

Dat Isowrap op 30 juni 2025 vervolgens een tweede licentieovereenkomst sluit met AZ Isolatietechniek, staat volgens het hof niet in de weg aan een veroordeling tot nakoming van de eerdere overeenkomst met IFS. Het hof verwijst naar HR 21 mei 1976, waaruit volgt dat een vordering tot nakoming in het algemeen moet worden afgewezen als de schuldenaar ten tijde van de veroordeling niet meer kan nakomen, ook wanneer hij die onmogelijkheid zelf heeft veroorzaakt. In deze zaak bestaan echter bijzondere omstandigheden die een uitzondering rechtvaardigen. Isowrap sluit de tweede licentie terwijl zij weet dat zij al een licentieovereenkomst met IFS heeft en dat IFS gemotiveerd bezwaar maakt tegen de gestelde beëindiging daarvan. Daarom mogen van Isowrap duidelijke acties richting AZ Isolatietechniek worden verlangd om uitvoering te geven aan de veroordeling. Het hof houdt bij de dwangsom wel rekening met het feit dat Isowrap het uiteindelijke resultaat niet volledig zelf in de hand heeft. Het bekrachtigt daarom het kortgedingvonnis, behalve voor de maximale dwangsom: die wordt verlaagd van € 250.000 naar € 25.000, bij een dwangsom van € 1.500 per dag of gedeelte daarvan dat Isowrap niet aan de veroordeling voldoet. Isowrap wordt daarnaast veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep.

3.15.

Het hof overweegt naar aanleiding van grief 6 van Isowrap, waarin Isowrap betoogt dat de voorzieningenrechter de bewijslast ten onrechte bij haar heeft gelegd, dat de stelplicht en bewijslast van de door Isowrap gevoerde bevrijdende verweren, zoals het hof hierboven heeft overwogen, op Isowrap rusten. Het betoog van Isowrap dat IFS deugdelijker dan zij heeft gedaan dient te onderbouwen dat zij een voor de productie van het Isobooster-product geschikte machine heeft, slaagt niet. Het hof heeft hiervoor al overwogen dat de overeenkomst IFS niet verplicht een machine te hebben, zodat bewijsmiddelen van het bestaan van een machine in de vorm zoals die volgens Isowrap geschikt is, voor de beoordeling niet relevant zijn.

3.16.

Het hof overweegt naar aanleiding van grief 7 als volgt. Isowrap heeft aangevoerd dat het arrest van de Hoge Raad van 21 mei 1976 (ECLI:NL:PHR:1976:AC5738) hier van toepassing is en dat Isowrap die in de onmogelijkheid verkeert om aan een veroordeling tot nakoming van de overeenkomst met IFS gevolg te geven, daartoe dan niet dient te worden veroordeeld.

3.17.

De Hoge Raad overwoog in genoemd arrest dat in het algemeen een veroordeling tot nakoming van een verbintenis door de schuldenaar moet afstuiten op de onmogelijkheid voor deze om die verbintenis ten tijde van de veroordeling na te komen, onverminderd het recht op schadevergoeding dat wegens de niet-nakoming aan de schuldeiser kan toekomen. Dit is niet anders indien de schuldenaar zich zelf in de toestand heeft gebracht dat nakoming voor hem onmogelijk is geworden, zoals wanneer de schuldenaar door eigen toedoen niet meer de beschikkingsmacht heeft over de zaken die het voorwerp zijn van zijn verbintenis; dat met het laatste geval op een lijn moet worden gesteld het geval dat de schuldenaar deze macht wel kan herwinnen, maar slechts door het brengen van offers die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid niet van hem gevergd kunnen worden.

3.18.

Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat ‘in het algemeen’ een vordering tot nakoming onder voormelde omstandigheid dient te worden afgewezen. In deze zaak doen zich echter bijzondere omstandigheden voor die een uitzondering op deze algemene regel rechtvaardigen. [persoon A] , die bij Isowrap en Isobooster B.V, is betrokken en [persoon I] , die bij AZ Installatietechniek is betrokken hebben op 30 juni 2025 een (tweede) licentieovereenkomst gesloten. Dit, terwijl zij beiden ermee bekend waren dat Isowrap met IFS een licentieovereenkomst met betrekking tot het Octrooi had gesloten. (In ieder geval) [persoon A] was bovendien ermee bekend dat IFS gemotiveerd bezwaar had gemaakt tegen het beroep op de beëindigings- c.q. vervalbepaling. [persoon A] is aan dit bezwaar voorbijgegaan, daarbij het standpunt innemend dat het produceren met een eigen machine op grond van de overeenkomst een verplichting van IFS is, terwijl daarvoor in de tekst van de overeenkomst geen aanknopingspunten zijn te vinden. Door onder deze omstandigheden toch al op 30 juni 2025 een overeenkomst met AZ Installatietechniek te sluiten kan in redelijkheid niet worden geoordeeld dat van Isowrap geen enkel offer in het kader van de tenuitvoerlegging van een veroordelende uitspraak is te vergen. Wel dient bij het verbinden van een dwangsom aan de veroordeling rekening te worden gehouden met de omstandigheden waarin Isowrap verkeert. Dit brengt mee dat van Isowrap in het kader van de tenuitvoerlegging duidelijke acties richting AZ Isolatietechniek mogen worden gevergd. Daarbij past wel een veel lagere maximale dwangsom dan de voorzieningenrechter heeft opgelegd. Isowrap heeft het immers niet volledig zelf in haar macht dat zij binnen afzienbare termijn na het kortgedingvonnis, welk vonnis naar zijn aard strekt tot het treffen van voorlopige (orde)maatregelen, het bij de veroordeling passend resultaat realiseert. Het hof acht een maximale dwangsom van € 25.000,00 passend. In zoverre slaagt grief 7. Uit het voorgaande volgt dat het hof het belang van IFS bij het treffen van een voorziening zwaarder wegend acht dan het belang van Isowrap om het treffen van een voorziening achterwege te laten.