HvJ EU: artikel 24.4 Brussel I bis-Verordening ziet alleen op geldigheid, niet op inbreuk

HvJ EU 25 februari 2025, IEF 22563, IEFbe 3877; ECLI:EU:C:2025:108 (BSH Hausgeräte tegen Electrolux). BSH is houder van een Europees octrooi dat een met stofzuigers verband houdende uitvinding beschermt. De geldigverklaring van dit octrooi heeft in verschillende staten waaronder Zweden en Turkije geleid tot verlening van een nationaal octrooi. BSH is een inbreukprocedure tegen Electrolux (gevestigd in Zweden) gestart voor de Zweedse rechter, wegens inbreuk op alle nationale gedeelten van het Europees octrooi. Electrolux heeft vervolgens aangevoerd dat de inbreukvorderingen op andere nationale gedeelten van het Europese octrooi dan het Zweedse gedeelte niet-ontvankelijk waren. De inbreukvordering zou beschouwd moeten worden als een geschil inzake ‘de geldigheid van octrooien’ in de zin van artikel 24.4 Brussel I bis-Verordening. Krachtens deze bepaling zijn de gerechten van de buitenlandse lidstaten waar de octrooien geldig zijn verklaard bevoegd, en voor deze buitenlandse octrooien zou de Zweedse rechter dus onbevoegd zijn. De Zweedse rechter heeft zich op grond van artikel 24.4 en artikel 27 Brussel I bis-Verordening onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen wegens inbreuk op in andere lidstaten dan Zweden geldig verklaarde octrooien. Dit is ook gedaan ten aanzien van het in Turkije geldig verklaarde octrooi.

BSH heeft in Zweden hoger beroep ingesteld, want artikel 24.4 Brussel I bis-Verordening zou niet van toepassing zijn op ‘zuivere’ vorderingen wegens octrooi-inbreuk. Volgens Electrolux kunnen de inbreuk- en geldigheidskwestie niet los van elkaar worden gezien. De verwijzende rechter is onzeker of de Zweedse gerechten bevoegd zijn en stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU. In de eerste vraag wordt stilgestaan bij de uitleg van artikel 24.4 Brussel I bis-Verordening, namelijk of deze zo moet worden uitgelegd dat een nationale rechter niet meer bevoegd is om uitspraak te doen over een inbreukkwestie als een exceptie wordt opgeworpen waarmee wordt gesteld dat het octrooi ongeldig is. Of dat deze nationale rechter dan enkel onbevoegd is om kennis te nemen van de exceptie van ongeldigheid. Ten tweede vraagt de verwijzende rechter zich af of het antwoord van de eerste vraag afhangt van het antwoord op de vraag of het nationale recht bepalingen bevat op grond waarvan de verweerder in een inbreukprocedure slechts een exceptie van ongeldigheid kan opwerpen als hij een afzonderlijke vordering tot nietigverklaring instelt.

Het Hof van Justitie van de EU benadrukt bij beantwoording van deze vragen dat een nationale regel geen invloed kan hebben op de uitlegging van artikel 24.4 Brussel I bis-Verordening. Het HvJ EU oordeelt vervolgens dat de gerechten van de lidstaat waar het octrooi is verleend bij uitsluiting bevoegd zijn bij kwesties van registratie of geldigheid, ongeacht of de betwisting aan de orde wordt gesteld bij wege van rechtsvordering of exceptie als verweer. Hierbij wordt benadrukt dat deze exclusieve bevoegdheid uit artikel 24.4 Brussel I bis-Verordening alleen ziet op geldigheidskwesties, dus ten aanzien van inbreukvorderingen blijft de Zweedse rechter in casu bevoegd en verliest hij zijn bevoegdheid niet op de enkele grond dat Electrolux bij wege van exceptie de geldigheid van het octrooi betwist. Ten aanzien van de geldigheid ligt de bevoegdheid om uitspraak te doen uitsluitend bij de gerechten van de andere lidstaten.

Ten slotte vraagt de verwijzende rechter zich af of artikel 24.4 Brussel I bis-Verordening van toepassing is op een gerecht van een derde land en dus aan dat gerecht een exclusieve bevoegdheid toekent om de geldigheid van een in dat land verleend of geldig verklaard octrooi te behandelen. Het Hof beantwoordt deze vraag ontkennend: de bepaling is niet van toepassing als de octrooien niet in een lidstaat van de EU, maar in een derde land zijn verleend of geldig zijn verklaard. De Zweedse rechter is bevoegd om te oordelen over de bij wege van exceptie opgeworpen kwestie van geldigheid van het in Turkije verleende octrooi, aangezien zijn beslissing niet van dien aard is dat zij gevolgen heeft voor het bestaan of de inhoud van dat octrooi in Turkije of dat het nationale register van Turkije wordt gewijzigd.

Het Hof (Grote Kamer) verklaart voor recht:

1)      Artikel 24, punt 4, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

moet aldus worden uitgelegd dat

een gerecht van de lidstaat van de woonplaats van de verweerder waarbij krachtens artikel 4, lid 1, van die verordening een vordering wegens inbreuk op een in een andere lidstaat verleend octrooi aanhangig is gemaakt, bevoegd blijft om kennis te nemen van die vordering wanneer de verweerder in het kader van die vordering bij wege van exceptie de geldigheid van dat octrooi ter discussie stelt, ofschoon de bevoegdheid om uitspraak te doen over die geldigheid uitsluitend bij de gerechten van die andere lidstaat berust.

2)      Artikel 24, punt 4, van verordening nr. 1215/2012

moet aldus worden uitgelegd dat

het niet van toepassing is op een gerecht van een derde land en dat het aan een dergelijk gerecht dus geen – al dan niet exclusieve – bevoegdheid toekent om de geldigheid van een in dat land verleend of geldig verklaard octrooi te beoordelen. Indien krachtens artikel 4, lid 1, van die verordening bij een gerecht van een lidstaat een vordering wegens inbreuk op een in een derde land verleend of geldig verklaard octrooi aanhangig wordt gemaakt en in dat kader bij wege van exceptie de kwestie van de geldigheid van dat octrooi wordt opgeworpen, is dat gerecht op grond van artikel 4, lid 1, van die verordening bevoegd om over die exceptie uitspraak te doen, aangezien zijn beslissing dienaangaande niet van dien aard is dat zij gevolgen heeft voor het bestaan of de inhoud van dat octrooi in dat derde land of dat het nationale register van dat land wordt gewijzigd.