HvJ EU over 'dezelfde handelingen' en rechtsmacht wat betreft online merkgebruik

HvJ EU 19 oktober 2017, IEF 17191; IEFbe 2384; ECLI:EU:C:2017:771; C-231/16 (MERCK) Merkenrecht. Procesrecht. Rechtsmacht. Over de rechtsmacht over een aantal Britse en internationale woordmerken MERCK. Artikel 109 Richtlijn EUTM. Begrippen 'dezelfde partijen' en 'dezelfde handelingen', gebruik van Merck op websites en online platformen. Is er sprake van dezelfde handeling als het gaat om onderhoud en wereldwijd gebruik van identieke online internet presentie op dezelfde domeinnaam? Conclusie AG: [IEF 16757].

Antwoord HvJ EU: 

1)      Artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moet aldus worden uitgelegd dat slechts is voldaan aan de aldaar gestelde voorwaarde inzake het bestaan van „dezelfde handelingen” wanneer voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen wegens inbreuk worden ingesteld die respectievelijk op een nationaal merk en een Uniemerk zijn gebaseerd, voor zover deze vorderingen betrekking hebben op een vermeende inbreuk op een nationaal merk en een gelijk Uniemerk op het grondgebied van dezelfde lidstaten.

2)      Artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen wegens inbreuk worden ingesteld, waarbij de eerste vordering is gebaseerd op een nationaal merk en betrekking heeft op een vermeende inbreuk op het grondgebied van een lidstaat, en de tweede vordering is gebaseerd op een Uniemerk en betrekking heeft op een vermeende inbreuk op het gehele grondgebied van de Europese Unie, de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht zich onbevoegd dient te verklaren voor het deel van het geding dat betrekking heeft op het grondgebied van de lidstaat waarop de vordering wegens inbreuk voor de eerst aangezochte rechterlijke instantie ziet.
3)      Artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat niet langer is voldaan aan de aldaar gestelde voorwaarde inzake het bestaan van „dezelfde handelingen” wanneer de betrokken vorderingen niet langer een vermeende inbreuk op een nationaal merk en een gelijk Uniemerk op het grondgebied van dezelfde lidstaten betreffen, omdat een verzoekende partij op rechtsgeldige wijze gedeeltelijk heeft afgezien van een op een Uniemerk gebaseerde vordering wegens inbreuk die oorspronkelijk strekte tot het verbod van gebruik van dit merk op het grondgebied van de Europese Unie, waarbij een dergelijke afstand betrekking heeft op het grondgebied van de lidstaat waarop de vordering voor de eerst aangezochte rechterlijke instantie ziet, die is gebaseerd op een nationaal merk en strekt tot het verbod van gebruik van dit merk op het nationale grondgebied.
4)      Artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat bij gelijkheid van de merken de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht zich enkel onbevoegd hoeft te verklaren ten gunste van de eerst aangezochte rechterlijke instantie voor zover die merken voor dezelfde waren of diensten gelden.

Gestelde vragen [IEF 15994]:

1) Moet het begrip „dezelfde handelingen” in artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (1) aldus worden uitgelegd, dat daarvan sprake is bij het beheer en gebruik van een website die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder dezelfde domeinnaam op identieke wijze kan worden geraadpleegd, in verband waarmee voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen wegens inbreuk zijn ingesteld, en de ene rechterlijke instantie op grond van een Uniemerk en de andere rechterlijke instantie op grond van een nationaal merk is aangezocht?

2) Moet het begrip „dezelfde handelingen” in artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd, dat daarvan sprake is bij het beheer en gebruik van content die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie op internet onder het domein „facebook.com” en/of „youtube.com” en/of „twitter.com” op identieke wijze kan worden geraadpleegd met dezelfde gebruikersnaam (telkens met betrekking tot het betrokken domein „facebook.com” en/of „youtube.com” en/of „twitter.com”), naar aanleiding waarvan voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen wegens inbreuk zijn ingesteld, en de ene rechterlijke instantie op grond van een Uniemerk en de andere rechterlijke instantie op grond van een nationaal merk is aangezocht?

3) Moet artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd, dat de „rechterlijke instantie” van een lidstaat „waarbij de zaak het laatst is aangebracht” door middel van een „vordering wegens inbreuk” vanwege de schending van een Uniemerk door het beheer van een wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder dezelfde domeinnaam op identieke wijze te raadplegen website, en waarbij overeenkomstig de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk vorderingen worden ingesteld ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten, zich ingevolge artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk alleen onbevoegd dient te verklaren met betrekking tot het gebied van de andere lidstaat waarin een rechterlijke instantie „eerst” is aangezocht wegens de schending van een nationaal merk dat gelijk is aan het Uniemerk dat wordt aangevoerd bij de „rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht”, en voor dezelfde waren geldt, door het beheer en gebruik van dezelfde wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder dezelfde domeinnaam op identieke wijze te raadplegen website, en zulks in de mate dat de merken gelijk zijn en de waren identiek zijn, of dient de „rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht” in dat geval zich in de mate dat de merken gelijk en de waren identiek zijn onbevoegd te verklaren voor alle bij haar ingevolge de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten en bijgevolg in de gehele Unie ingestelde vorderingen?

4) Moet artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd, dat de „rechterlijke instantie” van een lidstaat „waarbij de zaak het laatst is aangebracht” door middel van een „vordering wegens inbreuk” vanwege de schending van een Uniemerk door het beheer en gebruik van content die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie op internet onder het domein „facebook.com” en/of „youtube.com” en/of „twitter.com” op identieke wijze kan worden geraadpleegd met dezelfde gebruikersnaam (telkens met betrekking tot het betrokken domein „facebook.com” en/of „youtube.com” en/of „twitter.com”), en waarbij overeenkomstig de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk vorderingen worden ingesteld ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten, zich ingevolge artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk alleen onbevoegd dient te verklaren met betrekking tot het gebied van de andere lidstaat waarin een rechterlijke instantie „eerst” is aangezocht wegens de schending van een nationaal merk dat gelijk is aan het Uniemerk dat wordt aangevoerd bij de „rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht”, en voor dezelfde waren geldt, door het beheer en gebruik van dezelfde content die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie op internet onder het domein „facebook.com” en/of „youtube.com” en/of „twitter.com” op identieke wijze kan worden geraadpleegd met dezelfde gebruikersnaam (telkens met betrekking tot het betrokken domein „facebook.com” en/of „youtube.com” en/of „twitter.com”), en zulks in de mate dat de merken gelijk zijn en de waren identiek zijn, of dient de „rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht” in dat geval zich in de mate dat de merken gelijk en de waren identiek zijn onbevoegd te verklaren voor alle bij haar ingevolge de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten en bijgevolg in de gehele Unie ingestelde vorderingen?

5) Moet artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd, dat wanneer betreffende een vordering wegens inbreuk vanwege de schending van een Uniemerk door het beheer van een wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder dezelfde domeinnaam op identieke wijze te raadplegen website, welke vordering aanhangig was gemaakt bij de „rechterlijke instantie” van een lidstaat „waarbij de zaak het laatst is aangebracht” en waarbij overeenkomstig de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk aanvankelijk vorderingen werden ingesteld ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten, afstand van instantie wordt gedaan voorzover zij het gebied betreft van de andere lidstaat waarin een rechterlijke instantie „eerst” is aangezocht wegens de schending van een nationaal merk dat gelijk is aan het Uniemerk dat wordt aangevoerd bij de „rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht”, en voor dezelfde waren geldt, door het beheer en gebruik van dezelfde wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder dezelfde domeinnaam op identieke wijze te raadplegen website, dit eraan in de weg staat dat de „rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht” zich ingevolge artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk onbevoegd verklaart in de mate dat de merken gelijk zijn en de waren identiek zijn?

6) Moet artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd, dat wanneer betreffende een vordering wegens inbreuk vanwege de schending van een Uniemerk door het beheer en gebruik van content die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie op internet onder het domein „facebook.com” en/of „youtube.com” en/of „twitter.com” op identieke wijze kan worden geraadpleegd met dezelfde gebruikersnaam (telkens met betrekking tot het betrokken domein „facebook.com” en/of „youtube.com” en/of „twitter.com”), welke vordering aanhangig was gemaakt bij de „rechterlijke instantie” van een lidstaat „waarbij de zaak het laatst is aangebracht” en waarbij overeenkomstig de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk aanvankelijk vorderingen werden ingesteld ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten, afstand van instantie wordt gedaan voorzover zij het gebied betreft van de andere lidstaat waarin een rechterlijke instantie „eerst” is aangezocht wegens de schending van een nationaal merk dat gelijk is aan het Uniemerk dat wordt aangevoerd bij de „rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht”, en voor dezelfde waren geldt, door het beheer en gebruik van dezelfde content die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie op internet onder het domein „facebook.com” en/of „youtube.com” en/of „twitter.com” op identieke wijze kan worden geraadpleegd met dezelfde gebruikersnaam (telkens met betrekking tot het betrokken domein „facebook.com” en/of „youtube.com” en/of „twitter.com”), dit eraan in de weg staat dat de „rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht” zich ingevolge artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk onbevoegd verklaart in de mate dat de merken gelijk zijn en de waren identiek zijn?

7) Moet artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd, dat uit de bewoordingen „indien de betrokken merken gelijk zijn en voor dezelfde waren of diensten gelden” volgt dat, wanneer de merken gelijk zijn, de „rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht” slechts onbevoegd is voor zover het Uniemerk en het betrokken nationale merk voor dezelfde waren en/of diensten zijn ingeschreven, of is de „rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht”volledig onbevoegd, en zulks ook wanneer het bij die rechterlijke instantie aangevoerde Uniemerk ook nog andere — door het andere, nationale merk niet beschermde — waren en/of diensten beschermt, waarmee de bestreden handelingen identiek of vergelijkbaar kunnen zijn.