HvJ EU: Tweedimensionaal decoratief teken kan niet uitsluitend bestaan uit vorm

HvJ EU 14 maart 2019, IEF 18297; IEFbe 2840; C‑21/18; ECLI:EU:C:2019:199 (Textilis tegen Svenskt Tenn Aktiebolag). Auteursrecht. Modellenrecht. In IEF 7795 schreven Dirk Visser en Marnox Langeveld: 'In de Textilis-zaak gaat het – kort gezegd – om een zowel auteurs- als merkenrechtelijk beschermde stof(patroon) van de Zweedse onderneming Svenskt Tenn. Concurrent Textilis bood op haar website stoffen en bepaalde andere producten voor interieurinrichting aan met patronen waarop Svenskt Tenn een exclusief recht claimt. In eerste aanleg oordeelde de Zweedse rechter (Tingsrätt) dat dat de inschrijving van het merk MANHATTAN geen betrekking heeft op een teken bestaande uit een vorm, zodat het merk niet nietig kon worden verklaard op een weigeringsgrond. Omdat de weigeringsgronden echter ná de merkregistratie van het merk MANHATTAN zijn uitgebreid met het ‘of een ander kenmerk’-criterium, stelde het Zweedse gerechtshof (Svea Hovrätt) de prejudiciële vragen'.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

 Eerste vraag

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op merken die vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde verordening zijn ingeschreven.

Uit vaste rechtspraak van het Hof vloeit voort dat materiële rechtsregels van de Unie ter verzekering van de eerbiediging van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel in beginsel aldus moeten worden uitgelegd dat zij alleen gelden ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven rechtsposities voor zover er blijkens de bewoordingen, doelstellingen of opzet ervan zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend (zie in die zin arrest van 14 juli 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 en C‑27/10, EU:C:2011:484, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

In casu staat het vast dat verordening 2015/2424, die op 23 maart 2016 in werking is getreden, geen enkele bepaling bevat die er uitdrukkelijk in voorziet dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 bedoeld is om te worden toegepast op Uniemerken die zijn ingeschreven vóór deze datum.

Bovendien blijkt noch uit de doelstelling van verordening 2015/2424, noch uit de opzet ervan, dat de Uniewetgever heeft beoogd retroactieve werking te verlenen aan artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009. Die uitlegging volgt ook uit overweging 12 van verordening 2015/2424, waarin het belang dat de Uniewetgever hecht aan het rechtszekerheidsbeginsel wordt onderstreept.

Bijgevolg dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op merken die zijn ingeschreven vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde verordening.

 Tweede vraag

Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een teken als in het hoofdgeding, dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen die op waren zoals stoffen of papier worden aangebracht, „uitsluitend bestaat uit de vorm” in de zin van die bepaling.

Bij gebreke van een definitie van het begrip „vorm” in verordening 207/2009 moeten de betekenis en de draagwijdte van dit begrip volgens vaste rechtspraak van het Hof worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt en de door de regeling waarvan het deel uitmaakt beoogde doelstellingen [zie in die zin, met betrekking tot richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25), arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin, C‑163/16, EU:C:2018:423, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

In de context van het merkenrecht wordt met het begrip „vorm” over het algemeen gedoeld op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakent (arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin, C‑163/16, EU:C:2018:423, punt 21).

Op grond van deze overwegingen heeft het Hof geoordeeld dat de toepassing van een bepaalde kleur op een specifieke plaats bij een waar, niet betekent dat het betrokken teken bestaat uit „een vorm” in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 – dat in soortgelijke bewoordingen is geformuleerd als artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 – wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd de vorm van de waar of van een deel van de waar te beschermen, maar enkel de toepassing van die kleur op die specifieke plaats (arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin, C‑163/16, EU:C:2018:423, punt 24).

Zoals de Europese Commissie in haar opmerkingen heeft benadrukt, staat het vast dat – in tegenstelling tot een teken dat betrekking heeft op een kleur als dusdanig – het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken, dat bestaat uit decoratieve tweedimensionale patronen en wordt aangebracht op waren zoals stoffen of papier, lijnen en omtrekken bevat.

Dit teken kan echter niet worden geacht „uitsluitend [te] bestaan uit de vorm” in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.

Ofschoon het juist is dat het betrokken teken in het hoofdgeding vormen weergeeft die bestaan uit de externe omtrekken van tekeningen die op gestileerde wijze delen van geografische kaarten afbeelden, blijft het immers een feit dat dit teken – naast deze vormen – decoratieve bestanddelen bevat die zich zowel binnen als buiten deze omtrekken bevinden.

 Bovendien springen in het betrokken teken woorden in het oog, met name het woord Manhattan.

Hoe dan ook kan niet ervan worden uitgegaan dat een teken dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen samenvalt met de vorm van de waar wanneer dat teken is aangebracht op waren, zoals stoffen of papier, die een andere vorm dan die decoratieve patronen hebben.

Derhalve kan niet worden geoordeeld dat een teken als in het hoofdgeding uitsluitend bestaat uit de vorm in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.

Bijgevolg is de in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 bepaalde uitsluiting niet van toepassing op een dergelijk teken.

In dat verband dient te worden onderstreept dat de omstandigheid dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken tevens onder de bescherming van het auteursrecht valt, irrelevant is voor de vraag of het al dan niet uitsluitend bestaat uit een „vorm” in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.

Hieruit volgt dat op de tweede vraag dient te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een teken als in het hoofdgeding, dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen en dat op waren zoals stoffen of papier is aangebracht, niet „uitsluitend bestaat uit de vorm” in de zin van die bepaling.

Met het oog op het congres van gisteren hierbij de volgende multiple choice vraag:

Hoeveel overwegingen had het HvJ nodig om de hypothese van Dirk Visser (Loopt de rode zool in januari 2019 alsnog een blauwtje?) te ontzenuwen?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Lees meer: Dirk Visser - Rode Louboutin-zool: geen vorm, wel een merk?