Inbreuk merk Relaxbaden bij gebruik Google Adwords

Rechtbank Oost-Brabant 19 juni 2019, IEF 18544, IT 2806; (Relaxbaden tegen Carelife) Handelsnaam. Merkenrecht. Inbreuk. Relaxbaden houdt zich bezig met onder andere de in-en verkoop en installatie van infraroodsauna’s en brengt onder het merk NOBEL SAUNAS de infraroodsauna’s op de markt. Carelife is actief in de wellnessbranche en brengt onder meer therapeutische infraroodcabines en -sauna’s op de markt. Hiervoor maakt zij gebruik van de handelsnaam SuperSauna. Carelife heeft gebruik gemaakt van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst van Google, genaamd AdWords. Carelife heeft in 2015 t/m 2018 gebruik gemaakt van de AdWords “nobel” en “nobel sauna” waarbij 3 advertenties als zoekresultaat werd getoond. Relaxbaden vordert de inbreuk op de merken van Relaxbaden te staken, waaronder het gebruik van de tekens “nobel” en/of “nobel sauna’(s)” als Google AdWords. Carelife betwist dat er sprake is van merkinbreuk. Het lukt Carelife niet het ontbreken van merkinbreuk aan te tonen en moet het gebruik van het teken staken en gestaakt houden, voor zover dat gebruik als Google Adwords een verwijzing naar een advertentie van Carelife oplevert.

4.2. In het kader van het merkenrecht moet de toelaatbaarheid van het gebruik van de tekens “nobel” en “nobel sauna” als AdWords worden beoordeeld aan de hand van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 23 maart 2010 inzake Google France en Google (C-236/08 C-238/08, hierna: Google), van 25 maart 2010 inzake BergSpechte (C-278/08, hierna: BergSpechte), van 8 juli 2010 inzake Portakabin (C-558/08, hierna: Portakabin) en van 22 september 2011 inzake Interflora (C323/09, hierna: Interflora).

4.3. In een geval als dit, wanneer het gebruikte teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven (zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE), kan de merkhouder dit gebruik alleen verbieden als het een van de merkfuncties kan aantasten (vergelijk: Google r.o. 75, BergSpechte r.o. 29, Portakabin r.o. 29 en Interflora r.o. 33-34). Als één van de merkfuncties noemt het Hof van Justitie de herkomstaanduidingsfunctie. Relaxbaden beroept zich op de herkomstaanduidingsfunctie en stelt dat deze is aangetast door het gebruik van haar merken als AdWords. Carelife betwist dit.

4.4. Over de aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie heeft het Hof van Justitie (in Interflora) overwogen:
    “44. (…) van afbreuk aan deze functie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel van een derde (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 83 en 94, en Portakabin, punt 34). In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat het merk als zoekwoord is ingevoerd en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 85).
    45. Wanneer de advertentie van een derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet worden geoordeeld dat de herkomstaanduidingsfunctie van dat merk is aangetast. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren en diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder, dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden geconcludeerd dat afbreuk aan deze functie van het merk wordt gedaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90, en Portakabin, Punt 35).”