Maxcom had geen toestemming om QWIC Premium e-bikes te verkopen

Vzr. Rb. Den Haag 5 augustus 2024, IEF 22181; ECLI:NL:RBDHA:2024:12245 (Ecomotion c.s. tegen Fietsenwinkel c.s.). Kort geding. Fietsenwinkel en Hei-Bike verkopen fietsen en brengen onder andere fietsen van het merk ‘BSP’ op de markt. Ecomotion is enig aandeelhouder van Qwic, dat fietsen verkoopt onder de merknaam ‘QWIC’. Ecomotion is een doorstart van gefailleerde bedrijven Hartmobile en Ante Ventum. Na het faillissement heeft Ecomotion alle activa en intellectuele eigendomsrechten uit de boedel van Hartmobile verworven. Hieronder vallen de QWIC-merken. Hartmobile bracht onder andere de QWIC Premium e-bike op de markt, die door Maxcom in Bulgarije werd geassembleerd. Hiertoe zijn meerdere overeenkomsten gesloten, die allen een ‘entire agreement clause’ bevatten. Maxcom heeft een andere afnemer voor de QWIC Premium e-bikes gezocht nadat bleek dat Ecomotion deze niet allemaal op korte termijn zou afnemen. In maart 2024 zijn Fietsenwinkel en Maxcom overeengekomen dat Fietsenwinkel 7.474 QWIC Premium e-bikes zou afnemen. Fietsenwinkel heeft de e-bikes online en fysiek aangeboden onder de merknaam BSP Quantum N7 (pro) en het BSP-merk aangebracht. Ecomotion meent dat de verhandeling van de BSP Quantum e-bikes inbreuk maakt op haar merkenrecht. In conventie vordert Ecomotion staking van de verhandeling van de BSP Quantum e-bikes waarop de QWIC-merken deels nog zijn vermeld. Dit zou ten eerste inbreuk maken op de merkenrechten van Ecomotion. Ten tweede zouden de e-bikes alle auteursrechtelijk beschermde vormgevingskeuzes overnemen, waardoor er inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. Fietsenwinkel voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid, dan wel afwijzing van de vorderingen. Zij beweert dat Maxcom toestemming had voor de verkoop aan Fietsenwinkel. Dit zou zowel volgen uit afspraken die gemaakt zijn, als uit het Bulgaarse recht.

Fietsenwinkel wijst met betrekking tot de toestemming op afspraken die gemaakt zijn in het ‘Payment Plan’, een overeenkomst betreffende de betaling van facturen tussen Hartmobile en Maxcom. Hierin staat onder andere dat wanneer Hartmobile niet aan haar betalingsverplichting voldoet, Hartmobile toestemming geeft aan Maxcom om de fietsen te verkopen. In het Payment Plan staat niet dat de bestelde e-bikes met de QWIC-merken aan een derde verkocht mochten worden. De overeenkomst bevat tevens een ‘entire agreement clause’. Dit maakt dat het Payment Plan de volledige overeenkomst vormt tussen partijen en in de plaats komt van iedere eerdere afspraak of overeenkomst tussen partijen. De afspraak waar Fietsenwinkel op doelt is niet in het Plan opgenomen en daarom na het aangaan van deze overeenkomst niet meer geldig. Omdat er geen bewijs is dat deze afspraak na 2 december 2022 schriftelijk is vastgelegd, ook niet in de Commercial Partnership Agreement van oktober 2023, kan Maxcom hieraan geen toestemming ontlenen om de QWIC Premium e-bikes aan Fietsenwinkel c.s. te verkopen. De toestemming kan eveneens niet uit het Bulgaarse recht ontleend worden. Nu toestemming ontbreekt, is er geen sprake van uitputting. Hiermee staat vast dat Fietsenwinkel met het aanbod van de BSP Quantum e-bikes inbreuk maakt op de Uniemerken van Ecomotion.

De voorzieningenrechter is eveneens van voorlopig oordeel dat de QWIC Premium e-bike voldoet aan de werktoets en daarmee een auteursrechtelijk beschermd werk is. Ter beoordeling of er sprake is van inbreuk worden de totaalindrukken van de BSP Quantum en de QWIC Premium e-bikes met elkaar vergeleken. Hoewel het auteursrecht op het ontwerp van de QWIC Premium e-bikes alleen bescherming biedt voor de specifieke combinatie van verschillende ontwerpelementen, en zelfs kleine veranderingen in die combinatie al een andere totaalindruk kunnen wekken, zijn de door Fietsenwinkel genoemde verschillen tussen de QWIC Premium e-bikes en de BSP Quantum e-bikes zo klein dat ze geen andere totaalindruk geven. Naast inbreuk op het merkenrecht concludeert de voorzieningenrechter dus ook tot inbreuk op het auteursrecht.

4.6. Naar aanleiding van het eerste punt, merkt de voorzieningenrechter op dat in het hiervoor onder 2.5 genoemde Payment Plan van 2 december 2022, waarnaar [naam 7] in zijn verklaring verwijst, Maxcom en Hartmobile de tussen hen gemaakte afspraken omtrent de betaling door Hartmobile van openstaande facturen, hebben geformaliseerd. Kort gezegd behelst die overeenkomst de afspraak dat een openstaand bedrag van € 4.000.000,- wordt omgezet in een ‘loan facility’ die Hartmobile conform het in het Payment Plan opgenomen schema aan Maxcom zal terugbetalen. Ter zekerheid (van de terugbetaling) van die lening, zou Hartmobile toestemming hebben gegeven aan Maxcom om de door Hartmobile bestelde e-bikes te verkopen indien Hartmobile niet aan haar betalingsverplichting zou voldoen. Voor zover een dergelijke afspraak al aan Ecomotion c.s. – als rechthebbende op de beweerdelijke intellectuele eigendomsrechten ten tijde van de verkoop van de QWIC Premium e-bikes aan Fietsenwinkel c.s. – kan worden tegengeworpen, stelt de voorzieningenrechter vast dat in het Payment Plan niet een bepaling is opgenomen waaruit volgt dat Maxcom de door Hartmobile bestelde e-bikes als zodanig en voorzien van de QWIC-merken aan een derde mag verkopen in het geval Hartmobile niet aan haar betalingsverplichtingen zou voldoen. Daarentegen bevat die overeenkomst (artikel 12.1) wel een entire agreement clausule waaruit volgt dat de inhoud van het Payment Plan de gehele overeenkomst tussen partijen vormt en dat die overeenkomst in de plaats komt van iedere eerdere afspraak of overeenkomst tussen Maxcom en Hartmobile. Bovendien volgt uit de daaropvolgende bepaling (artikel 12.2) dat het Payment Plan enkel schriftelijk kan worden gewijzigd. Gelet daarop komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat een eventuele, in november 2022 tussen [naam 7] en [naam 8] gemaakte afspraak die als zodanig niet in het Payment Plan is opgenomen, ná het sluiten van die overeenkomst (2 december 2022) in ieder geval geen gelding (meer) heeft. Nu is gesteld noch gebleken dat die afspraak op een latere datum (na 2 december 2022) als aanvulling op/wijziging van het Payment Plan op schrift is gesteld (ook niet als onderdeel van de in oktober 2023 gesloten Commercial Partnership Agreement), kan daaraan dus geen toestemming worden ontleend voor Maxcom om de QWIC Premium e-bikes aan Fietsenwinkel c.s. te verkopen.

4.17. De voorzieningenrechter kan Fietsenwinkel c.s. in zoverre volgen in haar verweer dat niet al deze elementen getuigen van een eigen intellectuele schepping. Elementen zoals het type remsysteem, het type middenmotor en het type versnellingssysteem zijn eerder functionele dan creatieve keuzes. Ten aanzien van andere elementen, waaronder de precieze vormgeving van het frame, de kleurstelling en de vorm van de achterdrager, spatborden, kettingkast, stuur, handvatten en zadel, en de plaatsing van verlichting heeft een ontwerper een grote(re) mate van vrijheid, al dan niet door te kiezen uit een grote variëteit standaardonderdelen. De keuze van het frame, van de toepassing van de kleurstelling op het gekozen frame en van de verschillende losse elementen getuigen, alles in samenhang bezien, naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter van een (voldoende) creatieve keuze.