Onderscheidend vermogen kan hebben gekregen

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 oktober 2008, HA ZA 07-287, Mag Instrument, Inc. tegen Volume Trading B.V.

Merkenrecht. Voortzetting procedure over vormmerk Mini Maglite na intrekken nietigheidsprocedure bij OHIM. Geen inherent onderscheidend vermogen, maar mogelijk wel ingeburgerd:  bewijsopdracht aan eiser Mag Instrument. Op grond van reciprociteitsbeginsel BC geen auteursrecht. Wel slaafse nabootsing, althans oneerlijke concurrentie, door het aanbieden van een op de Mini Maglite lijkende zaklamp in een vergelijkbare verpakking. Beoordeling BX-merk in beginsel inhoudelijk gelijk aan beoordeling gemeenschapsmerk. De voormalige procureurs worden nu als enig advocaat in het vonnis genoemd, dat belooft een indrukwekkend IE-trackrecord te worden voor de Knijffen en Grabandten van deze wereld. Afbeeldingen in vonnis.

De procedure heeft betrekking op twee verschillende types zaklampen van Mag Instrument, de zogeheten Mini Maglite en de Solitaire. Bij tussenvonnis heeft de rechtbank de procedure met betrekking tot beide zaklampen geschorst omdat de Gemeenschapsvormmerken van Mag Instrument met betrekking tot beide zaklampen, waarop Mag Instrument zich onder meer beroept, onderwerp waren van reeds aanhangige nietigheidsprocedures bij het BHIM. Nu de nietigheidsprocedure is  ingetrokken, dient de rechtbank te beslissen over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk.

Gemeenschapsmerk

“4.5. (…) Het BHIM heeft op een eerdere aanvraag van Mag Instrument voor (onder meer) een merk bestaande uit de vorm van de Mini Maglite zaklamp geoordeeld dat dit teken van huis uit onderscheidend vermogen mist. Het BHIM heeft daarom de inschrijving van de vorm van de Mini Maglite als merk geweigerd. Dat oordeel is door de kamer van beroep van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg (…) in stand gelaten. Aangezien het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept betrekking heeft op hetzelfde teken, te weten de vorm van de Mini Maglite zaklamp, kan niet anders worden geoordeeld dan dat ook dit Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft.

(…) 4.7. Het voorgaande laat onverlet dat het Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen kan hebben verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Dat zou meebrengen dat het merk terecht is ingeschreven, althans niet nietig kan worden verklaard (…). De gegrondheid van het beroep op inburgering van de vorm van de Mini Maglite hebben het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten in hun voornoemde oordelen over het onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite (…). In het kader van de procedure met betrekking tot de eerdere merkaanvrage had Mag Instrument namelijk geen beroep op inburgering gedaan. Het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept, is daarentegen juist aangevraagd en inschreven op grond van acquired distinctiveness, dat wil zeggen door inburgering verkregen onderscheidend vermogen. Derhalve zal in het kader van deze procedure moeten worden beoordeeld of de inschrijving op die grond geldig is.

(…) 4.9. Mag Instrument heeft ter onderbouwing van haar beroep op inburgering reeds een aantal stukken overgelegd. Zij heeft echter nog niet, althans onvoldoende toegelicht hoe uit deze stukken volgt dat er sprake is van inburgering van haar Gemeenschapsmerk, dat wil zeggen dat de inherent onderscheidend vermogen missende vorm van de Mini Maglite als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als een teken ter identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. De rechtbank zal Mag Instrument in de gelegenheid stellen die toelichting alsnog bij akte te geven.

Oneerlijke concurrentie:

4.13. Mag Instrument stelt dat Volume onrechtmatig handelt door een op de Mini Maglite lijkende zaklamp aan te bieden in een vergelijkbare verpakking, te weten een hard plastic zwart doosje, onder een vergelijkbare naam, te weten “Mini”. Hieronder worden de Mini Maglite en “Mini” naast elkaar afgebeeld in de verpakking: Mini Maglite Mini

4.14. Aangezien Mag Instrument de gestelde onrechtmatigheid baseert op een combinatie van drie elementen (vormgeving, verpakking en naam), kan in het midden blijven of die elementen afzonderlijk beschouwd voldoende onderscheidend vermogen hebben. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat de Mini Maglite in ieder geval door de combinatie van vormgeving, verpakking en naamgeving een eigen plaats inneemt op de markt. Uit het door Volume aangeleverde overzicht van de markt blijkt niet één voorbeeld waarin alle drie de elementen samenkomen.

4.15. Voorts is de rechtbank met Mag Instrument van oordeel dat de vormgeving, verpakking en naam van de Mini Maglite en “Mini”, in samenhang beschouwd, dermate overeenstemmen dat verwarringsgevaar bij het publiek aannemelijk is. Volume erkent dat de door haar verhandelde “Mini” lijkt op de Mini Maglite omdat het beide staafvormige zaklampen zijn van ongeveer dezelfde lengte. De overeenkomsten gaan bovendien verder dan zij erkent. (…)

4.16. Het door deze combinatie van overeenstemmende elementen veroorzaakte verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door verschillen in de vormgeving van de lamp. Die verschillen zijn daarvoor te gering. Ook het feit dat op het doosje van Volume, anders dan op het doosje van Mag Instrument, de naam van de producent ontbreekt, leidt niet tot afwezigheid van verwarringsgevaar. Integendeel, een duidelijke vermelding van de herkomst van de Mini zou de mogelijkheid van verwarring bij het publiek juist hebben kunnen verminderen.

4.17. Ten slotte moet worden aangenomen dat het door de voornoemde overeenkomsten veroorzaakte verwarringsgevaar nodeloos is. Gesteld, noch gebleken is dat de overeenkomsten worden gedicteerd door eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid. Integendeel, Mag Instrument heeft onweersproken aangevoerd dat wat betreft de vormgeving, de verpakking en de naamgeving vele andere en mindere verwarringwekkende mogelijkheden denkbaar en uitvoerbaar zijn. Derhalve komt de rechtbank tot de conclusie dat Volume niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de genoemde overeenstemming verwarring bij het publiek ontstaat en dat zij derhalve onrechtmatig jegens Mag Instrument heeft gehandeld.

Beneluxmerk

4.18. Het voorgaande kan echter niet leiden tot toewijzing van alle vorderingen, omdat Mag Instrument niet alleen vordert een verklaring voor recht dat Volume oneerlijk heeft geconcurreerd, maar ook een verklaring voor recht dat Volume inbreuk heeft gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten, in combinatie met nevenvorderingen die uitsluitend toewijsbaar zijn bij inbreuken op die rechten. Derhalve dient ook het beroep van Mag Instrument op haar Gemeenschapsmerk, Beneluxmerk en auteursrecht te worden beoordeeld.

4.21. (…) Dat laat onverlet dat de maatstaven voor de beoordeling van inherent onderscheidend vermogen van een merk overeenkomstig de GMVo en het BVIE – op zijn minst – vergelijkbaar zijn. Daar komt bij dat de Gemeenschapswetgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken (overweging 16 GMV0).

4.22. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het afwijzende oordeel van BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie over het inherent onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite ook volgen ten aanzien van het Beneluxmerk. (…)

4.23. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat ook voor de geldigheid van het Beneluxmerk de inburgering van het merk beslissend is. Derhalve zal de rechtbank partijen de gelegenheid geven zich daarover nader uit te laten overeenkomstig hetgeen in reconventie is bepaald ten aanzien van de inburgering van het Gemeenschapsmerk. auteursrecht

Auteursrecht

4.25. Dat ten aanzien van de Mini Maglite de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en dat de Mini Maglite niet wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht, acht de rechtbank onvoldoende weersproken. Een en ander is reeds vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het hof Amsterdam (hof Amsterdam 13 september 2001, BIE 2002/80) in een procedure waarin Mag Instrument uitvoerig de gelegenheid heeft gehad haar standpunt naar voren te brengen. Op de vraag van de rechtbank ter comparitie waarom dit oordeel onjuist is, heeft Mag Instrument slechts naar voren gebracht dat een Nederlandse rechter zich bij gebreke van een uitspraak van een Amerikaanse rechter geen oordeel zou dienen te vormen over de bescherming van de Mini Maglite onder het Amerikaanse auteursrecht. Dat standpunt vindt geen steun in het recht. De Nederlandse rechter is in deze zaken juist verplicht op dit punt een oordeel te geven. Gelet op het feit dat het oordeel van het hof is gebaseerd op verklaringen van deskundigen en dat Mag Instrument niets heeft aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat het oordeel van het hof over het Amerikaanse auteursrecht inhoudelijk onjuist is, gaat ook de rechtbank ervan uit dat de Mini Maglite in de Verenigde Staten geen bescherming toekomt op grond van het auteursrecht. Daaruit volgt dat het beroep van Mag Instrument op het Nederlandse auteursrecht moet worden afgewezen.

Conclusie

4.27. Gelet op het feit dat een beslissing over de vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk, pas mogelijk is nadat partijen zich nader hebben uitgelaten over de inburgering van die merken, zal de rechtbank die beslissing aanhouden. Voor de goede orde zullen ook de overige beslissingen worden aangehouden."

Lees het vonnis hier.