Stellingen: Het merkdepot te kwader trouw
Op 1 december 2005 promoveerde mr. Alexander Tsoutsanis aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift Het merkdepot te kwader trouw.
De stellingen bij het proefschrift luiden als volgt:
1. Weten van eerder conflicterend merkgebruik en toch dat merk op eigen naam deponeren, is de kern van de merkenrechtelijke maatstaf van kwade trouw.
(Zie nrs. 526-532)
2. Het willens en wetens afkijken en deponeren van andermans eerder in het buitenland gebruikte merkteken, kan niet via § 3-2D MRL worden verboden, en geldt krachtens die bepaling niet als ‘te kwader trouw’. Andersluidende opvattingen in de Benelux, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Oostenrijk zijn daarom onjuist, en in strijd met hun implementatiekeuze om alleen het territoriaal bepaalde § 3-2D MRL en niet het extraterritoriale § 4-4G MRL te implementeren.
(Zie m.n. nrs. 25-30, 225-226, 258-260, 555-559)
3. Andersluidende nationale bepalingen die feitelijk overeenkomen met het beoordelingskader en de ratio van § 3-2D en § 4-4G MRL zijn ontoelaatbaar. Dergelijke nationale normconcurrenten zijn in strijd met de (beoogde) limitatieve opsomming in de Merkenrichtlijn en moeten worden afgeschaft; onder meer in Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Finland en Zweden.
(Zie m.n. nrs. 503, 590)
4. De Benelux moet § 4-6A en B BMW vervangen door een letterlijke implementatie van § 3-2D en § 4-4G MRL.
(Zie nrs. 591-597)
5. De typische Benelux opvatting in § 4-6A en B BMW om alleen ‘normaal voorgebruik te goeder trouw’ in aanmerking te nemen bij de beoordeling van kwade trouw, is onjuist, is onnodig beperkend en past niet bij het in nr. 583 voorgestelde beoordelingskader van kwade trouw.
(Zie m.n. nrs. 532, 572, 583)
6. De in Winner Taco gewezen regel van het Benelux-Gerechtshof dat deponerende voor-voorgebruikers nooit te kwader trouw kunnen zijn, is onjuist.
(Zie nr. 126)
7. Letterlijke implementatie van richtlijnen helpt implementatiegebreken voorkomen, geeft alle betrokkenen duidelijkheid (what you see is what you get) en garandeert in beginsel richtlijnconformiteit.
(Zie nr. 500)
8. § 5 lid 5 Merkenrichtlijn verzuimt zich (ten onrechte) te beperken tot inbreukmakend gebruik in het handelsverkeer.
(Zie A. Tsoutsanis, Bijblad bij de Industriële Eigendom 2003 p. 5-10 en European Intellectual Property Review 2006/2 (te verschijnen)).
9. Nu het Tilburgse (studenten)bedrijf ‘Unigear’ de naam ‘Leiden University’ op 5 februari 2001 (te kwader trouw!?) als merk heeft gedeponeerd, moet de Universiteit Leiden (uiterlijk) voor 5 februari 2006 een gerechtelijke procedure tot nietigverklaring starten, bij gebreke waarvan haar vordering mogelijk is verjaard en Tilburgers voortaan geld (kunnen) verdienen aan de naam en faam van Leiden.
10. Waar de uitzondering de uitzondering blijft, blijft de regel als regel de regel.
De promotiecommissie bestond uit: mr. D.W.F. Verkade (promotor), prof. mr. D.J.G. Visser (referent), prof. mr. S.M. Bartman, jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper, prof. mr. Ch.E.F.M. Gielen en prof. mr. J.H. Spoor. Het proefschrift is verkrijgbaar bij Kluwer.
