Van ondernemers mag besef verwacht worden dat er risico op merkinbreuk is

Gerecht in eerste aanleg van Aruba 20 februari 2019, IEF 18324; ECLI:NL:OGEAA:2019:102 (Vineyard tegen detailhandelaren). Merkinbreuk. Informatieplicht. Eiseres is rechthebbende tot het woordmerk ‘Vineyard Vines’ en het beeldmerk met de afbeelding van een walvis. Gedaagden zijn detailhandelaren die in Aruba kleding en souvenirs verkopen. Gedaagden hebben in hun winkels namaakartikelen met het beeld- en woordmerk van eiseres (althans een variant daarvan, Vineyard Vines Aruba) te koop aangeboden. De gedaagden verklaren deze artikelen gekocht te hebben van iemand die bij hen in de winkel kwam en deze te koop aanbood. De rechter stelt dat op het moment dat op een dergelijke wijze goederen, met name merkkleding, worden aangeschaft, er redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan dat het om namaakartikelen of parallelle import gaat en dat een groot risico bestaat op merkinbreuk. Van gedaagden, die allen ondernemers zijn, mag worden verwacht dat zij dit beseffen.
Gedaagden hebben verklaard de inbreukmakende artikelen contant te hebben ingekocht bij een persoon van wie verder de identiteit, volgens hun opgave, niet bekend is. Gedaagden stellen niet te weten wat de naam en de contactgegevens van deze persoon zijn. Het gerecht wijst gedaagden erop dat op hen een administratieplicht rust, waar zij zich aan dienen te houden. Dat gedaagden voornamelijk uit andere delen van de wereld komen waar van hen wellicht niet verwacht wordt dat hun administratie op orde is, maakt het voorgaande niet anders.

4.5 Op het moment dat op een dergelijke wijze goederen, met name merkkleding, worden aangeschaft, kan er redelijkerwijs geen twijfel over bestaan dat het om namaakartikelen of parallelle import gaat en dat een groot risico bestaat op merkinbreuk. Van gedaagden, die allen ondernemers zijn, mag worden verwacht dat zij dit beseffen. Dat gedaagden de inbreukmakende artikelen te koop hebben aangeboden ondanks de omstandigheid dat zij niet over de inkoopgegevens van deze artikelen beschikten, terwijl op hen, als detailhandelaren, krachtens artikel 3:15(a) van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) een administratieplicht rust, geeft er blijk van dat zij lichtvaardig zijn omgegaan met de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Al om die reden is het gerecht voorshands van oordeel dat eiseres er belang bij heeft dat aan gedaagden een verbod wordt opgelegd om de inbreukmakende artikelen in het verkeer te brengen.

4.6 Daar komt bij dat gedaagden aanvankelijk geen gehoor hebben gegeven aan de sommatie van eiseres om de inbreukmakende handelingen te staken. Gebleken is dat gedaagden sub 1 tot en met 4 zelfs na de betekening van het verzoekschrift de verkoop van de artikelen hebben voortgezet en dat gedaagden sub 1 en 2, volgens eigen zeggen, pas daags vóór de (uiteindelijke) zitting van dit kort geding gestopt zijn met de verkoop van de inbreukmakende artikelen. Dat eiseres niet het vertrouwen heeft dat gedaagden zich aan hun toezeggingen houden, acht het gerecht gelet op de gedragingen van gedaagden dan ook begrijpelijk. Samen met eiseres is het gerecht van oordeel dat een toezegging niet voldoende is om ervan te kunnen uitgaan dat de verkoop van de inbreukmakende artikelen niet meer zal plaatsvinden. Eiseres hoeft dan ook geen genoegen te nemen met de mededeling van gedaagden dat zij gestopt zijn met de verkoop van de inbreukmakende artikelen en dat zij deze artikelen niet meer te koop zullen aanbieden. De vordering onder a zal gelet op het voorgaande worden toegewezen. Het gerecht ziet verder aanleiding om dwangsommen op te leggen voor het geval dat gedaagden het in het dictum opgenomen bevel niet opvolgen. De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen als na te melden. Hierbij tekent het gerecht aan, dat de vordering tot verbeurdverklaring van de dwangsom zo wordt begrepen dat gedaagden die alleen verschuldigd zijn, indien zij zich zelf schuldig maken aan overtreding van het verbod.

4.7 Voor wat betreft het gevorderde onder c wordt als volgt overwogen. Naar het voorlopig oordeel van het gerecht kan de maatschappelijke zorgvuldigheid meebrengen dat aan gedaagden de plicht wordt opgelegd om inlichtingen te geven. Dit hangt onder meer af van de aard van de aan de leverancier verweten handelingen en van de omstandigheid of bij het uitblijven van de inlichtingen gevaar bestaat dat deze doorgaat met het verrichten van de handelingen (zie HR 27 november 1987, NJ 1988, 722).
Onbetwist is gesteld dat de leverancier aan het beeld- en het woordmerk van eiseres de naam ‘Aruba’ heeft toegevoegd. Dit geeft voeding aan de gedachte dat hij deze artikelen bewust in het handelsverkeer brengt en dat hij daarom bewust inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van eiseres. In een dergelijk geval, en nu het overigens om straathandel gaat, acht het gerecht het aannemelijk dat de leverancier, indien zijn identiteit niet wordt bekend gemaakt, doorgaat met het verrichten van deze inbreukmakende handelingen.

4.8 Gedaagden sub 3 tot en met 6 hebben aangevoerd dat er geen informatieplicht bestond op het moment van inkoop van de artikelen, nu zij op dat moment niet onrechtmatig jegens eiseres hebben gehandeld. Het verzoek tot inschrijving van het woord- en beeldmerk van eiseres in het Arubaanse merkenregister is immers pas op een later tijdstip gedaan. Dit standpunt wordt niet door het gerecht gedeeld. De plicht tot het verschaffen van informatie ontstaat op het moment dat het merkenrecht van anderen wordt geschonden. Zoals reeds in punt 4.5 overwogen hadden gedaagden bovendien kunnen weten dat zij merkinbreuk pleegden door de wijze waarop zij de artikelen hebben ingekocht. Dat zij een inbreuk pleegden, wordt door gedaagden overigens erkend.

4.9 De gedaagden hebben gesteld hoe dan ook niet aan het onder c gevorderde te kunnen voldoen, aangezien zij niet over de informatie beschikken die eiseres van hen wenst te verkrijgen. Het gerecht wijst gedaagden erop dat op hen krachtens de wet, zoals reeds in punt 4.5 overwogen, een administratieplicht rust, waar zij zich aan dienen te houden. Dat gedaagden voornamelijk uit andere delen van de wereld komen waar van hen wellicht niet verwacht wordt dat hun administratie op orde is, maakt het voorgaande niet anders. Het had op de weg van gedaagden gelegen om hun stelling nader te onderbouwen met stukken, waaruit blijkt dat in hun administratie geen inkoopgegevens aanwezig zijn met betrekking tot de leverancier. Nu gedaagden dit hebben nagelaten, zal het gerecht dit deel van de vordering toewijzen als na te melden. Het gerecht zal hierbij rekening houden met de mogelijkheid dat gedaagden inderdaad niet over de gegevens van hun leverancier beschikken en dat in het dictum tot uiting brengen.