Versturen prijslijst BMW's kwalificeert als inbreukmakend handelen

Rb. Den Haag 15 juli 2024, IEF 22159; ECLI:NL:RBDHA:2024:10864 (Bedrijf 1 c.s. tegen BMW). Op 25 juli 2023 is brand uitgebroken op een vrachtschip dat vanuit Duitsland onderweg was naar Azië. Op het schip bevonden zich 3.784 nieuwe auto’s van verschillende merken, waaronder van BMW. Na de brand heeft het verzekeringsbedrijf van importeur Pan German de beschikkingsmacht gekregen over 260 BMW-voertuigen en heeft deze te koop aangeboden. Op 27 oktober 2023 heeft Pan German BMW-voertuigen aan Womy Equipment Supply, die de koop heeft gefinancierd tezamen met de overige gedaagden (bedrijf 1 c.s.). Bedrijf 1 c.s. heeft BMW op de hoogte gesteld van haar plannen de voertuigen te verkopen. Op 7 december 2023 heeft BMW onder bedrijf 1 c.s. conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de voertuigen. Bedrijf 1 c.s. vordert primair opheffing van het conservatoir beslag omdat zij meent dat de merk- en modelrechten van BMW zijn uitgeput. In reconventie vordert BMW een inbreukverbod op haar merk- en modelrechten.

De voorzieningenrechter oordeelt dat BMW de voertuigen niet in de EER in de handel heeft gebracht. Contractueel is bepaald dat de voertuigen alleen in Taiwan mogen worden verhandeld. De verkoop buiten de EER van niet-EU-goederen die onder een regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, tast het exclusieve recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de EER te controleren niet aan. De voorzieningenrechter oordeelt dat de merk- en modelrechten ten aanzien van de voertuigen niet zijn uitgeput en dat bedrijf 1 c.s. inbreuk dreigt te maken op de merk- en modelrechten van BMW. De vorderingen in conventie worden afgewezen. In reconventie oordeelt de voorzieningenrechter dat het verspreiden van prijslijsten onder potentiële kopers in Nederland kwalificeert als inbreukmakend en onrechtmatig handelen. Er is namelijk sprake van een aanbod dat mede gericht is op de verkoop in de EU. BMW’s vordering tot inbreukverbod wordt toegewezen.

4.7. Weliswaar betrof de levering van BMW aan Pan German een zogenoemde CPT-levering met als contractuele leveringsplaats de Bremerhaven in Duitsland, maar die levering heeft alleen fysiek in Duitsland plaatsgevonden; de voertuigen zijn daarmee niet in Duitsland of elders in de EER in de handel gebracht. BMW heeft ten aanzien van de voertuigen geen invoeraangifte gedaan (in de zin van artikel 201 DWU10), hetgeen vereist is voor het in het vrije verkeer brengen in de EER. Douane- en merk/modelrechtelijk zijn de voertuigen buiten de EER geleverd. Ze zijn immers door de merkhouder verkocht aan een Taiwanees bedrijf, waarbij in artikel 2.1 van de BMW Importer Agreement is bepaald dat de voertuigen alleen in Taiwan mogen worden verhandeld. BMW heeft de voertuigen vanaf de fabriek onder T1-status uitgevoerd en heeft de beschikkingsmacht over de voertuigen nooit verloren door de Incoterm CPT of andere bepalingen uit de BMW Importer Agreement. De verkoop buiten de EER van niet-EU-goederen die onder een regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, tast het exclusieve recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de EER te controleren niet aan.11 Indien dit anders zou zijn, zou de mogelijkheid van een merkhouder die zijn goederen in de EER produceert om deze buiten de EER te verhandelen zonder zijn merkenrecht binnen de EU uit te putten, op ongerechtvaardigde wijze worden beperkt.12 Nu de voertuigen niet door of met toestemming van BMW in de EER in de handel zijn gebracht, zijn deze dus niet uitgeput in de zin van artikel 15 lid 1 UMVo of artikel 21 GModVo.

4.8. [bedrijf 1] c.s. heeft nog aangevoerd dat de voertuigen zijn uitgeput omdat BMW impliciet toestemming heeft gegeven aan Dolphin of Pan Motors om de voertuigen aan [bedrijf 1] c.s. te verkopen en daarmee in de EER in de handel te brengen. De voorzieningenrechter gaat echter niet mee in dit betoog. BMW is begin oktober 2023 op de hoogte geraakt van de op handen zijnde verkoop van de 260 BMW-voertuigen door Dolphin . Uit de correspondentie tussen Dolphin en BMW ( [naam 4] ) blijkt echter niet dat het voor BMW duidelijk was dat het om Europese kopers ging die voornemens waren om de voertuigen in de EER als nieuw in de handel te brengen. Bovendien heeft BMW in haar schriftelijke verklaring aan alle bij de berging betrokken partijen duidelijk gemaakt dat zij zich verzet tegen het in de handel brengen van BMW-voertuigen die tijdens de brand op de Fremantle Highway stonden. Dit hebben Pan German en [bedrijf 1] c.s. ook erkend en zij hebben in hun onderlinge Purchase Agreement expliciet opgenomen dat BMW zich verzet tegen de verkoop van de voertuigen.

4.14. De vraag of de toestand van de voortuigen daadwerkelijk is verslechterd, houdt partijen verdeeld. BMW meent dat dit wel het geval is en verwijst naar de bevindingen van (onder meer) de deskundigen Sedgwick en Geißler. [bedrijf 1] c.s. stelt dat de voertuigen volledig veilig en “als nieuw” zijn en baseert zich op meerdere technische onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren. In het licht van de door de voorzieningenrechter toe te passen maatstaf, namelijk of summierlijk is gebleken dat BMW een ondeugdelijke vordering heeft, gaat een verder onderzoek of oordeelsvorming over de juistheid van de standpunten van partijen hierover het bestek van dit kort geding te buiten.