Vir
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23 februari 2006, 04/1096. Glaxo Group Ltd c.s. tegen Asklepios V.O.F. c.s. Merkenrecht, parallelhandel geneesmiddelen.
Vast staat dat Glaxo aidsremmende geneesmiddelen, te weten Epivir, Combivir en Trizivir, vervaardigt en dat zij een partij aidsremmende geneesmiddelen bij de vestiging (distributiecentrum) van het Glaxo-concern in Evreux (Frankrijk) heeft afgeleverd teneinde deze vanuit Frankrijk te doen verschepen naar Afrika en te leveren aan AAA in het kader van een humanitair programma en dat een deel van die partij geneesmiddelen vanuit Evreux is geleverd aan Pharma-Lab, een in Frankrijk gevestigde groothandel.
Voorts staat vast dat Asklepios aidsremmende geneesmiddelen van Glaxo heeft verkocht en geleverd aan (in elk geval) in Duitsland en Nederland gevestigde afnemers.
Het Hof beantwoordt de vraag of er sprake is van uitputting indien een merkhouder (Glaxo) merkgoederen via een vestiging van de merkhouder binnen de EER (zonder de goederen aan deze vestiging te verkopen) aan een derde (AAA) buiten de EER levert. Het antwoord is nee.
“Wanneer de merkhouder goederen, die in de EER door hem (rechtmatig) zijn vervaardigd en van zijn merk zijn voorzien, in de EER aan een derde verkoopt, brengt hij deze “in de handel” in de zin van artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn en van artikel 9 lid 1 van de Verordening en “in het verkeer” in de zin van artikel 13A lid 9 BMW.
Aangaande de aflevering door Glaxo te Evreux overweegt het hof het volgende. Het gaat hier om in een lidstaat (Verenigd Koninkrijk) in de EER (rechtmatig) vervaardigde geneesmiddelen van Glaxo, die zijn verkocht aan een in Afrika gevestigde derde (AAA); de geneesmiddelen zijn vervoerd naar een tot hetzelfde Glaxo-concern behorende vestiging in een andere lidstaat (Frankrijk) om te worden verscheept naar Afrika. Gesteld noch gebleken is dat Glaxo deze geneesmiddelen aan de vestiging in Evreux heeft verkocht. Bovendien is het de vraag of deze Glaxo-vestiging als derde is te beschouwen (vgl. het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 30 november 2004, zaak 0-16/03, inzake Peak Holding).
In zoverre is er sprake van doorvoer als bedoeld in artikel 30 EG-Verdrag (hierna: EG) hetgeen naar het oordeel van het hof niet valt aan te merken als het in de EER in de handel (of in het verkeer) brengen van die geneesmiddelen (arrest van het Hof van Justitie EG van 23 oktober 2003, zaak 0-115/02, inzake Rioglass S.A.). De door Askiepios gestelde en door Glaxo betwiste omstandigheid dat Glaxo later heeft besloten in Evreux afgeleverde geneesmiddelen, die volgens haar (Asklepios) bestemd waren voor afzet op de Europese markt, voor een deel in te zetten voor het humanitaire programma in Afrika maakt dit oordeel niet anders. Uit het arrest inzake Peak Holding volgt immers dat de (aanvankelijke) bestemming van de goederen niet van doorslaggevend belang is bij de beoordeling of goederen al dan niet in de EER in de handel zijn gebracht.”
Schadevergoeding: Asklepios stelt dat zij geen schadevergoeding zou hoeven betalen, omdat zij niet wist dat ze inbreuk maakte op de merkenrechten van Glaxo. Het Hof ziet dat – op basis van de toepasselijke regelgeving en de huidige jurisprudentie - anders:
“Met betrekking tot de inbreuk op een Gemeenschapsmerk (hof: zoals Trizivir) bepaalt artikel 14, lid 1 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk dat de rechtsgevolgen van een Gemeenschapsmerk uitsluitend worden beheerst door de genoemde verordening en dat daarnaast bij inbreuk op een Gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing is overeenkomstig Titel X.
Artikel 98 (dat van die titel deel uitmaakt) bepaalt dat, wanneer een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een Gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, zij de gedaagde verbiedt de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden; voorts, dat zij tevens maatregelen treft overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, alsmede dat de rechtbank het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht, toepast van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken zijn verricht.
Artikel 13.A BMW bepaalt ten aanzien van BMB-merken (zoals Epivir en Combivir), voor zover van belang:
“4. Onder dezelfde voorwaarden als in het eerste lid bedoeld kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het gebruik als bedoeld in het eerste lid lijdt.
5. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij die vordering af.”
Artikel 45, lid 1 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-Agreement) luidt:
“De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht een toereikende schadevergoeding te betalen ter compensatie van de schade die de houder van het recht heeft geleden wegens een inbreuk op zijn recht uit hoofde van de intellectuele eigendom door een inbreukmaker die wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.”
Hoewel volgens de arresten van het Hof van Justitie EG van 23november1999, 0-149/96 inzake Portugal/Raad en van 14 december 2000, zaken 0-300/98 en 0-392/98, inzake Dior/Tuk en Layher/Assco, NJ 2001, 403 de bepalingen van de WTO-overeenkomst en van het TRIPS-Verdrag niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht rechtstreeks kunnen beroepen, volgt uit laatstgenoemd arrest dat, wanneer het een gebied betreft waarop het TRIPS- Verdrag van toepassing is en de Gemeenschap reeds regelend is opgetreden, zoals het geval is met het merkenrecht, de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten, wanneer zij met toepassing van hun nationale recht (voorlopige) maatregelen treffen ter bescherming van rechten die tot dat gebied behoren, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel mogelijk moeten toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van de desbetreffende bepaling van het TRIPS.
Het vorenstaande brengt mee dat, anders dan Asklepios betoogt, voor aansprakelijkheid voor schadevergoeding niet is vereist dat handelaar die van een merk voorziene waren invoert en in de handel brengt in de EER, weet dat hij inbreuk pleegt.
Het hof merkt nog op dat ook de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG van 30 april 2004, L 157/45), die binnen twee jaren na inwerkingtreding moet zijn geïmplementeerd, in het kader van schadevergoeding spreekt van de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.” (vet door EvG)
Winstafdracht: Glaxo dient aan te tonen dat Asklepios wist dat zij inbreuk maakte om winstafdracht te kunnen bewerkstelligen. Het Hof houdt de zaak daartoe aan:
“Ingevolge artikel 13.A, lid 5 BMW en artikel 2.21 van het nog niet van kracht zijnde Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, waardoor de BMW zal worden vervangen, wijst de rechter een vordering tot winstafdracht af indien hij van oordeel is dat het gebruik (van het merk) niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.
De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. (Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 1992).Voor kwade trouw is naar ‘s hofs oordeel in elk geval vereist dat Asklepios wist dat zij inbreuk maakte.
In dit verband wordt nog opgemerkt dat het TRIP5-Verdrag geen rechtstreeks toepasbare bepaling omtrent winstafdracht bevat (zie artikel 45, lid 2).
Thans uitgaande van de huidige stand van de verdragswetgeving wordt Glaxo verzocht - in verband met haar vordering tot winstafdracht - bij akte nader in te gaan op de mogelijke kwade trouw van Asklepios en aan te geven of, en zo ja op welke wijze zij eventueel bewijs wenst te leveren.”
Lees het arrest hier.
