Winstafdracht na verhandeling 6.800 Guhl namaakproducten

Rechtbank Den Haag 24 juli 2013, HA ZA 12-903 (KAO KABUSHIKI KAISHA tegen X)
Uitspraak mede ingezonden door Nils Winthagen, Klos Morel Vos & Schaap.
Merkenrecht. Vormmerk. Inbreuk. Winstafdracht. Kao is wereldwijd actief als producent op het gebied van persoonlijke verzorging. Zij fabriceert en verhandelt haar producten onder meer onder het merk GUHL en is houdster van onder meer de volgende merkinschrijvingen: het Gemeenschapswoordmerk GUHL, -vormmerk en -woord-/beeldmerken.

Kao handhaaft haar merkrechten na constatering van in Nederland zijnde Guhl namaakproducten. Kao stelt dat X inbreuk heeft gemaakt op de aan haar toekomende merken door de verhandeling van de inbreukmakende Guhl producten en daarmee tevens onrechtmatig heeft gehandeld. X voert verweer en voert aan dat hij onmiddellijk nadat hij bekend is geworden met de inbreuk constructief heeft meegewerkt met Kao. X vordert in reconventie opheffing van alle ten laste van hem gelegde conservatoire beslagen, met veroordeling van Kao in de proceskosten. De rechtbank oordeelt dat X zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Kao en de nodige gegevens dient te verstrekken en wijst de vorderingen in reconventie af.

In conventie
Inbreuk
4.2. Beide partijen voeren aan dat X de inbreuk heeft erkend in zijn onthoudingsverklaring van 1 februari 2012. Daarmee is niet gezegd dat Kao geen belang meer heeft bij een verklaring voor recht met betrekking tot de inbreuk omdat X in zijn brief van 7 mei 2012 (zie hiervoor onder 2.6), derhalve na zijn onthoudingsverklaring, zoals Kao aanvoert, nog zijn twijfels heeft uitgesproken “of de shampoos nep waren die ik aan Van der Doelen heb geleverd. En ik betwijfel of alle nep shampoos bij Van der Doelen van mij afkomstig waren.” Kao heeft er belang bij dat in deze bodemprocedure de inbreuk op haar rechten wordt vastgesteld.
4.3. Dat er door X aan Y 6.800 flessen namaak Guhl shampoo zijn geleverd en dat daarmee door X inbreuk is gemaakt op de merkrechten van Kao, zoals Kao stelt, is door X niet – althans niet voldoende onderbouwd – bestreden. Ook de hiervoor aangehaalde twijfels van X zijn in het geheel niet door hem onderbouwd. In het licht van zijn eerdere (en latere) ongeclausuleerde erkenning van de inbreuk en bij gebreke van enige onderbouwde betwisting, ligt de verklaring voor recht ter zake van inbreuk op Kao’s merkrechten door de verhandeling door X van inbreukmakende Guhl producten voor toewijzing gereed. Daarmee heeft Kao geen belang meer bij een verklaring voor recht dat X (overigens) onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar, zodat die zal worden afgewezen.

Informatieverstrekking
4.7. (...) Aangezien de gevorderde verklaring vanzelfsprekend slechts betrekking kan hebben op informatie die door de desbetreffende accountant kan worden achterhaald bij X, zal de verklaring logischerwijze slechts betrekking kunnen hebben op aan X kenbare en voor hem beschikbare informatie. Deze vordering zal derhalve als na te noemen worden toegewezen. De winstopgave zal worden beperkt tot de nettowinst.(...)

Terugroepen en vernietigen van inbreukmakende Guhl producten
4.8. Het terugroepen en vernietigen van de partij van 6.800 flessen die X aan Van der Doelen heeft geleverd, heeft – zoals X onbestreden heeft aangevoerd – geen zin meer omdat Van der Doelen reeds door Kao is aangesproken op de inbreuk op haar rechten en voor zover mogelijk alle flessen heeft afgegeven aan Kao. Niet valt daarmee in te zien dat Kao belang heeft bij deze vorderingen. Kao heeft voorts onvoldoende aangevoerd waaruit kan volgen dat X aan Van der Doelen meer flessen heeft geleverd en/of dat er door hem aan anderen inbreukmakende Guhl producten zijn geleverd. Ook deze vorderingen zullen daarom bij gebreke van (voldoende onderbouwd) belang bij Kao worden afgewezen.

Schade/winstafdracht
4.10. (...) Op dit moment zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor de rechtbank om die schade te begroten, zodat – ondanks Xs verzoek de schade in deze procedure vast te stellen – partijen daarvoor naar de schadestaatprocedure dienen te worden verwezen. Kao heeft echter slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met (in een schadestaatprocedure toe te wijzen) schadevergoeding voor de winstderving van Kao zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvorderingen zijn derhalve slechts toewijsbaar onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd. Voorts zal de winstafdracht worden beperkt tot de nettowinst.

in reconventie
De beslagen
4.13. Gelet op hetgeen in conventie aan de orde is geweest zijn de gelegde beslagen niet – zonder meer – onrechtmatig. Nu de hoogte van de schadevergoeding/winstafdracht nog niet vaststaat, kan Kao belang bij de beslagen niet worden ontzegd totdat hetzij duidelijk is dat de te vergoeden schade of af te dragen nettowinst niet hoger is dan (de reeds door X betaalde) € 7.500, hetzij de volledige schade is voldaan dan wel de genoten nettowinst is afgedragen. De reconventionele vorderingen worden daarom afgewezen.

Proceskosten
4.14. X zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Kao worden veroordeeld.

5. De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1. verklaart voor recht dat X zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Kao, door het verhandelen van een partij van 6.800 inbreukmakende Guhl producten;
5.2. veroordeelt X om binnen achtentwintig (28) dagen na betekening van dit vonnis, een door een onafhankelijke registeraccountant – op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek – gecertificeerde verklaring te verstrekken (...)
5.4. veroordeelt X om aan Kao te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen van X nader op te maken bij staat5.4. veroordeelt X om aan Kao te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen van X nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of – zulks ter keuze van Kao – afdracht van de door X met de inbreukmakende Guhl producten genoten nettowinst;

in reconventie
5.8. wijst de vorderingen in reconventie af;