&R&E&I&F&E&N&
HvJ EG, 10 februari 2010, Conclusie A-G Trstenjak in zaak C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH tegen Richard Schlicht (verzoek van het Oberste Gerichsthof (Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing)
Merkenrecht. Domeinnamen. .eu-topniveaudomein. Registratie van een domein door eigenaar van nationaal merk, dat enkel is verworven teneinde deze registratie mogelijk te maken gedurende eerste deel van stapsgewijze registratie ("&R&E&I&F&E&N&" als variant op het Duitse woord REIFEN (Banden). Te kwader trouw ingeschreven merk.
14. Verzoekster beheert websites en verkoopt waren via internet. Teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie domeinnamen te kunnen registreren, heeft zij bij het Zweedse merkenregister met succes aanvragen ingediend tot inschrijving van in totaal 33 Duitse soortnamen als merk, telkens met gebruikmaking van het speciale teken „&” voor en na elke letter of tussen alle letters. Verzoeksters aanvraag van 11 augustus 2005 betrof de inschrijving van het woordmerk „&R&E&I&F&E&N&” in internationale klasse 9 (veiligheidsriemen), die op 25 november daaropvolgend heeft plaatsgevonden.
15. Verzoekster is nooit van plan geweest om dit merk voor veiligheidsriemen te gebruiken, maar veronderstelde op basis van een verklaring van PricewaterhouseCoopers, een onderneming die door EURID was belast met het onderzoek van domeinnaamaanvragen, dat bij de registratie van dit merk als domeinnaam onder het .eu-topniveaudomein overeenkomstig de „transcriptieregel” de „&”-tekens moesten worden geschrapt zodat het woord „banden” overbleef, dat volgens haar als soortnaam in geen geval kon worden beschermd op grond van het merkenrecht.
(…)
119. Gelet op het bovenstaande, geef ik het Hof in overweging op de volgende wijze te antwoorden op de door het Oberste Gerichtshof gestelde prejudiciële vragen:
1) Artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een nationaal merk een recht heeft in de zin van deze bepaling, zolang bedoeld merk niet door de bevoegde autoriteiten of rechter en volgens de in het nationaal recht vastgestelde procedures, wegens kwade trouw of anderszins, nietig is verklaard.
Er is ook dan sprake van dat recht wanneer het merk waarop de registratie van het domein is gebaseerd, afwijkt van de domeinnaam tengevolge van de terechte verwijdering daaruit van de speciale tekens in genoemd merk. Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of genoemde speciale tekens hadden kunnen worden getranscribeerd.
2) Voor het onderzoek van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, juncto lid 3, van verordening nr. 874/2004, waarvan de criteria niet limitatief zijn, moet de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het onderhavige geval in aanmerking nemen, en met name:
– de omstandigheden waarin het merk is verkregen, met name het oogmerk om het niet te gebruiken op de markt waarvoor om de bescherming is verzocht;
– het feit dat het gaat om een aan de Duitse taal ontleende soortnaam; en
– het mogelijk onrechtmatige gebruik van het teken ‚&’ teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden,
aangezien het enige oogmerk van de inschrijving van het merk het kunnen aanvragen is van de registratie van de met het merk overeenkomende domeinnaam tijdens het door genoemde verordening vastgestelde eerste deel van de registratie van domeinnamen (‚sunrise period’).”
Lees de conclusie hier.
