Bis in idem

Vzr Rechtbank Arnhem, 18 december 2008, LJN: BH0316, EBW Installatietechnieken B.V. tegen EBW Elektrotechniek B.V.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Misbruik van procesrecht? Tweede kort geding over dezelfde handelsnamen. Na het eerste kort geding (Rechtbank Arnhem 21 augustus 2008, IEF 7015) heeft eiseres niet binnen de daarvoor geldende termijn (art.1091Rv) een eis in hoofdzaak ingesteld, maar heeft nu wel recht op een herkansing. “Eiseres heeft een vergissing begaan (…) Deze vergissing behoeft haar er niet van te weerhouden om haar fout te corrigeren door opnieuw in kort geding dezelfde voorzieningen te vragen, waarbij de voorzieningenrechter, zonder gebonden te zijn aan het eerdere kort geding vonnis, opnieuw kan beoordelen of daartoe een voldoende spoedeisend belang en voldoende grondslag aanwezig is.”

Met betrekking tot het gebruik door gedaagde van het beeldmerk EBW en de handelsnaam EBW Elektrotechniek sinds 2007 is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat verwarringsgevaar voldoende aannemelijk is. Een inmiddels aangeschaft oudere handelsnaam is daarop niet van invloed: “Dit betekent dat de oudere rechten - indien al rechtsgeldig verworven - van gedaagde niet verder strekken dan dat en dat eiseres gedaagde in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ te gebruiken in Thorn en omstreken. De voorzieningenrechter overweegt hierbij overigens dat deze handelsnaam zich door het andere logo en de toevoeging van de naam ‘[betrokkene]’ méér onderscheidt van de handelsnaam van eiseres dan dat de handelsnaam EBW Elektrotechniek dat doet.”

De herkansing is wel van invloed op de proceskosten. Hoewel gedaagde de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is, dient eiseres haar eigen kosten te dragen, nu zij dit kort geding had kunnen voorkomen door tijdig een bodemzaak aanhangig te maken. Ook is er geen aanleiding om eiseres te veroordelen in de proceskosten van gedaagde in dit kort geding, omdat het ook aan gedaagde te wijten is dat dit tweede kort geding aanhangig is gemaakt en gedaagde nieuwe omstandigheden heeft aangevoerd.

Geen misbruik van procesrecht: “5.3.  Vooropgesteld wordt dat aan vonnissen in kort geding geen gezag van gewijsde toekomt. Het zijn ordemaatregelen die door de bodemrechter en ook door de voorzieningenrechter in kort geding kunnen worden geredresseerd. Het verbod van ‘ne bis in idem’ leidt in een burgerlijk geschil niet tot niet-ontvankelijkheid. Volgens vaste rechtspraak, waaronder de door gedaagde genoemde uitspraken en het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003 (JBPr 2003, 71) geldt alleen een verbod voor een zelfde, tweede kort geding op dezelfde feiten en gronden indien de wederpartij aantoont dat sprake is van misbruik van procesrecht of strijd met de goede procesorde. Het betreft in die rechtspraak telkens de situatie waarbij de vordering van de eisende partij in het eerdere kort geding is afgewezen. Tegen de verliezer die nogmaals op dezelfde feiten en gronden wenst te procederen, dient een dam te worden opgeworpen.

5.4.  De vraag die zich hier voordoet is een andere, te weten of een dergelijke dam in dit geval ook dient te worden opgeworpen tegen eiseres, die in het eerste kort geding grotendeels gelijk heeft gekregen maar daar niets meer aan heeft omdat de toegewezen voorlopige voorzieningen - door haar toedoen / nalaten - hun werking hebben verloren. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe het volgende.

5.5.  Eiseres heeft een vergissing begaan, waarvan zij zelf nadeel ondervindt omdat gedaagde op dit moment niet behoeft te voldoen aan hetgeen waartoe zij bij het eerdere kort geding vonnis is veroordeeld. Deze vergissing behoeft haar er niet van te weerhouden om haar fout te corrigeren door opnieuw in kort geding dezelfde voorzieningen te vragen, waarbij de voorzieningenrechter, zonder gebonden te zijn aan het eerdere kort geding vonnis, opnieuw kan beoordelen of daartoe een voldoende spoedeisend belang en voldoende grondslag aanwezig is. De voorzieningenrechter trekt daarbij een parallel naar het arrest van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (NJ 2006, 310) over een herhaald derdenbeslag op grond van dezelfde vordering, indien de beslaglegger heeft verzuimd de buitengerechtelijke verklaring van de derde-beslagene te betwisten door de derde-beslagene binnen twee maanden te dagvaarden tot gerechtelijke verklaring in de zin van artikel 477a lid 2 Rv. De beslaglegger krijgt, wanneer hij per abuis de betwistingstermijn van twee maanden heeft laten verlopen, een herkansing, zonder dat dit moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid.

5.6.  Niet gesteld of gebleken is dat eiseres het tweede kort geding met geen ander doel aanhangig heeft gemaakt dan om eiseres te schaden of dat zij in redelijkheid niet tot de uitoefening van die bevoegdheid heeft kunnen komen, gelet op de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, zoals bedoeld in artikel 3:13 BW. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres nog steeds een rechtens te respecteren belang bij het vragen van de gevorderde voorzieningen die de voorzieningenrechter bij gelegenheid van het vorige kort geding (grotendeels) toewijsbaar achtte.

5.7.  Het Hof Leeuwarden heeft in haar arrest van 26 juli 2006 (BIE 2007, 394, [namen]) overwogen dat het in artikel 260 Rv. voorziene verlies van kracht van een voorlopige voorziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, nu een en ander strijdig moet worden geacht met de inhoud en strekking van voornoemd artikel en voorts met hetgeen de goede procesorde met zich meebrengt. Dat is dus een andere situatie dan die zich in het onderhavige geval voordoet.

5.8.  In het licht van het voorgaande is de stelling van gedaagde dat eiseres geen nieuwe relevante feiten heeft aangevoerd, onvoldoende om misbruik van procesrecht aan te nemen.
De voorzieningenrechter zal de vorderingen hierna inhoudelijk behandelen.

Geen ouder handelsnaamrecht in conventie: 5.11.  De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat gedaagde door de genoemde overeenkomst nu over zodanige oudere rechten op een handelsnaam het onderdeel EBW beschikt, dat eiseres om die reden gedaagde niet meer kan verbieden de handelsnaam EBW Elektrotechniek te gebruiken. Of in het onderhavige geval [betrokkene] de naam E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene]) daadwerkelijk heeft gevoerd sinds 1 oktober 2001, hetgeen eiseres heeft betwist, en of door de overeenkomst van 29 oktober 2008 is voldaan aan het vereiste van overgang van (een relevant deel van) de onderneming als bedoeld in artikel 2 HNW, hetgeen eiseres ook heeft betwist - dat een handelsnaam tegenwoordig ook ‘vrij’ overgedragen kan worden, is in de rechtspraak nog niet aangenomen - kan in het midden blijven.

Ook als deze vragen in bevestigende zin zouden worden beantwoord, dan nog is de voorzieningenrechter van oordeel dat [betrokkene] niet méér kon overdragen dan hij zelf had, te weten een recht op de handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ met een geografisch zeer beperkte omvang, te weten Thorn en omstreken. Dit betekent dat de oudere rechten - indien al rechtsgeldig verworven - van gedaagde niet verder strekken dan dat en dat eiseres gedaagde in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ te gebruiken in Thorn en omstreken. De voorzieningenrechter overweegt hierbij overigens dat deze handelsnaam zich door het andere logo en de toevoeging van de naam ‘[betrokkene]’ méér onderscheidt van de handelsnaam van eiseres dan dat de handelsnaam EBW Elektrotechniek dat doet.

Gevaar voor verwarring, handelsnaam: 5.12.  Met betrekking tot het gebruik door gedaagde van de handelsnaam EBW Elektrotechniek sinds 2007 is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat daarmee gevaar voor verwarring aanwezig is tussen beide ondernemingen is in de zin van artikel 5 en 5a Hnw. Eiseres heeft in het vorige kort geding ten bewijze van de al opgetreden verwarring een zestal poststukken overgelegd. Het verweer van gedaagde dat eiseres geen nieuwe bewijzen van verwarring heeft overgelegd treft geen doel, nu er geen enkele reden is om aan te nemen dat van gevaar voor verwarring niet langer sprake is. Ook het verweer van gedaagde dat vanwege de bestendige relatie met leveranciers er geen gevaar meer is voor verwarring, biedt haar geen soelaas, nu dit het gevaar voor verwarring ook aanwezig kan zijn bij potentiële afnemers. Voor het overige speelt, net als in het vorige kort geding, een rol dat de handelsnamen van partijen slechts in geringe mate van elkaar afwijken. De aanduidingen ‘Installatietechnieken’ enerzijds en ‘Elektrotechniek’ anderzijds zijn beschrijvend en spelen bij de vergelijking van de handelsnamen nauwelijks een rol. Dat er overlapping bestaat tussen de economische en geografische bedrijvigheid van beide bedrijven blijkt onder meer uit het in dit kort geding nieuw aangevoerde feit dat gedaagde is aangetrokken voor de aanleg van elektrotechnische installaties bij nieuwbouw kantoren in Hoofddorp, terwijl eiseres twee jaar eerder voor datzelfde project een offerte heeft uitgebracht.

Beeldmerk: 5.13.  Ten opzichte van het vorige kort geding hebben zich ten aanzien van het beroep van eiseres op haar geregistreerde beeldmerk EBW geen nieuwe feiten en omstandigheden voorgedaan en is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat de totaalindruk van dit beeldmerk zodanig overeenstemt met de totaalindruk van de handelsnaam en het logo van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Gedaagde heeft niet een zodanig verweer gevoerd dat de voorzieningenrechter dit nu anders ziet. De totaalindruk van het beeldmerk van eiseres stemt daarentegen naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter veel minder overeen met het logo en de handelsnaam van ?’.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ en wel zodanig dat daar het gevaar voor verwarring ontbreekt.

5.14.  Met betrekking tot de domeinnaam www.ebw.nu overweegt de voorzieningen-rechter, onder verwijzing naar haar overwegingen in het eerdere vonnis, dat eiseres zich ook hiertegen op grond van artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet kan verzetten.

Geen ouder handelsnaamrecht in reconventie: 5.18.  Uit de overwegingen in conventie blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat gedaagde beschikt over een zodanig ouder handelsnaamrecht dat zij eiseres het gebruik van de handelsnaam EBW Installatietechnieken kan verbieden. Voor zover het Thorn en omgeving betreft, heeft zij niet gesteld en evenmin onderbouwd waarom de handelsnaam van eiseres inbreuk zou maken op de handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’. In conventie nam zij het standpunt in dat er geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Hnw was tussen de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam EBW Elektrotechniek. Dat er wel gevaar voor verwarring zou zijn tussen de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam ?E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])? heeft zij niet aannemelijk gemaakt. De vorderingen in reconventie zullen dan ook worden afgewezen.

Proceskosten: 5.19.  Hoewel gedaagde in dit kort geding zowel in conventie als in reconventie de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is, dient eiseres naar het oordeel van de voorzieningenrechter haar eigen kosten in conventie en in reconventie te dragen, nu zij dit kort geding had kunnen voorkomen door tijdig een bodemzaak aanhangig te maken. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om eiseres te veroordelen in de proceskosten van gedaagde in dit kort geding, zoals gedaagde heeft gevorderd, omdat het ook aan gedaagde te wijten is dat dit tweede kort geding aanhangig is gemaakt en gedaagde van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om nieuwe omstandigheden aan de voorzieningenrechter ter beoordeling voor te leggen.

Lees het vonnis hier.