HR 29 april 2011, 09/04977 (conclusie A-G D.W.F. Verkade inzake G-Star lntemational B.V. tegen Bestseller Retail Benelux B.V.)
(Zeer) grote vs beperkte beschermingsomvang
met dank aan Leonie Kroon & Niels Mulder, DLA Piper
Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerk. Onrechtmatige slaafse nabootsing. In navolging van IEF 8229 en IEF 7178: Het hof Amsterdam oordeelde met de rechtbank dat de ‘aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend' is. Aan de Elwood komt bovendien vanwege de ontlening aan een motorbroek geen (zeer) grote beschermingsomvang toe. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam).
Conclusie A-G Verkade: Klachten kunnen niet tot cassatie leiden op grond van 81 RO (geen rechtsvragen). Auteursrecht: bij juiste lezing wél de originaliteit meegenomen. Uiteenzetting (zeer) grote beschermingsomvang tegenover beperktere beschermingsomvang en het relatieve onderscheid. Van nabootsing die tot verwarring leidt, is geen sprake (4.15). Merkenrechtelijk sprake van onjuiste lezing door G-Star - viervoudige motivering dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Motiveringsplicht.
4.4.In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context. Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.
4.7 Het hof heeft - al met al - dus juist wél de originaliteit van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context in aanmerking genomen, en is op basis van de door hem in aanmerking genomen omstandigheden tot het eerder gemelde resultaat gekomen. Daarom mist de klacht m.i. feitelijke grondslag. Dat G-Star het resultaat te mager vindt, doet daaraan niet af. Nu geen regel bestaat die zou meebrengen dat het hof op basis van de door hem in rov. 4.4 en rov. 4.5 beoordeelde omstandigheden tot een '(zeer) grote beschermingomvang' had moéten komen, getuigt het oordeel van het hof ook niet van een onjuiste rechtsopvatting.
4.8.1. Het criterium van 'een (zeer) grote beschermingomvang' bestaat niet als wettelijk criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig niet tegengekomen. Wél geijkt is het relatieve onderscheid tussen een grotere en een minder grote beschermingsomvang. De auteursrechtelijke beschermingsomvang hangt samen met de aard en de mate van oorspronkelijkheid van het object waarvan is (of zou zijn) overgenomen.
4.8.3. In het denksysteem van het middelonderdeel zou een (niet vanwege functionele/ objectieve factoren beperkte) normale beschermingsomvang, thans een '(zeer) grote beschermíngomvang'moeten gaan heten. Het behoeft geen nader betoog dat deze nouveauté naar mijn inzicht niet voor erkenning of ijking' in aanmerking komt.
4.24.De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Anders dan de klacht doet voorkomen, heeft het hof niet geoordeeld dat (serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke vormelementen van de Elwood broek van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten omdat zij een wezenlijke waarde aan de waar geven.
Het voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorrn van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, heeft het hof gebaseerd op vier omstandigheden:
i) in de procedure tegen Poelman Beheer Leek BV heeft een door de rechtbank uitgesproken
-'erga omnes' werkende
- nietigverklaring van het onderhavige vormmerk ook na appel en cassatie (kennelijk) standgehouden;
ii) naast het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (en het United States patent
and Trademark office) acht ook het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voÍïnmerken als door G-Star gedeponeerd voorshands van bescherming als merk uitgesloten, onder meer op de hiervoor genoemde grond;
iii) de fraaiheid van het uiterlijk van een broek speelt in het algemeen een belangrijke rol bij de aankoopbeslissing; en
iv) het hof acht voorshands niet onaannemelijk dat de door de elementen bepaalde vorm vande Elwood broek daaraan een wezenlijke waarde geeft in de zin van art. 2.1lid,2 BVIE.4.25.Met deze (viervoudige) motivering, heeft het hof m.i. alleszins voldaan aÍm een van de rechter in kort geding te verlangen motiveringsplicht3r. Daarmee faalt de rechtsklacht, voor zover die al het hof miskenning van regels ten aanzien van de motivering in kort geding zou verwijten.
