Inbreuk op het Uniemerk Alvar & Millas door het gebruik in domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 oktober 2016, IEF 17007; IEFbe 2291 (Black Planet tegen X) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Black Planet is actief in de muziekwereld en was de drijvende kracht achter het DJ-duo 'Alvar & Millas', waar X deel van uitmaakte. Sinds de beëindiging van de samenwerking droeg X al zijn aandelen in de vennootschap over en nam ontslag als statutair zaakvoerder van Black Planet. De Uniemerken 'Alvar & Millas' en 'Black PLanet' behoren toe aan Black Planet. Zij stelde echter vast dat X, ondanks zijn vertrek uit de vennootschap, nog steeds gebruik maakt van deze tekens gezien X nog steeds eigenaar is van de domeinnamen alvarandmillas.be/.com en blackplanetrecordings.com. De rechtbank stelt vast dat X door het gebruik van het teken Alvar & Millas in het economisch verkeer en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen bestaande uit het teken, inbreuk pleegt op het Uniemerk. Dit geldt tevens voor het gebruik van het teken Black Planet.

20. De domeinnaam blackplanetrecordings.com omvat een teken dat gelijk is aan het woordmerk 'Biack Planet' met nummer 995207. Deze domeinnaam omvat immers alle bestanddelen van dit merk. De toevoeging van het beschrijvende 'recordings' en de niet-onderscheidende extensie '.com' veranderen hier niets aan. Vaak worden deze toevoegingen automatisch ingevuld door internet-zoekrobots.

21. De domeinnamen alvarandmillas.com en alvarandmillas.be omvatten eveneens een teken dat gelijk is aan het complex merk met nummer 13850698, bestaande uit het woordelement 'Aivar & Millas' weergegeven in een eenvoudige grafische vorm . Het woordelement 'Aivar & Millas' is veruit het meest dominante element van dit merk, des te meer no de enkele grafische elementen – met name de zwarte achtergrond en het vrij eenvoudige gebruikte lettertype - dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen. Het aangevochten teken is dan zeer gelijk aan dit merk, aangezien het "in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen." Het feit dat dit teken de onbeduidende grafische elementen van het merk niet overneemt is niet relevant. Hetzelfde geldt voor de toevoeging van de niet onderscheidende extensies '.com' en '.be'. Artikel 2.20(1)(d) van het BVIE biedt bescherming tegen tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een ingeschreven merk. 22. Rechtspraak en rechtsleer stellen dat het gebruik van een merk in een domeinnaam doorgaans kan worden gekwalificeerd als een gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren of diensten' in de zin van artikel 2.20(1)(d) van het BVIE.

28. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.20(1) (d) van het BVIE vervuld zijn en dat het past te bevelen de registratie en het geregistreerd houden van de domeinnamen alvarandmillas.com, alvarandmillas.be en blackplanetrecordings.com te staken, immers:
(i) X heeft, zonder de toestemming van Black Planet, gebruik gemaakt van tekens die gelijk zijn aan of sterk overeenstemmen met de ter bescherming ingeroepen merken;
(ii) Dit gebruikt vormt een gebruik anders dan ter onderscheiding van
waren of diensten;
(iii) Dit gebruik doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de ter bescherming ingeroepen merken;
(iv) X kan zich niet beroepen op een geldige reden.