Inbreuk op Uniemerken en handelsnaamrecht van Expert

Rechtbank Den Haag 8 januari 2020, IEF 18933; ECLI:NL:RBDHA:2020:186 (Expert cs tegen gedaagde) Gedaagde voert een eenmanszaak genaamd ‘Outletexpert’. Expert cs voert aan dat gedaagde in het kader van Uniemerken inbreuk maakt op artikel 9 lid 2 sub b, dan wel sub c Verordening (EU) 2017/1001 en in het kader van handelsnamen inbreuk maakt op artikel 5 Handelsnaamwet. De naam ‘Expert’ en niet de Uniebeeldmerken of het logo met de oranje ster die Expert cs hanteert voor zijn merk genieten grote bekendheid voor elektronicawinkels van Expert cs. De naam ‘Expert’ komt dan ook een relatief grote bescherming toe. Bij beoordeling van de mate van overeenstemming wegen de punten van overeenstemming zwaarder dan de punten van verschil. Geoordeeld wordt dat de mate van overeenstemming van het teken voor de waren en diensten waarvoor de Uniemerken zijn geregistreerd zodanig is dat er mogelijk verwarring kan ontstaan en gedaagde dus inbreuk maakt op de Uniebeeldmerken op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Ook wat betreft de handelsnaam is het enige verschil dat het woord ‘outlet’ is toegevoegd onvoldoende om het gevaar van verwarring weg te nemen, zodat er tevens sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Expert cs op grond van artikel 5 Hnw.

4.11. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming is uitgangspunt dat de punten van overeenstemming zwaarder worden gewogen dan de punten van verschil. Gelet op de hiervoor besproken punten van overeenstemming, de omstandigheid dat de aangeboden waren en diensten identiek zijn en de omstandigheid dat de Uniebeeldmerken een grote bekendheid hebben en daarmee een groot onderscheidend vermogen, is de rechtbank van oordeel dat, ook als het woordbestanddeel 'expert' niet als het dominante onderdeel van het teken wordt beschouwd, het teken bij het betreffende publiek wel de suggestie kan wekken dat de waren afkomstig zijn van economisch verbonden ondernemingen . Er is naar het oordeel van de rechtbank dan ook sprake van een zodanige mate van overeenstemming bij gebruik van het teken voor de waren en diensten waarvoor de Uniemerken zijn geregistreerd, dat mogelijk verwarring kan ontstaan. Gedaagde maakt derhalve inbreuk op de Uniebeeldmerken op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

4.18. Wat betreft de beoordeling van het verwarringsgevaar is ook in het kader van het handelsnaamrecht van belang dat, zoals de rechtbank hiervoor sub 4.5 heeft overwogen, de handelsnaam van Expert cs een grote beschermingsomvang heeft. De namen die gedaagde gebruikt voor een onderneming die handelt in dezelfde producten als Expert cs, wijken slechts af door toevoeging van het woord 'outlet'. Die toevoeging is onvoldoende om het gevaar voor verwarring weg te nemen. Immers, zoals de rechtbank hiervoor in het kader van de merkinbreuk sub 4.10 en 4.11 ook reeds heeft overwogen, kan het publiek de door gedaagde gebruikte namen uitleggen als betrekking hebbend op een outlet-winkel van producten van Expert cs, wat betekent dat het publiek een verband kan leggen tussen Expert cs en de onderneming van gedaagde. Daarbij betrekt de rechtbank dat de fysieke winkels die door beide ondernemingen worden geëxploiteerd op een afstand van elkaar liggen die voor dergelijke zaken niet zodanig is dat ze zich richten op een geheel ander publiek en bovendien zijn beide ondernemingen via internet in heel Nederland actief. Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook verwarring tussen de ondernemingen van Expert cs enerzijds en gedaagde anderzijds te duchten, zodat sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Expert cs.