Merkinbreuk na beëindiging koop- en licentieovereenkomst wegens wanbetaling

Rechtbank Rotterdam 9 juli 2025, IEF 22809; ECLI:NL:RBROT:2025:8336 (eiseres tegen gedaagden c.s.). Eiseres is houdster van een Uniemerk. In mei 2023 heeft zij met gedaagde 2 twee overeenkomsten gesloten: een koopovereenkomst en een licentieovereenkomst betreffende het gebruik van een kledingmerk. De koopprijs bedroeg € 2.750.000. De intellectuele eigendomsrechten zouden pas overgaan na volledige betaling. Tot die tijd mocht gedaagde 2 het merk gebruiken onder licentie. In beide overeenkomsten was bepaald dat de overeenkomst bij vier of meer gemiste termijnen beëindigd kon worden. In november 2024 heeft eiseres beide overeenkomsten beëindigd wegens wanbetaling. Volgens eiseres is vanaf het begin niets betaald en zijn diverse aanmaningen onbeantwoord gebleven. Na de opzegging zijn gedaagden het merk blijven gebruiken: zij zijn online actief gebleven onder het merk, hebben het merk toegepast op kleding, en hebben een nieuwe website gelanceerd.

Eiseres vordert onder meer dat het gebruik van het merk wordt gestaakt, dat de domeinnaam en socialmediakanalen worden overgedragen, dat zij wordt geïnformeerd over gebruik van het merk, en dat onjuiste mededelingen over het merk en over haar hoedanigheid als rechthebbende worden verboden. Ook vordert zij dwangsommen. Gedaagden verweren zich en stellen onder meer dat de beëindiging ongeldig is. Volgens hen is sprake van een te vroege beëindiging en eigent eiseres zich ten onrechte het merk toe. Daarnaast stellen zij dat zij rechthebbenden zijn op onderliggende ontwerpen, modellen en marketinguitingen die deel uitmaken van het merkconcept. De voorzieningenrechter wijst de bezwaren van gedaagden af. De beëindiging was contractueel toegestaan en gebaseerd op structurele wanbetaling. De licentie eindigde daardoor onmiddellijk, inclusief eventuele sublicenties. Het daaropvolgende gebruik van het merk door gedaagden levert merkinbreuk op. Dat gebruik betreft toepassing van het merk op identieke waren, en gebruik van het teken als merk, in een domeinnaam en op social media.

Het beroep op auteursrecht slaagt niet. De stelling van gedaagden dat zij rechthebbenden zijn op ontwerpen is onvoldoende onderbouwd. Daarnaast heeft eiseres toegezegd dat zij de betwiste ontwerpen voorlopig niet zal gebruiken, zodat het gevorderde verbod geen belang meer dient. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van eiseres grotendeels toe. De vordering tot overdracht van domeinnaam en socialmediakanalen wordt toegewezen. Ook wordt het gebruik van het merk verboden, evenals het doen van onjuiste mededelingen over het merk en de rechthebbende. De gevorderde dwangsommen worden deels gematigd. De proceskosten worden toegewezen volgens het IE-indicatietarief, en begroot op € 14.732,57. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

5.10. Met het voortijdig einde van de Koopovereenkomst heeft er geen overdracht van de IE-rechten plaatsgevonden en is [eiseres] nog steeds houdster van het Uniemerk. De beëindiging van de Licentieovereenkomst heeft tot gevolg dat [gedaagde 2] onmiddellijk dient te stoppen met het gebruik van het Uniemerk (op grond van artikel 9.1.1. van de Licentieovereenkomst). Dat betekent eveneens dat de sublicenties die [gedaagde 2] uit hoofde van de Licentieovereenkomst heeft afgegeven aan andere groepsvennootschappen, hun werking verliezen en die vennootschappen het Uniemerk dus ook niet meer mogen gebruiken. [eiseres] heeft voldoende onderbouwd dat [gedaagde vennootschappen] ( [gedaagde 1] , [gedaagde 2] en [gedaagde 3] ) het teken [uniewoordmerk] gebruiken ter onderscheiding van kledingstukken op de [website 2] en op social media. Het teken wordt gebruikt in de domeinnaam en als handelsnaam en komt terug op de kledingstukken zelf. Het door [gedaagde vennootschappen] gebruikte teken is gelijk aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven. [gedaagde vennootschappen] maken daarmee inbreuk op de merkrechten van [eiseres] in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder a UMVo.