Rechtsgeldig gebruik domeinnaam en handelsnaam door Chesterfield bevestigd ondanks merkrechten Makorian

Rb. Den Haag 12 september 2024, IEF 22261; ECLI:NL:RBDHA:2024:14527 (Makorian c.s. tegen Chesterfield c.s.). Makorian Holding en Chesterfield c.s. hebben een conflict over het gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com. Chesterfield c.s. gebruikt deze domeinnaam sinds 2006 voor haar meubelactiviteiten, terwijl Makorian c.s. zich richt op de productie van leren tassen. In 2009 werd Beeldmerk B.V. opgericht door beide partijen, waarbij Chesterfield c.s. een aantal merkrechten heeft ingebracht in ruil voor een lening van Makorian. In 2012 sloten de partijen een licentieovereenkomst waarin Makorian c.s. beperkte gebruiksrechten kreeg op de Chesterfield-merken. Makorian c.s. vordert nu de overdracht van de domeinnaam en stelt dat Chesterfield c.s. inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten. Chesterfield c.s. vordert in reconventie de rechtbank voor recht te verklaren dat zij gerechtigd is tot het gebruik van het beeldmerk en het woordmerk "The Chesterfield Brand". De rechtbank oordeelt dat de handelsnaamrechten ten aanzien van The Chesterfield Brand niet zijn ingebracht in Beeldmerk B.V. De licentieovereenkomst, die oorspronkelijk tussen Beeldmerk en Chesterfield c.s. was gesloten, is voortgezet tussen Makorian Holding en Chesterfield c.s., waarbij Chesterfield c.s. het recht heeft om de Chesterfieldmerken te blijven gebruiken voor woninginrichtingsproducten. De gestelde merkinbreuk door Chesterfield c.s. wordt afgewezen, omdat Chesterfield c.s. een ouder handelsnaamrecht heeft sinds 2006 dat prevaleert boven de merkrechten van Makorian. Om deze reden wijst de rechtbank ook de vorderingen van Makorian c.s. op basis van handelsnaaminbreuk af. Chesterfield c.s. kan de domeinnaam voor de huidige doeleinden blijven gebruiken.

5.17. De rechtbank is van oordeel dat uit hetgeen is komen vast te staan over de voorgeschiedenis van de oprichting van Beeldmerk, uit de tekst van de Akte van Inbreng (die voor wat betreft het hier relevante gedeelte identiek is aan de tekst van de Akte van Oprichting, zie onder 3.11) en van de Inbrengbeschrijving, in samenhang met de gedragingen van partijen na de oprichting van Beeldmerk, niet blijkt dat partijen bij de oprichting van Beeldmerk in 2009 de bedoeling hebben gehad om ook andere activa dan de in de Inbrengbeschrijving genoemde rechten met betrekking tot het beeldmerk in Beeldmerk in te brengen. Dat leidt tot de conclusie dat alleen die rechten door Bestfurn Oud zijn ingebracht in Beeldmerk, en niet tevens handelsnaamrechten ten aanzien van de naam The Chesterfield Brand.

5.40. Dit alles leidt tot de slotsom dat de Licentieovereenkomst tussen voorheen Beeldmerk en Dutchbag enerzijds en de [broers] anderzijds, thans bestaat tussen Makorian Holding als licentiegever en de [broers] als licentienemer. Chesterfield c.s. is niet op grond van artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst zonder voorbehoud gerechtigd de Chesterfieldmerken te gebruiken, zoals zij betoogt. Het toegestane gebruik van de Chesterfieldmerken is beschreven in de Licentieovereenkomst (kortweg: gebruik in de woninginrichting branche). De Licentieovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan, waarbij de eerste 25 jaar geen licentievergoeding betaald hoeft te worden en daarna een vergoeding volgens de in artikel 7.1 vermelde staffel. De rechtbank is van oordeel dat daarbij uitgegaan moet worden van de oorspronkelijke ingangsdatum in oktober 2012, aangezien zij het ervoor houdt dat Makorian Holding en de [broers] zijn overeengekomen de Licentieovereenkomst tussen voorheen Beeldmerk en Dutchbag enerzijds en de [broers] anderzijds voort te zetten. Zoals iedere duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan de Licentieovereenkomst - afgezien van de gevallen vermeld in artikel 8.1 - in beginsel door ieder van partijen worden opgezegd. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid kan voortvloeien dat opzegging slechts mogelijk is als daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat, dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen en/of dat opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.

5.46. Het voorgaande betekent dat het beroep van Chesterfield c.s. op artikel 2.23 lid 2 BVIE slaagt voor zover het Chesterfield B.V. betreft. Makorian c.s. kan Chesterfield B.V. niet op basis van haar merkrechten verbieden de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com te gebruiken als handelsnaam, nu die merkrechten dateren van 2008 en later en dus jonger zijn dan de handelsnaamrechten van Chesterfield B.V., die dateren van 2006. Nu niet vaststaat dat Chesterfield Licentie en/of Part of Britain de handelsnaam The Chesterfield Brand voeren of hebben gevoerd, is van merkinbreuk door (één van) hen evenmin sprake. Wanprestatie door de [broers] onder artikel 6.2 van de Licentieovereenkomst of onrechtmatig handelen is, nu van merkinbreuk geen sprake is, ook niet aan de orde.

5.51. Makorian c.s. heeft aangevoerd dat Makorian B.V. sinds 2013 de handelsnaam The Chesterfield Brand gebruikt voor haar onderneming. Webbags zou dat sinds 2012 doen en sinds 2014 heel actief, door onder deze naam naar buiten te treden op social media en in advertenties. Wat daarvan ook zij, ook hier geldt dat de handelsnaamrechten van de [broers] ter zake van de naam The Chesterfield Brand dateren van 2006. Al aangenomen dat Makorian B.V. sinds 2013 en Webbags sinds 2012 of 2014 de naam The Chesterfield Brand als handelsnaam gebruiken voor hun ondernemingen; de handelsnaam van de onderneming van de [broers] , thans gebruikt door Chesterfield B.V., is ouder. Makorian c.s. kan Chesterfield c.s. het gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com dus niet met een beroep op artikel 5 Hnw verbieden.