Slechts middels de kunstgreep
HvJ EG, 3 juni 2010, zaak C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH tegen Richard Schlicht (Prejudiciële vragen Oberster Gerichtshof, Oostenrijk).
Merkenrecht. Domeinnamen. Kwade trouw bij registratie .eu-topniveaudomein. Criteria voor de intrekking van speculatief of onrechtmatig geregistreerde .eu-topniveaudomeinnamen. Registratie van een domein door eigenaar van nationaal merk, dat enkel is verworven om deze registratie mogelijk te maken gedurende de zgn. sunrise-periode (alleen voor merkhouders) van de . eu-domeinaam. “Bijgevolg kon een domeinnaam zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die met een als zodanig gewenste soortnaam overeenstemt, in het eerste deel van de stapsgewijze registratie slechts middels de kunstgreep van een daartoe gecreëerd en ingeschreven merk worden geregistreerd.”
Internetportal heeft tijdens de eerste fase van de sunrise-periode de domeinnaam „www.reifen.eu” laten registreren op basis van haar merk &R&E&I&F&E&N& dat zij in Zweden voor veiligheidsriemen had laten inschrijven, naar het zich laat aanzien omdat de registratieregels, uit technische overwegingen, voorzien in de schrapping van het teken „&”, waardoor het anders niet als merk te beschermen soortnaam REIFEN (banden) overblijft. Daarnaast heeft Internetportal und Marketing in Zweden 33 soortnamen als merk laten inschrijven, waarbij zij telkens het speciale teken „&” vóór en na elke letter heeft gebruikt. Zij heeft tevens 180 aanvragen ingediend voor de registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen.
In zijn arrest preciseert het Hof dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke uitdrukkelijk in de Verordening m.b.t. het .eu-topniveaudomein zijn opgesomd en dat bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw rekening dient te worden gehouden met alle in het concrete geval relevante factoren.
Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:
1) Artikel 21, lid 3, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie moet aldus worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd.
2) Bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, dient de nationale rechter rekening te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd.
Wat de omstandigheden betreft waarin de inschrijving van het merk is verkregen, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:
– het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd;
– de presentatie van het merk;
– het feit dat een groot aantal andere met soortnamen overeenstemmende merken is geregistreerd, en
– het feit dat het merk is ingeschreven kort vóór het begin van de stapsgewijze registratie van .eu-topniveaudomeinnamen.
Wat de omstandigheden betreft waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:
– het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of leestekens in de zin van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 met het oog op de toepassing van de in dat artikel vastgestelde transcriptieregels;
– de registratie tijdens het eerste deel van de in die verordening vastgestelde stapsgewijze registratie op basis van een merk dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding is verkregen, en
– het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.
