Gepubliceerd op dinsdag 20 november 2012
IEF 12022
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Vijf jaar merkenrechtspraak. Een analyse van vijf jaar merkinbreukzaken in Nederland

Pieter de Bruijn, Marleen van Putten, Woudina Speldenbrink en Charlotte Sophie van Triest, 'Vijf jaar merkenrechtspraak - Een analyse van vijf jaar merkinbreukzaken in Nederland, BerichtenIE oktober 2012, p. 282-291.

Een bijdrage van bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Binnen het ‘Honours College Law’ programma is dit onderzoek de basis geweest voor de bachelorscriptie onder leiding van prof. Dirk Visser.

In 2006 publiceerde de Amerikaan Barton Beebe een kwantitatief statistisch onderzoek naar de rechterlijke motivering in Amerikaanse merkinbreukzaken. Met zijn ‘multifactor test’ werd de motivering van de rechter aan een gestructureerde toets onderworpen. Dit onderzoek is onderdeel van een lange traditie van kwantitatief statistisch onderzoek in de Verenigde Staten. Voor zover bekend is in Nederland nooit eerder bekeken wat kwantitatief statistisch onderzoek binnen het merkenrecht kan opleveren. Wij hebben daarom een poging gedaan om een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren naar Nederlandse rechtspraak.

Inhoudsopgave artikel:
1. Inleiding
2. Verantwoording
3. Plaats, instantie en procedure
4. Een geslaagde procedure voor de merkhouder?
5. Beschermingsomvang van het merk
6. Beneluxmerk of gemeenschapsmerk? (sic)
8. Waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt
9. Gevoerde en besproken verweren
10. Arresten van het Hof van Justitie
11. Samenloop met andere IE-rechten
12. Inbreukvraag van art. 2.20 lid 1 BVIE
13. Belangrijke factoren bij de inbreukvraag
14. Relevantie in het licht van Red Bull/Bulldog
15. Conclusie

Selectiecriteria:
• Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven
• Periode 2007 tot en met 2011
• Praktijkgebied IE, zoekterm ‘merkenrecht’
• IE-Forum.nl, dossier ‘rechtspraak per jaar’
• Eindvonnissen
• Inhoudelijke inbreukbeoordeling


Uit de Conclusie:
Gezien het spoedeisende belang in merkenrechtzaken is het kort geding de meest gebruikelijke procedure voor het beslechten van een dergelijk geschil. Het starten van een procedure is voor veel merkhouders een goede zet gebleken: in ruim 60% van de gevallen bleek de merkhouder te winnen. Daarnaast blijkt een vordering op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE het meest voor te komen.

De rechter noemt in zijn beoordeling niet altijd alle vereiste criteria of hij motiveert deze niet naar behoren. Soms wordt alleen de inhoud van het artikel genoemd en niet verder uitgewerkt. Ondanks deze onvolkomenheden, blijkt dat de rechter doorgaans wel veel gebruik maakt van de criteria, of in ieder geval er een aantal motiveert. De criteria en factoren blijven een belangrijk richtsnoer voor de rechter in zijn beoordeling. Of de rechter de criteria en factoren op een juiste wijze heeft toegepast en wat precies de betekenis is van de verschillende criteria voor de einduitspraak, komt niet in een onderzoek als dit naar voren.

(...)

Het is mogelijk geweest om aan de hand van dit onderzoek enkele ontwikkelingen in het merkenrecht te bekijken. Het feit dat de rechtbank Den Haag een exclusieve bevoegdheid bezit ten aanzien van gemeenschapsmerken is ook terug te zien in de resultaten. Ten slotte is bekeken wat de betekenis is van het arrest Red Bull/Bulldog voor de rechtspraktijk. Gebleken is dat rechters het element auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming soms in een adem noemen zonder dit vervolgens te motiveren. Uit het onderzoek is gebleken dat het in de praktijk niet altijd gebeurt dat de rechter die drie factoren noemt en motiveert. Nu er een nieuwe rechtsregel geldt zal de feitenrechter dit vaker moeten doen.

(...)

De door de Nederlandse feitenrechter gehanteerde merkenrechtelijke inbreukcriteria zijn over het algemeen namelijk minder duidelijk en bij de motivering daarvan is vaak sprake van nuanceverschillen. De voornaamste conclusie uit dit onderzoek luidt dan ook dat de Nederlandse merkenrechtpraktijk zich niet leent voor dergelijk kwantitatief statistisch onderzoek zoals Beebe in Amerika heeft uitgevoerd. Daarvoor is de praktijk te casuïstisch van aard. Desalniettemin heeft het onderzoek andere interessante gegevens opgeleverd. In de loop van het onderzoek is de omvang van het onderzoek uitgebreid. Dit heeft erin geresulteerd dat niet alleen gekeken is naar de vraag hoe de rechter daadwerkelijk omgaat met de criteria van de inbreukvraag, maar zijn ook veel andere gegevens over feitelijkheden verzameld die een rol spelen in een merkenrechtelijk geschil.

Lees het gehele artikel hier.

De in de voetnoten genoemde bijlagen:
Bijlage BIE 1238.2012; Bijlage 1 Vragenlijst
Bijlage BIE 1239.2012; Bijlage 2 Dataset rechtspraak 2007-2011 [tip van de redactie: selecteer aan de hand van filters]
Bijlage BIE 1240.2012; Bijlage 3 Aantallen- en percentageoverzicht 2007-2011
Bijlage BIE 1241.2012; Bijlage 4 Waren en diensten gespecificeerd
Bijlage BIE 1242.2012; Bijlage 5 Mogelijkheden voor verder onderzoek
Bijlage BIE 1243.2012; Bijlage 6 Reflectieverslag