Vormmerk  

HvJ EU 10 juli 2014, IEF 14030, zaak C-421/13 (Apple winkelinrichting) - dossier  - persbericht
Uitlegging van de artikelen 2 en 3, lid 1 merkenrichtlijn. Toepassingsgebied – Verpakking van een dienst – Driedimensionele voorstelling van de inrichting van een winkel 'steel gray and light brown' – Vereiste van grafische voorstelling van het merk – Noodzaak de grafische voorstelling met een beschrijvende tekst aan te vullen – Omvang van de bescherming van het merk voor detailhandelsdienst – Door handelaar zelf vervaardigde waren. De voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte als „Apple” flagship store kan onder bepaalde voorwaarden worden ingeschreven als merk. Een voorstelling moet geschikt zijn om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het Hof verklaart voor recht:

De artikelen 2 en 3 van [de merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat de voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte voor waren door een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen kan worden ingeschreven als merk voor diensten die bestaan in verrichtingen betreffende deze waren maar niet integrerend deel uitmaken van de verkoop van deze waren, mits zij geschikt is om de diensten van de merkaanvrager te onderscheiden van die van andere ondernemingen en mits geen van de in deze richtlijn genoemde weigeringsgronden zich daartegen verzet.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat met de mogelijkheid van bescherming van „verpakking” van waren ook de presentatie wordt bedoeld die een dienst belichaamt?
2. Moeten artikel 2 en artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat een teken dat de presentatie weergeeft die een dienst belichaamt, als merk kan worden ingeschreven?
3. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van grafische voorstelling is voldaan door een uitgetekende voorstelling alleen of met aanvullingen zoals een beschrijving van de presentatie of absolute groottes in meter of relatieve groottes met schaalaanwijzing?
4. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de draagwijdte van de bescherming van het dienstmerk voor de detailhandel zich ook uitstrekt tot de door detailhandelaren zelf geproduceerde waren?

Andere blogs:
BirdBuzz
IPKat
SOLV

Gerecht EU 11 juni 2014, zaak T-85/13 (K-Swiss/Künzli Swiss) - dossier
Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk dat vijf strepen op een sportschoen weergeeft, voor waren van klasse 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing van kamer van beroep van BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring die tegen dat merk is ingesteld door Künzli SwissSchuh AG. Beroep is afgewezen, het merk is terecht nietig verklaard.

6. By decision of 11 January 2011, the Cancellation Division granted the application for a declaration of invalidity pursuant to Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94, read in conjunction with Article 51(1)(a) of that regulation. The Cancellation Division observed, in particular, that the contested Community mark, which is presented in the specific form of a design with five stripes, did not constitute an ‘adequate point of contact’ in order to fulfil the function consisting of indicating the commercial origin of the products concerned, that the five stripes placed on the shoe were basic geometric shapes and would be perceived as a technical means to reinforce the shoe or as a pure embellishment of an indistinct, common nature. It inferred from this that the consumer would accord them only fleeting attention.

HvJ EU 15 mei 2014, zaak C-97/12P, IEF 13849 (Vuitton Malletier / BHIM) - dossier
Hogere voorziening tegen Gerecht EU [IEF 10669], waarbij het Gerecht gedeeltelijk het beroep van houdster van het gemeenschapsbeeldmerk, dat een sluitmechanisme weergeeft, heeft toegewezen. Het beroep wordt afgewezen. Het Gerecht EU heeft geen fout begaan door de toepassing van jurisprudentie over driedimensionale merken op een tweedimensioneel beeldmerk.

The first part of the single ground of appeal: the General Court erred in law in applying to the mark at issue the case-law relating to three-dimensional marks
54      It follows from that latter finding that the case-law relating to three-dimensional marks must be applicable also where only part of the product designated is represented by a mark. As the General Court noted in paragraph 25 of the judgment under appeal, such a mark no more consists of a sign independent of the appearance of the product it designates than a figurative mark representing the entire product (order in Wilfer v OHIM, paragraph 59).

55      Contrary to Louis Vuitton’s submissions, even if the application of the case-law relating to three-dimensional and figurative marks constituted, respectively, by the shape of the product concerned or by a representation of that shape presupposes the existence of a link between the mark and that product which will be recognised by the relevant public, such a mark need not be perceived as an essential part of the product concerned. Accordingly, the General Court correctly held in paragraph 27 of the judgment under appeal that a figurative mark constituted by part of the shape of the product which it designates is not independent of the appearance of the product it designates in so far as the relevant public perceives it, immediately and without particular thought, as a representation of a particularly interesting or attractive detail of the product in question rather than as an indication of its commercial origin.

56      Consequently, the General Court did not err in law in referring to the case-law applicable to three-dimensional marks. Accordingly, the argument relied upon in this connection in support of the first part of the single ground of appeal must be rejected as unfounded.

64      It follows from the foregoing considerations that the first part of that single ground, which is in part unfounded and in part inadmissible, must be rejected in its entirety.

Conclusie AG 14 mei 2014, zaak C-205/13, IEF 13844 (Hauck) - dossier
Conclusie ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Antoon Quaedvlieg, Sven Klos en Sjo Anne Hoogcarspel, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. Vormmerk. Verstelbare Tripp Trapp-kinderstoel. Weigering van inschrijving of nietigverklaring. Driedimensionaal teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. Conclusie AG: 1) Het begrip vorm ‚die door de aard van de waar bepaald wordt’ in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de [Eerste merkenrichtlijn (89/104/EEG)] ziet op de vorm waarvan alle wezenlijke kenmerken worden bepaald door de aard van de waar. Daarbij is van geen belang of die waar ook een andere, alternatieve vorm kan aannemen.

2)      Het begrip vorm ‚die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van deze richtlijn heeft betrekking op de vorm waarvan de esthetische kenmerken een van de hoofdelementen zijn die de marktwaarde van de betrokken waar bepalen, waarbij deze tegelijkertijd een van de redenen zijn waarom de consument beslist deze waar te kopen. Deze uitlegging sluit niet uit dat de waar andere kenmerken bezit die belangrijk zijn voor de consument.

De perceptie van de gemiddelde consument is een van de omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij de analyse van de toepasselijkheid van de betrokken grond voor weigering van inschrijving, onder meer naast omstandigheden als de aard van de onderzochte warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met concurrerende goederen, en het bestaan van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar. Geen enkele van deze omstandigheden is als zodanig doorslaggevend.

3)      Eenzelfde teken kan tegelijkertijd worden getoetst aan de gronden van artikel 3, lid 1, sub e, eerste en derde streepje, van deze richtlijn, maar de grond voor weigering van inschrijving of nietigverklaring van het merk bestaat enkel wanneer minstens is voldaan aan alle voorwaarden voor toepassing van een van deze gronden.”

Gestelde vragen:

1)      a)     Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, [eerste streepje], van richtlijn [89/104] zoals gecodificeerd in richtlijn [2008/95], te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt?

b)      Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?

2)      a)     Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, [derde streepje], van richtlijn [89/104], zoals gecodificeerd in richtlijn [2008/95], te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?

b)      Is van ‚een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’(4) in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?

c)      Is voor de beantwoording van vragen 2.a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als ‚wezenlijk’ in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

d)      Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

3)      Dient art. 3 lid 1 van richtlijn [89/104], zoals gecodificeerd in richtlijn [2008/95], aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder [het eerste streepje] bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder [het derde streepje] bedoelde?

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU april 2014, zaak C-125/14 (Iron & Smith) - dossier
Merkenrecht. Gestelde vragen: 1. Is it sufficient, for the purposes of proving that a Community trade mark has a reputation within the meaning of Article 4(3) of the Directive for that mark to have a reputation in one Member State, including where the national trade mark application which has been opposed on the basis of such a reputation has been lodged in a country other than that Member State?

2. May the principles laid down by the Court of Justice of the European Union regarding the genuine use of a Community trade mark be applied in the context of the territorial criteria used when examining the reputation of such a mark?
3. If the proprietor of an earlier Community trade mark has proved that that mark has a reputation in countries other than the Member State in which the national trade mark application has been lodged - which cover a substantial part of the territory of the European Union – may he also be required, notwithstanding that fact, to adduce conclusive proof in relation to that Member State?
4. If the answer to the previous question is no, bearing in mind the specific features of the internal market, may a mark used intensively in a substantial part of the European Union be unknown to the relevant national consumer and therefore the other condition for the ground precluding registration in accordance with Article 4(3) of the Directive not be met, since there is no likelihood of detriment to, or unfair advantage being taken of, a mark’s repute or distinctive character? If so, what facts must the Community trade mark proprietor prove in order for that second condition to be met?

Rechtbank Den Haag 9 april 2014, HA ZA 13-873 (Capri Sun tegen Van Doorne)
Uitspraak ingezonden door Jaap Bremer en Claudia Zeri, BarentsKrans. Merkenrecht. Vormmerk. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het internationaal driedimensionaal vormmerk. Van Doorne verhandelt eveneens (fris)dranken en vordert in reconventie de nietigverklaring van het vormmerk. De rechtbank oordeelt dat de vorm voldoet aan de functie van een stazakje voor drank. Deze vorm is noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen en er is geen belangrijk niet-functioneel element. Het merk is nietig.

Vorm uitsluitend functioneel
4.29 Op grond van de elementen rechthoekvormig reflecterend zakje, met taps toelopende vorm naar beneden, met een bolling aan de onderkant en lasnaden aan de bovenkant en de zijkanten is sprake van een lucht- en lichtdichte houder die rechtop blijft staan en voldoet de vorm derhalve aan de functie van sta-zakje: een houder voor in dit geval (kinder)vruchtensapdranken. Op basis van de merkinschrijving oordeelt de rechtbank derhalve dat sprake is van een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Slotsom
4.30 Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat het sta-zakjevormmerk een belangrijk niet-functioneel element bevat. Dit betekent dat alle wezenlijke kenmerken van het sta-zakjevormmerk uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Aan nadere (tegen)bewijslevering door Capri Sun wordt niet toegekomen. Capri Sun biedt aan te bewijzen dat er een grote verscheidenheid aan sta-zakken is, hetgeen hiervoor als niet relevant is geoordeeld. Voorts biedt zij aan te bewijzen dat de vorm niet noodzakelijk is voor een technische uitkomst. Mede in het licht van de uitvoerige uiteenzetting van Van Doorne op dit punt, is dit aanbod te weinig concreet. Het sta-zakje kan derhalve op grond van artikel 2.1, lid 2 BVIE niet als een merk worden beschouwd.

Vzr. Rechtbank van Koophandel Brussel 20 maart 2014, A.R. 2013/6154 (Louboutin tegen Van Dalen Footwear B.V.)
Uitspraak ingezonden door Jan-Diederik Lindemans, Crowell & Moring; Hidde Koenraad en Laurens Kamp, Simmons & Simmons. Merkenrecht. Geen kleurmerk, maar wel een vormmerk. Louboutin heeft een gemeenschapsmerk gedeponeerd met inroeping van anciënniteit van een Benelux-kleurmerk. Louboutin voert aan dat Van Dalen inbreuk maakt op zijn merk. De stakingsrechter oordeelt dat in casu niet blijkt dat eisende partij een kleurmerk heeft willen registreren. Uit de bijgevoegde driedimensionale tekening wordt afgeleid dat het een vormmerk betreft. De zool geeft de wezenlijke waarde aan de waar en wordt daarom nietig verklaard. Bovendien ontbeert het onderscheidend vermogen en bestaat het louter uit een aanduiding die in de handel gebruikelijk is geworden.

16. In casu blijkt volgens de stakingsrechter uit de merkinschrijving niet dat eisenparij een kleurmerk heeft willen registreren. Meer integendeel, uit het feit dat er een driedimensionele tekening wordt gevolg bij het merk waarbij 'de omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar heeft tot doel om de plaatsing van het merk aan te tonen' leidt de stakingsrechter af dat het in casu een vormmerk betreft.22. Het merk van de heer Louboutin is ingeschreven voor pumps (chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orhopédiques). Het is evident dat voor dergelijke waren het design een zeer belangrijk criterium voor de consument is. Dit is des te meer het geval voor de schoenen van de heer Louboutin, aangezien deze schoenen vele malen duurder zijn dan de gemiddelde verkoopprijs van een damesschoen.

23. Dat de zool van de schoenen van de heer Louboutin voor consumenten een zeer belangrijk criterium vormt, volgt ook uit de volgende bronnen [..].

24. Het merk van de heer Louboutin geeft derhalve de wezenlijke waarde aan de waar en moet om die reden nietig worden verklaard. Het merk voldoet immers niet aan de voorwaarden van artikel 2.1 lid 2 BVIE.

Vergelijk IEF 12573 (Vzr. Rb Den Haag), IEF 10162 (US District New York).

Op andere blogs:
De Vos

HvJ EU 6 maart 2014, gevoegde zaken C-337/12 P, C-338/12 P, C-339/12 P, C-340/12 P (Pi-Design e.a. / Yoshida Metal Industry) - dossier

53      Lastly, the General Court summarised, in paragraph 31 of the judgments under appeal, the criterion for the scope of the examination to be carried out by the competent authority when assessing the characteristics of the signs at issue, by ruling that ‘only the shape as reproduced in the registration application may be the subject-matter of the examination of the trade mark’.

54      However, it follows from Lego Juris v OHIM that the competent authority may carry out a detailed examination that takes into account material relevant to identifying appropriately the essential characteristics of a sign, in addition to the graphic representation and any descriptions filed at the time of the application for registration.

55      The possibility afforded in Lego Juris v OHIM to the competent authority when examining a three-dimensional sign can be extended to the examination of any sign constituted by the shape of goods within the meaning of Article 7(1)(e)(ii) of Regulation No 40/94 (see by analogy, as regards Article 7(1)(b) of the regulation, inter alia, Henkel v OHIM, paragraph 38, and Case C‑96/11 P Storck v OHIM [2012] ECR, paragraph 33).

56      It is important to ensure that economic operators cannot improperly appropriate for themselves certain signs which only incorporate a technical solution, registration of which as a trade mark would impede the use of that technical solution by other undertakings (see, to that effect, Lego Juris v OHIM, paragraph 48).

57      It is true, according to the case-law of the Court referred to in paragraphs 31 and 32 of the judgments under appeal, first, that the graphic representation of a mark must be self-contained, easily accessible and intelligible, in order that a sign may always be perceived unambiguously and in the same way so that the mark is guaranteed as an indication of origin. Secondly, it is apparent from the case-law of the Court that the function of the graphic representability requirement is, in particular, to define the mark itself in order to determine the precise subject of the protection afforded by the registered mark to its proprietor (see, to that effect, Case C‑273/00 Sieckmann [2002] ECR I‑11737, paragraphs 48 to 52, and Case C‑307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys [2012] ECR, paragraph 37).

61      It follows that, in holding that the provisions at issue preclude consideration of the actual use made of the trade mark following its registration, the General Court erred in law.

Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2014, KGZA 12-854 (Kly Groupe S.A. tegen Sano Benelux B.V. en Sugar Power Holding B.V.)
Uitspraak ingezonden door Tjeerd Overdijk en Tessa Stallaert, Vondst advocaten.
Merkenrecht. Vormmerk. Overeenstemming. Kly Groupe is houdster van twee internationale beeldmerkregistraties en een Benelux vormmerk bestaande uit de afbeelding van de zwarte kubusvormige verpakking van groene thee (662279, 676467). Sano Benelux biedt eveneens groene thee aan en is houdster van twee Benelux beeldmerken daarvoor, met ook een zwarte kubusvormige verpakking. Kly Groupe vordert succesvol dat Sano Benelux zich van ieder gebruik van een op de verpakking van Kly Groupe gelijkende verpakking voor groene thee onthoudt.

De voorzieningenrechter [IEF 11782] overwoog dat Sano Benelux met haar verpakking "de grenzen van het toelaatbare voorshands niet heeft overschreden en nog net voldoende afstand heeft gehouden." Het hof komt tot een tegengesteld oordeel, dat ondanks de verschillen, tussen de totaalindruk opgeroepen door beide verpakkingen een zodanige overeenstemming bestaat dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan en dat derhalve de verpakking van de groene thee van Sano Benelux inbreuk maakt op het merk van Kly Groupe. De merkinbreuk is dan ook met name gelegen in het grotendeels overnemen van de combinatie van elementen die het uiterlijk van het verpakkingsmerk van Kly Groupe bepalen en niet in het gebruik van afzonderlijke elementen.

3.8 [..] Kly Groupe wijst er in dit verband terecht op dat het globale herinneringsbeeld in essentie hetzelfde is en dat de door Sano Benelux aangebrachte variaties onvoldoende opvallen. Dat een aantal van de vormgevingselementen (zoals de zwarte ondergrond, de gele omkadering en het gebruik van bepaalde beschrijvende woorden) in de branche ook door anderen wordt gebruikt leidt niet tot een ander oordeel. De combinatie van elementen zoals in het verpakkingsmerk van Kly Groupe bijeen gebracht heeft voldoende onderscheidend vermogen en Sano Benelux heeft door het overnemen van die combinatie van elementen een zodanig  verwarring wekkende gelijkenis tussen de verpakkingen doen ontstaan dat dit -naar voorlopig oordeel van het hof- merkinbreuk oplevert.

Op andere blogs:
BoelsZanders

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-433/12 (Metalen knop in het midden van het oor van een pluchen beest)  - dossier
zaak T-434/12 (Étiquette met metalen knop)  - dossier
Vormmerken. Merk op bepaalde positie. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissingen R 1692/20111 enR 1693/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een merk gekenmerkt door een bepaalde positie, bestaande uit (een stoffen vlaggetje  met) een matte of glanzende metalen knop die in het midden van het oor van een pluchen beest is aangebracht, in te schrijven voor waren van klasse 28.

Het beroep wordt afgewezen. Door het publiek zal een metalen knoop niet anders worden gezien dan een glazen, plastic of een van een anderssoortig materiaal. De keuze van het materiaal van de knoop is slechts een decoratieve keuze. Het is niet ongebruikelijk (hoewel in de minderheid) om aan de oren van pluchen beesten decoratieve elementen toe te voegen, zoals een etiket.

38      En premier lieu, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en indiquant, au point 20 de la décision attaquée, que la circonstance que le bouton en cause soit dans un autre matériau que celui de l’animal en peluche lui-même ne procédait pas de la demande de marque, si bien qu’elle ne saurait être prise en considération.

39      À cet égard, il ressort de la description de la marque demandée, dont le libellé ne saurait être ignoré par la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt Champs géométriques sur le cadran d’une montre, point 31 supra, point 88), que cette dernière consiste en un bouton en métal rond, brillant ou mat, fixé au milieu de l’oreille d’un animal en peluche. Or, il est notoire que le métal, d’une part, et la peluche, d’autre part, sont des matériaux différents et qu’ils ont un aspect extérieur différent.

40      Néanmoins, bien que la critique en question soit fondée, elle n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité. En effet, ainsi que le fait valoir à bon droit l’OHMI, les matériaux en question ne jouent aucun rôle dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée. Un bouton en métal, brillant ou mat, attaché à l’oreille d’un animal en peluche ne sera pas perçu par le public concerné différemment d’un bouton en verre, en plastique, ou d’un autre matériau fixé au même endroit, du point de vue de son aptitude à désigner l’origine commerciale des produits en question. Le choix du matériau du bouton ne sera perçu que comme un choix d’ordre purement décoratif.