Angiotech Pharmaceuticals Inc. (“Angiotech”) en Boston Scientific Corporation (“Boston Scientific”) werken samen op het gebeid van paclitaxel-afgevende stents. Angiotech is samen met de University of British Colombia houdster van een Europees octrooi dat betrekking heeft paclitaxel-afgevende stents. Boston Scientific is licentiehoudster.

Het octrooi is onderwerp geweest van oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) en is bij beslissing van de Oppostie-Afdeling (na terugverwijzging) van 24 januari 2005 overeind gebleven.

Sahajanand is een in India gevestigde fabrikant van stents voor kransslagaders. Sahajanand produceert een drug-eluting stent onder de naam Infinnium, die als geneesmiddel paclitaxel bevat, de generieke benaming voor de stof taxol. Op verzoek van Sahajanand heeft Prof. Serruys een clinical trial uitgevoerd, genaamd SIMPLE 2, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Angiotech en Boston Scientific zijn van mening dat de Infinnium stent valt onder de bescherming van het octrooi, en vorderen een inbreukverbod met nevenvorderingen, waaronder een op te leggen moratorium van drie jaar wegens gebruik van onrechtmatig in Nederland verkregen onderzoeksgegevens ten behoeve van de aanvraag van een CE-vergunning.

Sahajanand betwist de inbreuk en beroept zich onder meer op de onderzoeksexceptie van artikel 53 lid 3 ROW 1995. In reconventie vordert Sahajanand dat het octrooi wordt vernietigd voor Nederland, wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit, en dat het toegevoegde materie zou omvatten.

In een incidenteel vonnis d.d. 31 augustus was reeds beslist dat de Rechtbank niet grensoverschrijdend, maar alleen voor Nederland bevoegd is.

De beoordeling

De rechtbank verwerpt de nietigheidsargumenten van Sahajanand en wijst de vorderingen in reconventie af. Ten aanzien van de stelling van Sahajanand dat de octrooihouder geen recht heeft op de ingeroepen prioriteit van US 94536 verwijst de rechtbank naar beslissingen G3/93 en G 2/98 van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau en de daaruit bekende “AND”/”OR” theorie. 

Ten aanzien van de inventiviteit oordeelt de rechtbank onder meer (r.o.4.25): “Wil evenwel sprake zijn van onvoldoende uitvindingshoogte, dan dient de gemiddelde vakman volgens vaste rechtspraak ertoe te worden gebracht om taxol toe te passen. Dat betekent dat hij in de verwachting dat dit (mogelijk) restenose zou voorkomen taxol zou hebben gekozen als gevolg van aanwijzingen of “pointers” in de stand van de techniek. Hierbij dient evenwel in aanmerking te worden genomen dat van de gemiddelde vakman enig (routinematig) onderzoekwerk verwacht mag worden ter optimalisering van bekende techniek, zodat een selectie uit een vrij beperkte groep van geneesmiddelen – aangenomen dat op zich het testen van die geneesmiddelen geen bijzondere moeilijkheden voor de vakman met zich brengt of sprake is van overwinning van een vooroordeel – onvoldoende uitvindingshoogte kan opleveren ook al levert die selectie een optimaal resultaat op.”

De inbreukvorderingen van Angiotech in Boston Scientific in conventie worden deels toegewezen.  De rechtbank is van dat de Infinnium stent valt onder de beschermingsomvang van het octrooi.  

Het beroept op de onderzoeksexceptie slaagt niet. De rechtbank overweegt onder meer dat “(…) er bij het onderzoek van Serruys geen sprake was van een reëel nagestreefde verbetering van de geoctrooieerde stents. Het gaat niet om onderzoek in de zin van de wettelijke onderzoeksexceptie, maar om (pre-marketing) testen.” En: “(…) aangenomen mag worden dat Sahajanand met de resultaten van dit onderzoek in de hand de acceptatie van de stent, immers afkomstig uit een land dat niet direct bekend staat als producent van stents, wil vergroten. Onderzoek met dit doel valt niet onder onderzoeksexceptie.”

De rechtbank ziet geen termen voor een moratorium.

Lees het vonnis hier.

HBG en Van Kessel voeren aan dat onder de in artikel 63 lid 2 bedoelde personen niet die personen behoren die een nietigheidsactie hebben ingesteld maar alleen de personen wiens belang gericht is op het behalen van voordeel uit het octrooi (bijvoorbeeld de pandhouder, vruchtgebruiker of de partij die het octrooi opeist). De partij die een nietigheidsvordering instelt, heeft geen belang bij de instandhouding van het octrooi, aldus HBG en Van Kessel.

Dit standpunt lijkt wellicht logisch. Wie immers een licentie, pandrecht of vruchtgebruik heeft, zal niet willen dat de octrooihouder zonder zijn toestemming het octrooirecht beperkt. Dat zou immers de waarde van het afgeleide recht kunnen verminderen. Een soortgelijke redenering gaat op voor de partij die het octrooi als het zijne wil opeisen. Wat is dan het belang van de partij die het hele octrooi uit de registers wil zien verdwijnen?

Deze vraag beantwoord het Octrooicentrum niet. Het gaat uit van de tekst van artikel 63 lis 2 en oordeelt, mede aan de hand van de wetsgeschiedenis, dat onder het breed geformuleerde “rechtsvorderingen, het octrooi betreffende” ook nietigheidsvorderingen moeten worden verstaan.

Lees de beschikking hier.

Artikel 159, aanhef en derde gedachtestreepje, van de UCDW, luidt als volgt:

“De royalty of het licentierecht betreffende het recht van een fabrieksnaam- of handelsmerk gebruik te maken wordt slechts aan de voor het ingevoerde goed werkelijk betaalde of te betalen prijs toegevoegd, indien: -  het de koper niet vrijstaat dergelijke goederen bij andere, niet met de verkoper verbonden leveranciers aan te kopen.”

Artikel 160, van de UCDW, luidt als volgt: “Wanneer de koper een royalty of een licentierecht aan een derde betaalt, worden de (...) voorwaarden geacht slechts vervuld te zijn indien de verkoper of een met deze verbonden persoon die betaling van de koper verlangt”.

Partijen zijn het er over eens dat de royalty voor zover het de ingevoerde goederen betreft slechts betrekking heeft op trademarks. Onder trademarks moet in dit verband worden verstaan het recht van het handelsmerk gebruik te maken. Gelet op artikel 25 van de General License Agreement dient E weliswaar toestemming te verkrijgen (“prior approval”) van de licensor alvorens zij de goederen bij andere, niet met de licensor verbonden leveranciers aankoopt, echter naar het oordeel van de rechtbank betekent dit niet dat het E om die reden niet vrij zou staan de goederen bij andere, niet met de licensor verbonden leveranciers aan te kopen.

Uit de door artikel 25 van de General License Agreement gegeven waarborg kan immers niet worden afgeleid dat E feitelijk geen goederen zou kunnen aankopen bij andere leveranciers dan de licensor en die onder de merknaam kunnen doorverkopen. De opneming van een dergelijke clausule biedt de licentiegever - zonodig - de mogelijkheid de kwaliteit van haar producten te waarborgen. De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat de gemachtigde van eiseres in zijn pleitnota onweersproken heeft gesteld dat zusterondernemingen van E, die gelijkluidende overeenkomsten met de licensor zijn overeengekomen, ook daadwerkelijk gebruik maken van de mogelijkheid om producten die eveneens onder de General License Agreement vallen te kopen bij een niet-verbonden verkoper. Het voorgaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat het E vrij staat in de zin van artikel 159, aanhef en derde gedachtestreepje, van de UCDW, om goederen als door de licensor vervaardigd en geleverd, aan te kopen bij andere leveranciers. Voor een verhoging van de transactieprijs op grond van artikel 32, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van het CDW is dan geen plaats.

De rechtbank verwerpt verweerders ter zitting ingenomen standpunt dat artikel 159, derde gedachtestreepje, van de UCDW, alleen kan worden toegepast in de situatie waarin sprake is van twee partijen en dat wanneer zoals in het onderhavige geval sprake is van meerdere betrokken partijen, alleen artikel 160 van de UCDW toepassing kan vinden; dit betoog vindt geen steun in het recht.

Uit het onder 4.1 tot en met 4.5 overwogene volgt dat in het onderhavige geval geen plaats is voor een verhoging van de transactiewaarde van de ingevoerde goederen met de royaltybetalingen. Het beroep dient mistdien gegrond te worden verklaard.

Lees de uitspraak hier.

Vaststaat dat Agrio geen lid is van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), zodat zij niet is gebonden aan het in het vonnis vermelde Reglement abonnee-, lezerskring- en mediabereiksonderzoek. Echter, gezien het groot aantal uitgevers dat lid is van de NUV, wordt het Reglement redelijkerwijs ook voor niet-leden van het NUV richtinggevend geacht. '(Potentiële) adverteerders zullen er in beginsel vanuit gaan en dat ook mogen gaan dat lezerskringonderzoeken, die door serieuze marktpartijen als Agrio worden verspreid, aan kwaliteitswaarborgen voldoen, die op zijn minst vergelijkbaar zijn met de voorschriften van het NUV (...)'.

De rechtbank oordeelt '(...) dat de resultaten van de enquête niet gebaseerd zijn op een aselecte steekproef en zij reeds daarom niet als objectief [kunnen] worden beoordeeld. Deze resultaten verstrekken dan ook niet de eerlijke en betrouwbare informatie over de positie van de Agrio bladen onder de doelgroep en ten opzichte van de concurrenten, als door Agrio wordt gesteld in haar brochure, zodat geen sprake is geoorloofde, vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW. Weliswaar blijkt uit de brochure dat de volledige enquête alleen is uitgevoerd onder respondenten, die ook Agrio-lezers zijn, maar dat neemt niet weg dat de conclusies steeds in absolute zin zijn gesteld, zonder enig voorbehoud en enige relativering ten aanzien van de gemaakte keuzes als voormeld. In de (eind)conclusies klinkt op geen enkele wijze door dat het onderzoek van Agrio slechts de beperkte reikwijdte zou hebben van een lezers(kring)onderzoek, integendeel.
Lees hier het vonnis.

S.J. Bakker van Visual Reklame heeft over het voor de Kievit 22 gebruikte teken schriftelijk verklaard dat het ‘geheel bestaat uit een origineel ontwerp. Voor ontwikkeling van het betreffende ontwerp, is geen enkele vergelijking, dan wel voorbeeld genomen betreffende enigerlei ander logo of afbeelding van welk bedrijf dan ook’

Op 23 maart 2006 heeft Van der Rest aanvullende beeldmerkdepots verricht voor de klassen 12 (zeilboten en andere vaartuigen), 37 (bouw en reparatie van zeilboten en andere vaartuigen; scheepsbouw) en 39 (exploitatie van jachthavens). Dit laatste depot is gelijk aan het eerdere beeldmerk, met dien verstande dat de in 1977 gedeponeerde kievit, zwart getekend met een witte achtergrond, naar links kijkt terwijl de in 2006 gedeponeerde kievit, wit getekend tegen een grijze achtergrond, naar rechts kijkt.

Van der Rest legt aan haar vordering zowel inbreuk op merk- als auteursrechten ten grondslag. De Voorzieningenrechter oordeelt:

In dit kort geding staat vast dat Van der Rest haar merk en Harpol c.s. hun teken ter onderscheiding van hun (eigen) zeilboten en daarmee samenhangende diensten gebruiken. Hoewel merk en teken niet identiek zijn, moet geoordeeld worden dat de totaalindruk die merk en teken bij de gemiddelde consument achterlaten aldus is dat merk en teken visueel in hoge mate overeenstemmen. Net als het merk is het teken een gestileerde weergave van het zijaanzicht van de kop van een kievit. De rechter is van oordeel dat door die grote mate van overeenstemming tussen merk en teken voor gelijke en soortgelijke waren bij het publiek gevaar voor verwarring ontstaat als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub b BMW tegen welk gebruik Van der Rest als merkgerechtigde kan optreden. Harpol c.s. hebben er nog wel op gewezen dat het hen bevreemdt dat Van der Rest pas in een heel laat stadium, eind maart 2006, het beeldmerk heeft gedeponeerd waarbij de kievit naar rechts kijkt, maar in feite maakt dit niet uit nu zowel het merk als het teken (ook) in het doorschijnend grootzeil van de kajuitzeiljachten van partijen zijn afgebeeld, zodat beide kieviten zowel links- als rechtskijkend worden waargenomen.

Na deze vaststelling komt de auteursrechtelijke claim niet meer aan bod.

Lees het vonnis hier.