“3.2 (…) Het gebruiken van de naam en beeldmerken die groot zijn geworden in en door het aanbieden van publieke verslavingszorg (en ook het exclusief doorverwijzen door de stichting naar de B.V), zet Jellinek Privé op een permanente voorsprong bij het aantrekken van nieuwe klanten. Naar de mening van Smith & Jones wordt hiermee de door SJM jegens haar te betrachten maatschappelijke zorgvuldigheid en betamelijkheid geschonden. Dat naamssubsidiëring een ongelijk speelveld op een andere markt kan bewerkstelligen is bijvoorbeeld ook in de pensioenwereld bekend.  Zo mogen wettelijk verplichte bedrijfstak pensioenfondsen sinds 1 januari 2001 hun private activiteiten niet onder de naam (en beeldmerk) van het verplichte pensioenfonds op de markt brengen.”

De voorzieningenrechter kan zich in deze stelling niet vinden:

“4.2. Ter zitting is van de zijde van SJM verklaard dat Jellinke Privé geen gebruik zal gaan maken van het beeldmerk van SJM. Naar aanleiding daarvan heeft Smith & Jones het in het petitum van de inleidende dagvaarding onder 11. gevorderde ingetrokken. Aan de orde is derhalve de slechts vraag of SJM met het ter beschikking stellen van (een deel van) haar naam aan Jellinek Privé en het exclusief doorverwijzen van particuliere klanten naar Jellinek Privé, onrechtmatig jegens Smith & Jones handelt”

“4.4. (…)  wordt, in het geval Smith & Jones en Jellinek Privé wel als concurrenten zouden moeten worden aangemerkt, voorshands geoordeeld dat het verbod zoals dat in artikel 5 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfondsen 2000 aan het ABP is opgelegd, niet analoog in de onderhavige situatie kan worden toegepast. Anders dan het ABP is SJM immers geen verplichte publieke entiteit die bij wet exclusiviteit op een deel van de markt geniet. Dat SJM een groot deel van haar inkomsten uit de AWBZ verwerft, maakt dat niet anders. Die enkele omstandigheid maakt haar nog niet tot overheidsinstelling en geeft haar geen exclusiviteit in de verslaafdenzorg.

4.5. Ook met hetgeen Smith & Jones overigens heeft gesteld is voorshands niet aangetoond of anderszins aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat SJM met het ter beschikking stellen van een deel van haar naam aan Jellinek Privé of het exclusief daarnaar doorverwijzen van cliënten, in strijd handelt met de zorgvuldigheid die haar in het maatschappelijk verkeer jegens Smith & Jones betaamt. De enkele omstandigheden dat Jellinek Privé een voorsprong op Smith & Jones zou 2007 genieten, is daarvoor onvoldoende. De vorderingen van Smith & Jones zullen daarom worden afgewezen.”

Lees het vonnis hier.

"(...) zelfs indien de tekst van de sommatiebrief op het vorige punt juist was opgesteld, dan nog sprake zou zijn geweest van lichtvaardig en daarmee onrechtmatig handelen door de brieven met voormelde inhoud aan afnemers te sturen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden het beroep buiten rechte op een vooronderzocht octrooi onrechtmatig moet worden geacht, geldt dat indien dat octrooi later wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure (HR 29 september 2006, BIE 2007, 55). Hoewel in dit geval geen sprake is van een vooronderzocht octrooi, maar van een Nederlands registratieoctrooi, is zelfs naar deze maatstaf gemeten het handelen van Korse naar voorlopig oordeel onrechtmatig te achten (...)"

De nieuwheid aan conclusie 1 wordt namelijk ontnomen door het bestaan van de tipitring. Korse bleek al voor het versturen van de sommatiebrieven op de hoogte van het bestaan van deze ring (vanaf de  voorjaarsbeurs 2006). Aldus is duidelijk dat er een serieuze niet te verwaarlozen  kans bestond (en bestaat) dat het octrooi ongeldig zal blijken, hetgeen Korse had  moeten weten. Dit geldt te sterker nu het slechts een registratieoctrooi betrof. Zijn beroep op het octrooi jegens de afnemers van Present Sieraden kan daarmee de zorgvuldigheidstoets niet doorstaan en is om die reden onrechtmatig.

Het beroep op het auteursrecht door Korse wordt eveneens afgewezen. De ringen verschillen qua totaalindruk. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat het uiterlijk in belangrijke mate wordt bepaald door technisch bepaalde en aldus niet auteursrechtelijk te beschermen trekken. Naar voorlopig oordeel zijn deze verschillen zelfs dusdanig dat het niettemin hierop gronden van de stelling dat de verkoop zou moeten worden gestaakt,onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig is.

Ten slotte geldt dat de onrechtmatigheid wordt versterkt doordat Korse in plaats van de reactie van Present Sieraden af te wachten de afnemers heeft aangeschreven. De rechter acht de termijn onredelijk kort die Korse stelde. Daarnaast had Korse niet de (nog niet gepubliceerde) octrooiaanvraag meegestuurd zodat Present Sieraden niet in staat was inhoudelijk op de beschuldigingen te reageren.

"Het gehele optreden van Korse in de periode 28 juni-5 juli 2007 overziende rest de voorzieningenrechter geen andere conclusie dan dat hij door afnemers van Present Sieraden aan te schrijven zoals hij heeft gedaan waarbij hij zich beriep op octrooirechtelijke en auteursrechtelijke pretenties waarvan hij wist of althans behoorde te weten dat deze onjuist waren, of althans een duidelijk zeer discutabele basis hadden, Present Sieraden welbewust schade heeft berokkend. Zulks is onrechtmatig.(4.9)"

Toewijzing verbod tot het doen van onrechtmatige uitlatingen en rectificatie. 

Lees het vonnis hier

Het GvEA overweegt dat niet elk van de delen van de benaming “grana padano” is beschermd. “Artikel 13, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 2081/92 bepaalt onder meer dat „[i]ndien een geregistreerde benaming de naam omvat van een landbouwproduct of levensmiddel die als soortnaam wordt beschouwd, [... ] het gebruik van die soortnaam op dat landbouwproduct of levensmiddel niet [wordt] beschouwd als strijdig met het bepaalde [sub a of b]”. Wanneer de BOB bestaat uit verschillende elementen, waarvan een de soortnaam van een landbouwproduct of levensmiddel is, moet het gebruik van deze soortnaam in een ingeschreven merk derhalve worden geacht in overeenstemming te zijn met artikel 13, eerste alinea, sub a of b, van verordening nr. 2081/92 en moet de op de BOB gebaseerde vordering tot nietigverklaring worden afgewezen.” (punt 57)

Volgens het GvEA had de kamer van beroep van het OHIM een gedetailleerd onderzoek moeten verrichten van alle factoren aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of het een soortnaam betreft. De kamer van beroep heeft geen grondig onderzoek gedaan. “De bewijselementen waarop de bestreden beslissing berust, bestaan enkel in uittreksels uit woordenboeken en internetopzoekingen die de kamer van beroep ambtshalve heeft verricht.” (punt 70)

“Het feit dat een term vaak op internet opduikt, vormt evenwel op zich niet het bewijs dat een benaming een soortnaam is. Verder verwijzen alle definities van de term „grana” in de door de kamer van beroep aangehaalde woordenboeken naar de productieplaats van grana padano, overeenkomend met een gebied van de Po-vlakte. Anders dan de kamer van beroep heeft gesteld, tonen deze woordenboeken dus integendeel aan dat de benaming „grana” in het Italiaans wordt gebruikt als afkorting van grana padano en dat de benaming „grana” zowel feitelijk als in de geest van de consumenten wordt verbonden met de Padaanse herkomst van dit product (…)” (punt 71)

Het GvEA stelt vast dat indien de kamer van beroep naar behoren rekening had gehouden met alle door het Consorzio overgelegde bewijselementen en de jurisprudentie van het HvJ EG, had moeten concluderen dat niet rechtens genoegzaam was bewezen dat de benaming “grana” een soortnaam is. 

“Het feit dat de Italiaanse wetgeving van 1938 spreekt over verschillende granas (parmigiano-reggiano, lodigiano, emiliano, lombardo en veneto) die alle in het gebied van de Po-vlakte worden geproduceerd, zonder evenwel te spreken over grana padano, alsmede het feit dat bij latere wetgeving de benaming „grana padano” werd ingevoerd waarbij werd afgezien van de oudere benamingen, wijzen erop dat grana een kaas is die traditioneel in talrijke gebieden van de Po-vlakte werd geproduceerd en om deze reden op een bepaald ogenblik door de Italiaanse wetgever is aangeduid met de term „padano” teneinde het regelgevend kader te vereenvoudigen en de verschillende oudere benamingen die alle uit de Padaanse vallei afkomstig zijn, te vatten in één enkele benaming.” (punt 77)

78      De kwalificatie „padano” werd dus niet ingevoerd om de draagwijdte van de BOB tot bepaalde granas te beperken, maar om deze granas samen te voegen met het oog op hetzelfde hoge beschermingsniveau dat oorspronkelijk werd verleend door de Italiaanse wetgeving, en vervolgens door verordening nr. 2081/92. Uit de evolutie van de Italiaanse regelgeving blijkt dus dat de benaming „grana” geen soortnaam is.

 “Er dient dus te worden geconcludeerd dat het beroep gegrond is, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de benaming „grana” een soortnaam is en dat het bestaan van de BOB „grana padano” niet in de weg staat aan inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI in de zin van artikel 14 van verordening nr. 2081/92. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.” (punt 89)

Lees het arrest hier.

“2.5. Naar het oordeel van de rechtbank hebben Encon Design en Sijpkens wel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten gevolge van de door Euretco gepleegde merkinbreuk schade hebben geleden. Vaststaat dat Euretco gedurende de periode van 1998 tot en met medio 2003 zonder toestemming van Encon c.s. gebruik hebben gemaakt van het inbreukmakende teken WHEELY en voldoende aannemelijk is dat Encon C.S., zou toestemming zijn gevraagd, een licentievergoeding van Euretco had kunnen bedingen. De omstandigheid dat WHeely mogelijk geen bekend merk is, doet hieraan niet af, evenmin als de stelling van Euretco dat zij achteraf bezien nimmer een licentievergoeding zou hebben betaald indien zij toestemming zou hebben gevraagd, maar dat zij veeleer een andere naam zou hebben gekozen om haar fietsen te vermarkten, welke omstandigheid voor haar risico komt.

Ook de omstandigheid dat de door Euretco verhandelde (kinder)fietsen een heel ander product betreffen dan de door Encon c.s. verhandelde fietslift doet er niet aan af dat Encon C.S. voor het gebruik van het teken WHEELY een licentievergoeding had kunnen bedingen. Ook in het geval dat helemaal niet wordt aangehaakt bij (het uiterlijk van) een product of de bekendheid ervan kan voor het gebruik maken van een merknaam een redelijke vergoeding worden bedongen.

Tot slot merkt de rechtbank op dat het ook onder het 'oude' recht, dat wil zeggen het recht zoals dat gold voor de totstandkoming en implementatie van de Handhavingsrichtlijn, mogelijk was om licentievergoedingen te bedingen voor het gebruik door derden van een merknaam en dat een gederfde licentievergoeding ook onder het 'oude’ recht als schade kan worden aangemerkt. De omstandigheid dat de periode waarover Encon Design schade vordert, dateert van vóór de totstandkoming en uiterste implementatiedatum van de Handhavingrichtlijn staat derhalve niet aan het toekennen van schadevergoeding bestaande uit gederfde licentievergoedingen in de weg.”

“2.6. Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank het voldoende aannemelijk dat Encon Design en/of Sijpkens ten gevolge van de door Euretco gepleegde merkinbreuk in ieder geval enige schade hebben geleden. Dat impliceert dat de gevorderde schade op te maken bij staat reeds op grond van het voorgaande toewijsbaar is, en dat hier verder is het midden kan blijven of Encon Design en/of Sijpkens overigens nog schade hebben geleden ten gevolge van de merkinbreuk alsmede de vraag of Euretco ten aanzien van de merkinbreuk te kwader trouw is geweest.”

“2.8. Ten aanzien van de (omvang van de) gevorderde schadevergoeding ten gevolge van het onrechtmatige handelen wordt als volgt overwogen.  (…) Gelet op deze bewijsstukken acht de rechtbank het ook aannemelijk dat de oorzaak van het annuleren van voornoemde order en het stopzetten van de samenwerking voornamelijk was gelegen in de dreiging van Euretco met rechtsmaatregelen richting Batavus. Als onvoldoende betwist moet het ervoor worden gehouden dat Euretco één van de grootste inkooporganisaties in Nederland is en dar Batavus vrijwel uitsluitend aan bij Euretco aangesloten klanten levert. Voorts blijkt (...) dat Batavus aanvankelijk kennelijk wel bereid was de samenwerking te continueren nadat vast zou komen te staan dat het merk WHEELY is vrijgesteld van aanspraken van Euretco.

2.9. Voorts acht de rechtbank het aannemelijk dat Encon Design en Sijpkens ten gevolge van het onrechtmatige handelen nog meer orders van Batavus zijn misgelopen en dat zij daardoor eveneens winst hebben gederfd. (…)

 2.10. Allereerst wordt voorop gesteld dat Sijpkens en Encon Design in beginsel in dezelfde financiële positie dienen te worden gebracht als die waarin zij zouden hebben verkeerd indien Euretco niet onrechtmatig zou hebben gehandeld. 

Daarbij is de rechtbank met Euretco echter van oordeel dat Euretco enkel het verhandelen van de fietslift onder de naam WHEELY heeft verboden, maar niet de verhandelingvan de fietslift zelf, bijvoorbeeld merkloos of onder een andere naam. Vergeleken dient dan ook te worden de hypothetische situatie waarbij Euretco helemaal geen brief met verbod tot het gebruik van het teken WHEELY zou hebben verzonden aan Batavus met de situatie waarin dat wel is gebeurd, maar waarbij de fietsliften nog we1 merkloos of onder een andere naam zouden zijn verhandeld. Naar het oordeel van de rechtbank rustte op Encon Design en Sijpkens ook een (schadebeperkende) plicht de fietslift merkloos of onder een ander merk alsnog te blijven verhandelen. De omstandigheid dat Batavus zich kennelijk weinig moeite heeft getroost de fietsliften alsnog merkloos of onder een nieuwe naam in de markt te zetten maar in werkelijkheid kennelijk alleen nog een restant fietsliften in gehavende kale dozen al dan niet met onvolledige gebruiksaanwijzingen heeft verkocht, kan redelijkerwijs niet aan Euteco worden toegerekend.

2.1 1. Het is niet goed mogelijk met zekerheid vast te stellen hoeveel fietsliften zouden zijn verkocht, indien door Euretco geen verbod onder dreiging met rechtsmaatregelen zou zijn opgelegd aan Batavus om de fietsliften met het teken WHEELY te verhandelen. Dat leent zich ook niet voor bewijs, omdat het niet gaat om voor vaststelling vatbare feiten, maar om een verwachtte uitkomst bij gewijzigde omstandigheden. De rechtbank zal daarom voor de berekening van de schade een schatting maken.

De schadevergoeding voor gemaakte buitengerechtelijke incassokosten wordt afgewezen. Euretco wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten in reconventie, begroot op: salaris procureur  €5.500,- (5 % punten x tarief €2.000,- x 1/2).

Lees het vonnis hier.