“(…)Een hart voor kinderen” moet dan ook als beschrijvend worden aangemerkt voor een stichting die zich inzet voor kinderen. Eiseres kan dan ook niet door het gebruik van deze woorden als handelsnaam deze woorden monopoliseren. Nu eiseres eerder dan gedaagde onder de naam “Een hart voor kinderen” naar buiten optrad, mag van gedaagde wel verwacht worden dat zij ter voorkoming van verwarring bij het gebruik van deze woorden in haar eigen handelsnaam zoveel mogelijk afstand van de handelsnaam van eiseres houdt. Gedaagde heeft dit gedaan door het weglaten van het lidwoord “een” en door de toevoeging van de woorden “Care for Kids” aan haar eigen naam.

Nu partijen zich bovendien richten op een andere doelgroep (hoog sensitieve kinderen in Nederland of kansarme kinderen in derdewereldlanden) en niet in dezelfde plaats gevestigd zijn, is onvoldoende aannemelijk dat er gevaar voor verwarring tussen beide stichtingen te vrezen valt. Het beroep op de handelsnaam wordt dan ook verworpen.”

“Eiseres heeft een beeldmerk gedeponeerd. Anders dan zij meent kan niet worden aangenomen dat aan de woorden in dat beeldmerk bescherming toekomt los van het daarbijbehorende beeld. Voorshands wordt aangenomen dat de woorden dusdanig beschrijvend zijn dat wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen de inschrijving van ‘Een Hart voor Kinderen’ als woordmerk zou zijn geweigerd. Toewijzing van de vordering op grond van artikel 2.20 BVIE zou erop neerkomen dat via de omweg van een beeldmerk bescherming zou worden geboden aan een woordcombinatie, die niet als woordmerk is en hoogstwaarschijnlijk ook niet kan worden ingeschreven.”

“(…) onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat gedaagde haar naam gebruikt om in te haken op de bekendheid van eiseres bij het publiek.

Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De vergoeding voor advocaatkosten zullen, conform de richtlijn 2004/48/EG, worden vastgesteld volgens de door gedaagde overgelegde, en door eiseres niet betwiste, specificatie.
 
Lees het  vonnis hier.

De Examiner weigerde de registratie, onder meer op grond van een google-search: "A search in the Internet through Google for the term SPAM revealed 214.000.000 hits. The same search gives 199.000.000 hits excluding the name ‘Hormel’. Thus it appears that the term SPAM is widely known in relation with the meaning given in the previous communication."

De Board of Appeal gaat met de Examiner mee: "Therefore, to the average individual familiar with the use of computers, inter alia for communication purposes -and a fortiori to professionals in field of activities which make extensive use of communication tools and networking- the expression SPAM unambiguously indicates that the goods or services are intended to guarantee SPAM-free communication. Thus the word SPAM seems particularly suitable to describe a characteristic of the services applied for, which is essential to the user, contrary to the applicant’s contention."

"In the absence of any additional element, the sign applied for lacks any fanciful element and is thus devoid of the minimum degree of distinctive character required, given that it will be understood by the relevant public merely as an indication of the object or purpose of the services applied for, and not as a mark fulfilling the function of indicating the commercial origin.

"The Board considers that the examiner rightly held that the word SPAM was descriptive and non distinctive for the services at issue."

Lees de uitspraak  hier.

Overeenstemming van waren

Er volgt een uitgebreide uiteenzetting over de vraag of de waren soortgelijk dan wel identiek zijn. Het GvEA: “Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat er sprake is van een overlapping tussen de beschrijving van de waren van het aangevraagde merk en die van de waren van het oudere merk, en heeft zij dus op goede gronden geconcludeerd dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, soortgelijk of zelfs dezelfde zijn.

Overeenstemming van tekens

Volgens het Gerecht is het oordeel van de kamer van beroep minstens met betrekking tot de niet-Engelstalige consumenten gegrond. Voor deze consumenten dient niet te worden overgegaan tot een begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken. In dit verband is de stelling van Armacell, dat de niet-Engelstalige consument net als zijn Engelstalige evenknie het achtervoegsel “foam” spontaan zal herkennen als de Engelse term voor “schuimstof” en dus als een beschrijvende term voor de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, kennelijk onjuist.” (r.o. 60).

Het GvEA stelt dat de enige visuele en fonetische verschillen tussen de conflicterende merken die objectief gezien kunnen worden ontdekt door het niet-Engelstalige publiek, voortvloeien uit de voorvoegsels „ar” en „no” van deze merken. (r.o. 64)

In casu is het Gerecht, net als de kamer van beroep, interveniënte en het OHIM van oordeel dat, wat het niet-Engelstalige publiek betreft, de verschillende voorvoegsels „ar” en „no” van de conflicterende merken, ondanks de plaats ervan aan het begin van het merk, de door deze merken opgeroepen indruk van grote visuele en fonetische overeenstemming, niet kunnen opheffen. Die grote overeenstemming vloeit zowel voort uit het feit dat deze merken even lang zijn (elk acht letters en vier lettergrepen), als uit het feit dat deze merken, met uitzondering van het bovengenoemde verschil, volkomen identiek zijn, zowel visueel (zes letters in dezelfde volgorde: „m”, „a”, „f”, „o”, „a”, „m”) als fonetisch („ma”, „fo”, „am”). (r.o. 66)

Bijgevolg stemmen de conflicterende merken visueel en fonetisch overeen, minstens wat het niet-Engelstalige publiek betreft. Rekening houdend met het feit dat een begripsmatige vergelijking van deze merken voor dit publiek niet ter zake dienend is, dient derhalve te worden geconcludeerd dat deze merken uit het oogpunt van dit publiek overeenstemmen. (r.o. 67)

Lees het arrest hier.

Solidaridad is in 1969 opgericht. De doelstelling van deze stichting is de structurele bestrijding van armoede in Latijns Amerika, Azië en Afrika. Deze doelstelling wil Solidaridad bereiken via een nieuwe aanpak van ontwikkelingssamenwerking: het bevorderen van duurzame economie en het investeren in eerlijke handel enerzijds en aandacht voor mensenrechten en maatschappijopbouw anderzijds.

Deze nieuwe aanpak heeft Solidaridad uitgewerkt in het Fair Trade marktmodel. Solidaridad heeft in de productieketens koffie, fruit, katoen, textiel, soja en biomassa voor energieopwekking baanbrekende initiatieven op haar naam staan, zoals de ontwikkeling van het Max Havelaar keurmerk (koffie) en de introductie van Oké fruit.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van BRZ af.

“Solidaridad heeft aannemelijk gemaakt dat in het onderhavige geval geen sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE. Niet aannemelijk is geworden dat Solidaridad de kleding en het merk BRAEZ heeft gekopieerd. Het gebruikte teken M’BRAZE is ook niet gelijk aan het merk BRAEZ. Solidaridad heeft bovendien genoegzaam aangetoond dat er vóór de registratie een merkonderzoek heeft plaatsgevonden op grond waarvan haar merkgemachtigde heeft geconcludeerd dat het merk BRAEZ niet als merk als bezwaar naar boven is gekomen.”

“Solidaridad heeft voorts aannemelijk gemaakt dat er ook geen sprake is van een merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder b van het BVIE. (…) Solidaridad heeft aannemelijk gemaakt dat er op zijn minst genomen vraagtekens kunnen worden gezet bij de soortgelijkheid van waren die partijen op de markt brengen. Solidaridad verkoop onder het merk M’BRAZE weliswaar kleding doch uitsluitend t-shirts en poloshirts. BRZ heeft tot 2004 chique kleding op de markt gebracht. De door BRZ overgelegde producties bevestigen dat beeld. BRZ heeft weliswaar gesteld dat zij thans andere kleding, waaronder ook t-shirts, op de markt brengt doch Solidaridad heeft gemotiveerd betwist dat in de in het lichaam van de dagvaarding genoemde winkels kleding van het merk BRAEZ verkopen. Weliswaar moet worden aangenomen dat BRAEZ bezig is met een come-back, hetgeen ook blijkt uit de door BRZ ter zitting getoonde formats voor een te voeren campagne, doch de collectie van BRZ is thans niet bekend en ook uit de getoonde formats kan niet worden afgeleid dat de shirts van M’BRAZE enige gelijkenis met de kleding van BRZ vertonen. Van de shirts die BRZ ter zitting heeft getoond is niet voldoende duidelijk geworden dat deze verkocht werden of thans verkocht worden.”

“Bovendien heeft BRZ niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van overeenstemmende tekens. Bij de beoordeling van de gelijkenis dient acht te worden geslagen op de totaalindruk en moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval waardoor de wijze waarop het teken en het merk in de praktijk worden gebruikt. Een visuele gelijkenis van het merk BRAEZ en het teken M’BRAZE leidt tot meer verschillen dan overeenkomsten. Weliswaar bevatten de beide merken dezelfde letters doch het bestanddeel M’ van M’BRAZE geeft het merk een ander karakter, te meer daar de beginletters voor de perceptie in het algemeen van bijzondere betekenis zijn hetgeen in dit geval nog eens wordt benadrukt door de daaropvolgende apostrof. Bovendien wordt het woord M’BRAZE telkens geplaatst door een grijze hoofdletter “M” die het woord met een grijze krul “omarmt”. Daardoor is de totaalindruk significant verschillend. Ook heeft BRZ onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een auditieve gelijkenis. Uit vaste jurisprudentie kan bovendien worden afgeleid dat eventuele auditieve gelijkenis in hoge mate kan worden opgeheven door bestaande begripsmatige verschillen. M’BRAZE heeft een duidelijke en voor iedereen herkenbare betekenis, terwijl BRAEZ daarentegen geen enkele betekenis heeft. Er bestaat derhalve ook geen begripsmatige gelijkenis.”
 
“Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is van belang dat de betreffende consumenten die bewust kleding van BRAEZ of M’BRAZE willen kopen, precies de herkomst daarvan weten. BRAEZ heeft in haar uitingen zowel in het verleden als die in het kader van de door haar beoogde come-back veelvuldig haar ontwerper René van Huffel naar voren geschoven. Solidaridad benadrukt de herkomst en de ideële doeleinden achter de kleding. Bovendien worden de waren van de beide merken op een volstrekt verschillende wijze gepresenteerd. Het relevante publiek moet derhalve prima in staat worden geacht die verschillen te onderkenen en aangenomen wordt dat de consument een zeer bewuste keuze zal maken, welke keuze bovendien nog wordt versterkt door de verschillende uitstralingen van beide merken, de “shabby chic” enerzijds en het basic t-shirt en poloshirt anderzijds. De Consument die bekend is met het merk BRAEZ zal derhalve ook niet in de veronderstelling komen te verkeren dat BRAEZ opeens verder is gegaan als M’BRAZE of met M’BRAZE is geassocieerd en haar collectie heeft verruild voor of aangevuld met t-shirts en poloshirts met een MADE-BY label. BRZ heeft derhalve niet aangetoond dat er enig reëel gevaar voor verwarring bestaat of dat het teken M’BRAZE wordt geassocieerd met het merk BRAEZ.”

“(…) BRZ zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De vordering van Solidaridad strekkende tot vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten ex artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG, wordt afgewezen. Hiertoe wordt het volgende overwogen. Artikel 14 van de Richtlijn en ook het nieuwe artikel 1019h Rv (wetsvoorstel 30392) gaan uit veroordeling van de verliezende partij in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Krachtens de toelichting bij artikel 1019h Rv is de billijkheid van invloed bij de proceskostenveroordeling van een inbreukmaker te goeder trouw. In een spiegelbeeldige situatie zoals in het onderhavige geval is de situatie aan de orde dat de eisende partij te goeder trouw mocht menen dat er sprake is van inbreuk. Dan ligt, zoals Solidaridad zelf heeft aangevoerd voor het geval zij de verliezende partij zou zijn, een proceskostenveroordeling tot het gebruikelijke liquidatietarief meer voor de hand dan een volledige kostenveroordeling. (…).”

Lees het vonnis hier.

‘Artikel 5, lid 5 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.’ (Dictum).

‘Wanneer het teken, zoals in het hoofdgeding, niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dient derhalve te worden gekeken naar de rechtsordes van de lidstaten teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming die wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken als handelsnaam of als maatschappelijke benaming.

Op dit gebied kunnen lidstaten regelgeving achterwege laten of onder door hen vastgestelde voorwaarden eisen dat het teken gelijk is aan het merk, ermee overeenstemt of dat er een ander verband bestaat.’ (Ov. 34 en 35).

De feitenrechter was van oordeel ‘dat de wijdverbreidheid van de bestanddelen van het betrokken merk tot gevolg heeft gehad dat het onderscheidend vermogen ervan aanzienlijk was afgenomen’ en dat er mede om die reden geen sprake (meer) was van merkinbreuk.

‘Over het algemeen speelt de perceptie van de kring bestaande uit de consumenten of de eindverbruikers een beslissende rol. Het volledige afzetproces is immers gericht op de aankoop van de waar door deze kring en de rol van de tussenpersonen bestaat evenzeer in het opsporen van en anticiperen op de vraag naar deze waar als in het versterken of het sturen van deze vraag.

De betrokken kringen bestaan dus in de eerste plaats uit de consumenten en de eindverbruikers. Naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar moet evenwel ook rekening worden gehouden met de invloed van de tussenpersonen op de aankoopbeslissingen, en dus met hun perceptie van het merk.’ (Ov. 24 en 25).

‘Artikel 12 lid 2 sub a [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.’ (Dictum).